［1］ 후출원 등록고안을 확인대상고안으로 하여 선출원 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용되는지 여부(한정 소극)

［2］ 선 등록고안과 후출원 등록고안 사이의 이용관계의 성립요건

［3］ 실용신안권의 권리범위를 제한해석할 수 있는 경우

［4］ 후출원 등록고안을 확인대상고안으로 하여 선출원 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판의 청구에서, 확인대상고안이 선출원 등록고안과 이용관계 및 균등이용관계에 있다고 볼 수 없어 위 심판청구가 부적법하다고 한 사례

［1］ 후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은, 양 고안이 구 실용신안법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제39조 에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 해당하지 않는 한, 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 허용되지 아니하고, 이러한 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없는 부적법한 청구로서 각하되어야 한다.

［2］ 선 등록고안과 후출원 등록고안 사이의 이용관계는, 후출원 등록고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후출원 등록고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후출원 등록고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다.

［3］ 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우와 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 그 권리범위를 제한해석할 수 있다.

［4］ 후출원 등록고안을 확인대상고안으로 하여 선출원 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판의 청구에서, 확인대상고안이 선출원 등록고안과 이용관계 및 균등이용관계에 있다고 볼 수 없어 위 심판청구가 부적법하다고 한 사례.

［1］ 구 실용신안법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제39조 (현행 제25조 참조) ［2］ 구 실용신안법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제39조 (현행 제25조 참조) ［3］ 구 실용신안법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제50조 (현행 삭제) ［4］ 구 실용신안법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제39조 (현행 제25조 참조)

［1］ 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 (공2002하, 1855) ［2］ 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결 (공2001하, 2197) ［3］ 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 (공2003하, 1731)

윤기철 (소송대리인 변리사 박경완)

세창산업 주식회사 (소송대리인 특허법인 맥 담당변리사 천성진)

2006. 6. 2.

1. 특허심판원이 2005. 11. 30. 2005당1490호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 심결의 경위

가. 피고는 2000. 12. 7. 출원하여 2001. 3. 2. 등록받은 별지 제1 기재의 “자동우산식 캐노피 텐트”(이하 ‘이 사건 등록고안’이라 한다)의 실용신안권자인데, 피고는 원고가 실시하고 있는 별지 제2 기재의 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 등록청구범위 제1항 내지 제3항(이하 ‘이 사건 제1항 내지 제3항 고안’이라 한다)의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

나. 이 사건 등록고안은 자동 우산식 캐노피 텐트에 관한 것으로, 텐트의 프레임을 구성하고 있는 연결부재에 텐트를 설치하고자 펼칠 경우 자동으로 상부연결폴을 펼칠 수 있도록 탄성복원력이 우수한 스프링을 연결 설치하여 주어, 텐트의 설치를 신속 용이하게 이룰 수 있도록 함과 동시에 텐트를 구성하고 있는 프레임의 구조를 실용적으로 단순화시킨 것을 특징으로 하는데, 특허심판원은 확인대상고안이 연결부재, 슬라이딩부재, 탄성스프링 등 이 사건 제1항 고안의 구성요소를 모두 포함하고 있고, 확인대상고안의 슬라이딩부재에 인위적인 힘을 가해 누르게 되면 지지대의 외측과 내측이 기울기를 형성하게 되어 프레임 전체의 잠금을 이룰 수 있게 되는 구조는 이 사건 제2항 고안과 동일하며, 확인대상고안의 연결부재 하단에 설치된 탄성스프링은 이 사건 제3항 고안과 동일한 것이어서, 확인대상고안은 이 사건 제1항 내지 제3항 고안의 구성요소를 모두 포함하고 있다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

［인정 근거 : 다툼 없음］

2. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구의 적법 여부

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은, 양 고안이 구 실용신안법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제39조 에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 해당하지 않는 한, 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 허용되지 아니하고( 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조), 이러한 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없는 부적법한 청구로서 각하되어야 할 것이다.

원고가 2003. 11. 10. 출원하여 2004. 1. 13. 실용신안등록 받은 별지 제3 기재의 후출원 등록고안의 권리자이고 확인대상고안과 후출원 등록고안의 청구범위 제1, 3, 5항은 그 기본적 구성요소가 동일한 점에 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 심결 당시 이미 등록된 것으로서, 결과적으로 피고의 심판청구는 후출원 등록고안인 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판에 해당한다.

따라서 원고의 이 사건 권리범위확인심판청구는 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 이용관계에 해당하지 않는 한 부적법하다.

나. 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안과 이용관계에 있는지 여부

(1) 판단 기준

이용관계는 후출원 등록고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후출원 등록고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후출원 등록고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하므로( 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결 참조), 이용관계가 성립하기 위해서는 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 기술적 구성을 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상고안 내에 이 사건 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하여야 한다.

(2) 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18) 관련 청구항 해석

원고가 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)은 연결부재(14)의 내부에 삽입되는 것이 불가능하므로 연결부재(114)의 봉부재(114b) 내부에 삽입된 확인대상고안의 탄성스프링(118)과 이용관계가 성립하지 않는다고 주장함에 대하여 피고는 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)은 청구항에 그 삽입위치를 한정하지 않았으므로 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18) 구성을 포함하여 그대로 이용하고 있다고 다투고 있다.

과연 확인대상고안의 탄성스프링(118)이 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18) 구성을 포함하여 그대로 이용하고 있는지 여부에 대하여 살펴보기에 앞서, 이 사건 제1항 고안의 청구항 중 탄성스프링(18) 구성의 권리범위에 대하여 본다.

청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우와 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 그 권리범위를 제한해석할 수 있다( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 참조).

이 사건 제1항 고안의 청구항 문언 기재상 탄성스프링(18)의 삽입위치에 대하여 아무런 한정이 없어서, 일응 탄성스프링(18)은 연결부재(14)의 외부 및 내부에 삽입되는 것 모두 포함하는 것으로 해석되기도 한다. 그러나 고안의 상세한 설명에 “연결부재(14)의 외측에는 텐트(10)를 설치시 슬라이딩부재(16)와 연결부재(14)를 일정유격을 형성토록 지지하는 탄성스프링(18)이 연결 구성되어 있다.”(갑 제3호증, 4쪽, 1-2줄), “이 과정에서 상부로 승강을 이루는 슬라이딩부재(16)는 연결부재(14)의 외측 상부에 연결 설치되어 있는 탄성스프링(18)을 강제 압축시키게 된다.”(4쪽, 16-17줄)고만 기재되어 있을 뿐 연결부재(14)의 내부에 삽입된다는 기재가 전혀 없을 뿐만 아니라 그러한 암시조차 되어 있지 않다. 더 나아가 이 사건 제1항 고안은 탄성스프링(18)이 연결부재(14)의 내부에 삽입될 경우에는 실시불가능한 고안이거나 기재불비에 해당하는 것으로 보일 뿐이다. 즉, ① 탄성스프링(18)이 연결부재(14)의 내부에 위치할 경우에는 “힌지 연결을 이루고 있는 지지대(28)를 회동을 이룰 수 있게 다수개 연결구비하고 있는 슬라이딩부재(16)” 역시 연결부재(14)의 내부에 위치되는데 그럴 경우에는 상부연결폴(24)와 힌지연결되는 지지대(28)를 슬라이딩부재(16)에 연결할 방법이 없고, ② 지지대(28)와 슬라이딩부재(16)가 연결되는 부분이 연결부재(14)의 내부로 삽입되지 않도록 슬라이딩부재(16)의 윗부분을 길게 하여 그 부분을 연결부재(14) 내부에 삽입한다고 하더라도 그럴 경우 슬라이딩부재(16)와 지지대(28)가 연결될 수는 있으나 슬라이딩부재(16)의 길게 형성된 윗부분 때문에 탄성스프링(18)이 압축되더라도 슬라이딩부재(16)와 지지대(28)가 연결된 부분의 상승위치가 텐트가 접힐 수 있을 만큼 충분하게 상승하지 못하여 이 사건 제1항 고안의 텐트를 접을 수 없게 되며, ③ 슬라이딩부재(16)를 확인대상고안과 같이 중공형의 관체에 슬릿을 형성하여 연결할 경우에는 이 사건 제1항 고안의 청구항 및 그 상세한 설명에서 슬라이딩 부재(16)와 탄성스프링(18)을 어떻게 연결하는지에 대하여 당해 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 그 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있어야 하는데, 그 연결관계에 대하여 아무런 기재가 없을 뿐만 아니라 그러한 연결관계의 구성이 자명한 정도라고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)은, 위에서 본 바와 같이 청구범위를 문언 그대로 연결부재(14)의 내부에 삽입되는 것까지 권리범위에 포함된다고 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리하므로, 연결부재(14)의 외부에 삽입되는 것으로 한정하여 해석하여야 한다.

(3) 이용관계의 해당 여부 판단

이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)이 연결부재(14)의 외부에 삽입되는 것에 한정되는 이상 연결부재(114)의 봉부재(114b) 내부에 삽입된 확인대상고안의 탄성스프링(118)과는 그 구성이 상이하여, 확인대상고안의 탄성스프링(118)이 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)의 구성을 그대로 이용하는 이용관계에 있다고 볼 수 없다. 또한, 탄성스프링(118)을 연결부재(114)의 봉부재(114b) 내부에 삽입할 경우 탄성스프링(118)과 다른 구성요소를 연결시키는 다소 복잡한 구성이 수반되어야 하므로 그 치환이 당해 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명하다고 볼 수 없으므로, 이를 균등이용관계에 있다고도 할 수 없다.

따라서 나머지 구성에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안과 이용관계 및 균등이용관계에 있다고 볼 수 없다.

다. 확인대상고안이 이 사건 제2, 3항 고안과 이용관계에 있는지 여부

이 사건 제2, 3항 고안은 이 사건 제1항 고안의 종속항으로 이 사건 제1항 고안의 구성을 모두 포함하면서 그 구성을 구체적으로 한정하거나 구체화한 것으로, 위에서 본 바와 마찬가지로 각 청구항 기재 중 탄성스프링(18)은 연결부재(14)의 외부에 삽입되는 것으로만 해석되므로, 확인대상고안이 이 사건 제2, 3항 고안과 이용관계 및 균등이용관계에 있다고 볼 수 없다.

라. 소결론

따라서 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구로서 확인의 이익이 없어 부적법 각하되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

［별 지］ 생략