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판시사항
[1] 일사부재리의 원칙을 규정한 특허법 제163조 소정의 '동일 증거'의 의미
[2] 명칭이 "박판 버저(thin buzzer)"인 특허발명이 인용발명 등에 의하여도 진보성이 없다고 할 수 없고, 위 특허발명에 대하여 그 출원 전에 공지된 기술에 의해 진보성을 부정하기 위하여 제출된 인용증거들도 모두 확정된 종전심결을 번복할 정도로 유력한 것들에 해당하지 않는다고 한 사례
[3] 특허청구항에 단순한 오기가 있다고 하여 명세서의 기재불비에 해당한다고 할 수 없다고 한 사례
판결요지
[1] 특허법 제163조 의 일사부재리에서 말하는 '동일 증거'라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만이 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이다.
[2] 명칭이 "박판 버저(thin buzzer)"인 특허발명이 인용발명 등에 의하여도 진보성이 없다고 할 수 없고, 위 특허발명에 대하여 그 출원 전에 공지된 기술에 의해 진보성을 부정하기 위하여 제출된 인용증거들도 모두 확정된 종전심결을 번복할 정도로 유력한 것들에 해당하지 않는다고 한 사례.
[3] 특허발명 청구항의 "상기 금속링" 기재 앞에 금속링이라는 구성요소가 형식적으로 나타나 있지는 않지만, 명세서의 관련 기재에 따르면, "상기 금속링"이라는 표현의 "상기" 부분은 단순한 오기라고 보는 것이 상당하고, 이러한 단순한 오기가 있다고 하여 특허발명의 구성이 불명료하여지고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 고안의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 없는 것이 아니므로 특허발명에 대하여 명세서의 기재불비에 해당한다고 할 수 없다고 한 사례.
참조조문
[1] 특허법 제163조 [2] 특허법 제163조 [3] 특허법 제42조 제2항 , 제3항 , 제4항
원고
주식회사 에스더블유피신우전자 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 김정국)
피고
주식회사 삼부커뮤닉스 (소송대리인 변호사 권혁록 외 1인)
변론종결
2003. 11. 7.
주문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
청구취지
특허심판원이 2002. 8. 30. 2002당1062호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
이유
1. 기초사실
[증거 : 갑 1, 3, 4, 7, 8, 10호증의 각 기재 및 변론의 전취지]
가. 이 사건 특허발명
피고는 명칭이 "박판 버저(thin buzzer)"이고 주요 도면이 별지 1. 기재와 같은 이 사건 특허발명(특허등록 제142382호, 1994. 7. 6. 출원 / 1998. 3. 31. 등록)의 권리자이다.
이 사건 특허발명의 청구범위는 아래와 같다.
"1. 철심(철심, 2)으로 리베팅(reveting)된 요크 케이스(yoke case, 3), 위 철심(2) 외주면(외주면)의 여자 코일(여자 coil, 1), 위 여자 코일(1)의 코일 터미널(coil terminal, 9, 9′)과 연결된 위 양면(양면) 인쇄회로기판{printed circuit board(PCB), 8}의 양 모서리에 고정된 외부연결용 터미널(10, 10′), 위 여자 코일을 감싼 다이어프램(diaphragm)용 지지 프레임(frame, 6), 위 지지 프레임(6)상의 다이어프램(5) 및 리드(lead, 14)를 차례로 장착하여 되는 박판 버저에 있어서, 위 양면 인쇄회로기판(8)의 양 모서리의 외부 연결용 터미널(10, 10′)과 요크 케이스(3) 사이에 수직 관통 터미널{양면 PCB(8)의 위와 아래를 전기적으로 연결하는 구멍, 11, 11′}을 형성하고, 위 수직 관통 터미널(11, 11′)의 하부는 외부연결용 터미널(10, 10′)의 하면과 회로(16, 16′)에 의해 연결하고 관통 터미널(11, 11′)의 상부는 여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9′)과 연결한 다음 통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여하는 것으로 구성됨을 특징으로 하는 박판 버저."
나. 인용발명
(1) 인용발명 1
[별지 2] 도면에 표현된 인용발명 1은 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1987. 2. 25. 공개된 일본국 공개특허공보 소62-43139호(갑 7호증)에 개시된 발명으로서 반도체 소자 및 그 실장(실장) 방법에 관한 것이며, 종래 반도체 소자의 외부로 돌출되는 외부 리드를 인쇄회로기판의 회로 패턴에 접속함에 따른 실장 효율 한계 문제 등을 해결하기 위하여, 스루 홀(through hall)을 반원 형상으로 절단한 형태의 리드 패턴(15)들을 구비하고 반도체 칩(chip)을 장착하는 칩 캐리어(chip carrier, 11)를 구비하며, 칩 캐리어(11)의 내부적으로 반도체 칩의 배선용 전극 패드(17)와 리드 패턴(15)을 와이어(18) 본딩(bonding)으로 접속하며, 외부적으로 리드 패턴(15)을 위 인쇄회로기판의 회로 패턴에 접속하는 것을 기술적 특징으로 한다.
(2) 인용발명 2
[별지 3] 도면에 표현된 인용발명 2는 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1994. 4. 15. 공개된 일본국 공개특허공보 특개평6-104351호(갑 8호증)에 개시된 발명으로서 IC 칩 캐리어 및 그 제조 방법에 관한 것이며, 기재층(기재층)의 일면에 설치되는 칩 장착부(3)와, 본딩 단자 회로(4), 본딩 단자 회로(4)에 도전(도전) 접속하는 스루 홀(5) 및 위 기재층(2)의 다른 면에 위 스루 홀(5)을 통해 본딩 단자 회로(4)에 접속하는 배면측 회로(6)를 가지는 IC칩 캐리어(1)에서, 위 기재층(2)의 다른 면에서 스루홀(5)을 덮는 도전성 피복층(도전성 피복층)에 땜납층(24)이 형성되어 프린트 배선층(배선층, 23a)에 접속되도록 하고, 스루 홀(5)의 내부를 매입재(매oJ재)로 매입시키는 것을 기술적 특징으로 한다.
(3) 인용발명 3
[별지 4] 도면에 표현된 인용발명 3은 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1994. 4. 21. 공개된 실용신안공보(등록번호 실1995-4217호, 갑 10호증, 원고는 이 등록공보와 공개공보의 내용이 동일하다는 것을 전제로 주장하고 있고 이에 대하여 피고는 명시적으로 다투는 바 없어 행정소송법 제8조 제2항 , 민사소송법 제150조 제1항 에 의하여 이를 자백하는 것으로 본다)에 개시된 표면 실장용 모듈(module) 구조에 관한 발명으로서 [별지 2] 도면과 같이, PCB(2)의 일측면(3)의 단부에 단자부(5)로 형성된 반원형 절결부(4)가 다수 개 형성되고 단자부(5)는 PCB(2) 내측으로 형성된 동박 패턴(6)을 통해 PCB(2) 상의 칩 부품(7)과 연결 접속되는 것을 기술적 특징으로 한다.
[별지 4] 도면 제3도에는 "PCB(2)에 수직 관통 터미널을 형성하고, PCB(2) 측면(3)의 단부에는 단자부(5)를 형성하고, 수직 관통 터미널의 상부는 칩 부품(7)의 단자와 연결하고, 수직 관통 터미널의 하부는 PCB(2) 내측으로 형성된 동박 패턴(6)을 통해 단자부(5)와 연결하는" 기술사상(갑 10호증 4-3면 도면 제3도 참조)이 도시되어 있다.
(4) 인용발명 4
[별지 5] 도면에 표현된 인용발명 4는 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1993. 4. 2. 공개된 일본 공개특허공보 특개평5-80774호(갑 6호증)에 개시된 발명으로서 이 사건 특허발명의 명세서에서도 종래 기술로 소개하고 있는바, 그 구성의 요약에 "버저 케이스(10)에 버저 어셈블리(11)와 리드 접속실(12)을 설치한다. 리드 접속실(12)에는 외부접속단자의 일단이 버저 케이스 내부에 신장되어 있고, 위 버저 어셈블리(11)의 여자 코일 단말(17a, 17b)이 외부접속단자(13, 14)에 버저 케이스(10) 내부에 접속된다. 버저 어셈블리(11)의 버저 케이스(10) 내면에는 여자 코일 단말(17a, 17b)을 위 리드 접속실(12)에 인출하는 리드 홈(10a)이 설치되어 있다."라고 기재되어 있으며, 그 밖에 '철심(2)으로 리베팅된 요크 케이스(3)', '여자 코일을 감싼 다이어프램용 지지프레임(6)' 및 '지지프레임(6)상의 다이어프램(5) 및 리드(14)'로 구성된 박판 버저가 개시되어 있다.
다. 이 사건 심결의 경위
원고는, 이 사건 특허발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 인용발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 그 특허가 무효로 되어야 한다는 특허 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건을 2002당1062호로 심리하여 2002. 8. 30. 아래 라. 항과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
이 사건 특허발명과 인용발명들을 대비하면, ① 이 사건 특허발명은 종래의 박판 버저의 여자 코일과 외부연결용 터미널 사이의 거리가 멀어서 코일이나 회로가 훼손 또는 단락되는 구조적 결함을 개선하기 위한 것인 반면, 인용발명 1은 종래의 반도체소자의 실장효율을 향상시키며, 저가로 칩캐리어의 생산효율을 향상시키기 위한 것이고, 인용발명 2는 스루 홀의 구조를 최적화하며 패키지의 소형화를 가능하게 하는 집적회로(IC) 칩캐리어 및 그 제조방법을 제공하기 위한 것이므로, 이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2는 발명의 목적에서 차이가 있고, ② 발명의 구성에 대하여 보더라도, 칩캐리어와 양면 인쇄회로기판이 상이하다는 점과 인용발명 1, 2에는 수직 관통 터미널에 해당하는 구성이 없다는 점에서 인용발명들은 이 사건 특허발명의 필수 구성요소인 "양 모서리에 고정된 외부연결용 터미널과 수직 관통 터미널을 갖는 양면 인쇄회로기판에 공지의 박판 버저의 구성부품이 장착되고, 위 수직 관통 터미널의 하부는 외부연결용 터미널과 회로에 의해 연결되고 수직 관통 터미널의 상부는 여자 코일의 코일 터미널과 연결된 것"이라는 구성 혹은 그와 유사한 구성이 없으며, 인용발명 1, 2를 결합한 구성에 있어서도 이 사건 특허발명의 수직 관통 터미널과 여자 코일의 코일 터미널, 그리고 수직 관통 터미널과 외부연결 터미널 간의 회로구성이 존재하지 않고 자명하지도 아니하며, 일반적인 반도체 제조기술을 박판 버저에 전용한다는 것도 자명하지 아니하므로 이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2는 그 구성에서 차이가 있고, ③ 이 사건 특허발명은 박판 버저의 코일 및 회로의 훼손이나 단락을 방지할 수 있는 효과가 있는 반면, 인용발명 1은 저가의 제작이 가능하며 핸들링이 용이한 효과가 있는 것이고, 인용발명 2는 고밀도 및 다기능화된 신뢰성이 높은 IC칩 캐리어를 생산할 수 있는 효과를 가진 것이므로, 이 사건 특허발명과 인용발명들은 그 효과에서 차이가 있다.
따라서 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 당사자의 주장
가. 일사부재리에 관한 주장
피고는, 이 사건 특허발명에 대하여는 이 사건 심결 이전에 이미 원고가 심판청구인이 되어 특허심판원에 2000당443호로 등록무효 심판을 제기하였다가 인용증거들에도 불구하고 그 진보성이 인정되어 기각심결이 이루어졌고, 이에 대한 심결취소 소송인 이 법원 2001허584 판결에서도 이 사건 특허발명의 진보성이 인정되어 위 심결의 결론이 유지된 후 위 판결이 그 무렵 확정됨으로써 위 심결은 확정되었는바(이하 '확정된 종전심결'이라 한다), 확정된 종전심결과 위 판결에서 심리된 인용증거들은 이 사건 소송의 인용발명들과 유사한 것들로서 이 사건 소송에서 제출된 증거들은 어느 것도 확정된 종전심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 되지 못하므로, 원고의 이 사건 심판청구는 확정된 종전심결의 일사부재리의 효력에 반하는 부적법한 것이라고 주장한다.
이에 대하여 원고는, 이 사건 심판청구에 앞서 확정된 종전심결은 비록 이 사건 특허발명에 대하여 당시 제출된 인용증거들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 바 있으나, 확정된 종전심결은 '양 모서리에 고정된 외부연결용 터미널이 나타난 양면 인쇄회로기판', '양 모서리에 고정된 외부연결용 터미널과 요크 케이스 사이에 형성된 수직 관통 터미널이 나타난 양면 인쇄회로 기판', '수직 관통 터미널의 하부가 기판 하부의 회로에 의해 기판 양 모서리의 외부연결용 터미널의 하면과 연결되는 구성'이 나타나 있지 않은 인용발명들만을 인용증거로 채택하여 심리하였으므로, 이러한 구성들이 나타난 이 소송의 인용발명 1, 2, 3에 기하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부인하고자 하는 주장에 대하여까지 일사부재리의 효력이 미칠 수 없고, 나아가 확정된 종전심결에 대한 취소소송인 특허법원 2001허584호 판결에서도 위 세 가지 구성을 갖춘 인용증거들은 제시된 바 없으며, 인용발명들 중에서도 특히 인용발명 3에는 위 세 가지 구성이 모두 명확하게 나타나 있으므로 위 확정된 심결의 효력은 이 사건 심결에는 미치지 아니한다고 주장한다.
나. 원고 주장의 심결 취소 사유
(1) 기재불비에 관한 주장
이 사건 특허발명은 '금속링(4)'에 관하여 '상기 금속링(4)'이라고 기재하고 있는바, 원칙적으로는 그 앞 부분에 '금속링(4)'이라는 구성요소를 기재하고 '상기 금속링(4)' 이하 부분에서는 그 앞에 기재된 금속링(4)을 구체적으로 한정하는 요소를 기재하여야 함에도, 이 사건 특허발명에는 이러한 기재가 없어 특허법 제42조 제4항 제2호 에 위반하여 등록된 것이므로 무효로 되어야 한다.
(2) 인용발명 1, 2에 의한 진보성 결여
(가) 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여 진보성을 결여하고 있는바, 먼저 발명의 목적과 효과에 있어서, 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2와 마찬가지로 구성부품을 고정하기 위해 양면 인쇄회로기판을 사용하고 있으며, 인용발명 2와 같이 스루 홀(수직 관통 터미널)을 이용하여 인쇄회로기판 상부에 장착된 구성부품의 단자를 스루 홀 상부에서 연결하고 스루 홀 하부는 인쇄회로기판 하부에 형성된 외부단자와 연결하고 있다는 점에서 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2와 해결하고자 하는 과제가 일치하고, 수직 관통 터미널을 통하여 상부와 하부가 연결됨으로써 부품 단자의 훼손이나 단락의 방지효과가 발생하는 점도 공통되므로, 이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2의 발명의 목적 및 효과가 동일하다.
(나) 발명의 구성에 있어서, 이 사건 특허발명의 전제부는 당연히 특징적인 구성요소가 아니며, "통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여하는" 구성은 이미 확정된 특허법원 2001허591호 판결도 인정하였듯이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 단순히 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과한 것이므로, 이 사건 특허발명의 구성요소 중 특징적인 구성요소는 오로지 "양면 인쇄회로기판(8)의 양 모서리의 외부연결용 터미널(10, 10′)과 요크 케이스(3) 사이에 수직 관통 터미널(11, 11′)을 형성하고, 위 수직 관통 터미널(11, 11′)의 하부는 외부연결용 터미널(10, 10′)의 하면과 회로(16, 16′)에 의해 연결하고 관통 터미널(11, 11′)의 상부는 여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9′)과 연결하는" 구성인바, 이를 인용발명 1, 2와 대비해 보면 다음과 같다.
① 먼저, "외부연결용 터미널과 수직 관통 터미널을 채택한 구성"과 관련하여 ㉠ 박판 버저가 고정된 양면 인쇄회로기판은 인용발명 1과 인용발명 2의 반도체 칩이 장착된 칩 캐리어에 해당하고, ㉡ 양면 인쇄회로기판의 양 모서리에 형성된 외부연결용 터미널(10, 10′)은 인용발명 1의 외부단자(15)에 해당하며, ㉢ 수직 관통 터미널(11, 11′)은 인용발명 2에서 양면 인쇄회로기판의 어느 한 면에 형성된 도체패턴(4)을 다른 한 면에 형성된 도체패턴(6)과 전기적으로 연결해 주는 스루 홀(5)에 해당한다.
또한, 인용발명 1과 같이 칩 캐리어에 장착되는 부품을 칩 캐리어의 상면에서 바로 외부 단자와 연결할 것인지, 아니면 스루 홀을 통해 하면에서 외부단자와 연결할 것인지의 문제와, 나아가 스루 홀을 이용하는 경우에도 칩 캐리어를 인쇄회로기판에 연결하기 위한 외부단자에 해당하는 인용발명 2의 도전성 피복층(5c)을 칩 캐리어의 하면에 형성할 것인지 또는 인용발명 2의 도전성 피복층(5c)을 모서리로 연장하여 모서리를 감싸도록 할 것인지의 문제도 역시 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 설계적 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과하다.
② 다음으로, "수직 관통 터미널의 하부는 외부연결용 터미널의 하면과, 수직 관통 터미널의 상부는 여자 코일의 코일 터미널과 연결하는 구성"과 관련하여 '여자코일(1)의 코일터미널(9, 9′)을 수직 관통 터미널(11, 11′)의 상부와 연결하는' 구성은 인용발명 2에서 칩 캐리어의 상면에 장착된 구성부품의 단자를 칩 캐리어의 상면에 형성된 스루 홀의 상부와 연결하는 구성과 일치하며, '수직 관통 터미널(11, 11′)의 하부는 외부연결용 터미널(10, 10′)의 하면과 회로(16, 16′)에 의해 연결하는' 구성은 칩 캐리어에 형성된 스루 홀의 저면에 외부전극으로 도전성 피복부(5c)가 형성된 인용발명 2의 구성과 일치한다.
(다) 따라서 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.
(3) 인용발명 3과 4에 의한 진보성 결여
이 사건 특허발명의 전제부에 해당하는 '철심(2)으로 리베팅된 요크 케이스(3)', '철심(2) 외주면의 여자 코일(1)', '여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9′)', '여자코일을 감싼 다이어프램용 지지프레임(6)' 및 '지지프레임(6) 상의 다이어프램(5) 및 리드(14)'로 구성된 박판 버저의 구성은 이 사건 특허발명의 특징적인 구성요소가 아닐 뿐 아니라 종래 기술로 밝히고 있는 인용발명 4에 그대로 개시되어 있는 구성이며, 이 사건 특허발명의 구성 중 특징적 구성이라고 할 수 있는 "양면 인쇄회로기판(8)의 양 모서리의 외부연결용 터미널(10, 10′)과 요크 케이스(3) 사이에 수직 관통 터미널(11, 11′)을 형성하고, 위 수직 관통 터미널(11, 11′)의 하부는 외부 연결용 터미널(10, 10′)의 하면과 회로(16, 16′)에 의해 연결하고 관통 터미널(11, 11′)의 상부는 여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9′)과 연결하는" 구성과 "통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여하는" 구성 중 후자는 이미 확정된 특허법원 2001허591호 판결도 인정하였듯이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 단순히 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 전자에 대하여는 인용고안 3에 "칩 부품(7)을 지지하는 기판(밑판)을, 수직 관통 터미널(A)이 형성된 양면 인쇄회로기판으로 형성하고, 칩 부품(7)의 단자를 수직 관통 터미널(A)의 상부에 연결하고, 수직 관통 터미널(A)의 하부는 PCB(2) 내측으로 형성된 동박 패턴(6)을 통해 외부로 접속되는 단자부(5)와 연결되는 구성" 및 "PCB(2)에 수직 관통 터미널을 형성하고, PCB(2) 측면(3)의 단부에는 단자부(5)를 형성하고, 수직 관통 터미널의 상부는 칩 부품(7)의 단자와 연결하고, 수직 관통 터미널의 하부는 PCB(2) 내측으로 형성된 동박 패턴(6)을 통해 단자부(5)와 연결하는" 구성과 같이 모두 나타나 있으므로 이 사건 특허발명은 인용발명 3과 4의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.
나. 피고의 주장
(1) 기재불비 주장에 대하여
이 사건 특허발명의 청구범위 제1항의 "상기 금속링(4)"이라는 기재 앞에는 금속링(4)이라는 구성요소가 형식적으로 나타나 있지는 않지만, 이 사건 특허발명의 명세서 발명의 상세한 설명 및 도면 부분에는 이에 대한 설명이 충분히 기재되어 있으므로 이 사건 특허발명의 위 기재는 특허법 제42조 제4항 이 말하는 명세서의 기재요건을 갖춘 것이다.
(2) 이 사건 특허발명과 인용발명들의 목적 및 기술분야
이 사건 특허발명은 종래의 박판 버저에 안내홈을 만들지 않으면서도 코일의 단락 또는 훼손을 방지하고자 하는 데 발명의 목적이 있음에 반하여, 인용발명들은 반도체소자, 즉 반도체칩이나 칩 캐리어 혹은 고주파 모듈의 표면실장에 발명의 목적이 있으므로 발명의 목적 내지는 기술분야가 상이하여 인용발명들에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정될 수 없다.
(3) 구성상의 차이
이 사건 특허발명과 인용발명의 구성을 보더라도 인용발명 1에는 이 사건 특허발명의 수직 관통 터미널(11, 11′)에 해당하는 구성은 개시되어 있지 않고, 인용발명 2에는 외부연결용 터미널(10, 10′)에 해당하는 구성은 개시되어 있지 않으며, 나아가 수직 관통 터미널과 외부연결용 터미널 간의 회로구성이 개시되어 있지 않다.
(4) 발명의 효과
발명의 효과에 있어서도 인용발명들의 효과는 실장이 용이하고, 실장효율이 향상되는 반도체소자 생산이 가능하며, 저비용으로 칩 캐리어의 생산 효율을 향상시킬 수 있다는 것으로서, 이 사건 특허발명의 효과인 박판 버저의 코일의 훼손 또는 단락을 방지하는 효과는 인용발명들에서는 찾아볼 수 없다.
3. 판 단
가. 일사부재리의 원칙과 진보성에 관한 판단
특허법 제163조 는 같은 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 하여 일사부재리의 원칙에 대하여 규정하고 있는바, 갑 1호증, 을 1호증의 각 기재에 의하면 확정된 종전심결 및 이 사건 심결에서 원고가 이 사건 특허발명의 무효사유로 들고 있는 것은 이 사건 특허발명이 인용발명들에 의하여 진보성이 없다는 것으로 동일사실이기는 하나, 한편 여기에서 동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만이 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로( 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후212 판결 , 2000. 10. 27. 선고 2000후1412 판결 등 참조), 원고가 이 사건 심결 및 소송에서 새로이 내세우고 있는 이 사건 특허발명에 대한 출원 전 공지에 관한 인용증거들이 확정된 종전심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 것인지 여부에 대하여, 이 사건 특허발명이 위 인용증거들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부와 관련하여 함께 보기로 한다.
나. 이 사건 특허발명과 인용발명 1 내지 3의 대비
(1) 목적의 대비
이 사건 특허발명의 목적은 그 명세서(갑 4호증) 3면의 3줄 내지 6줄에 기재된 바와 같이 통상의 박판 버저 내의 인쇄회로기판상에 수직 관통 터미널을 형성하여 여자 코일과 외부연결용 터미널이 연결되도록 함으로써 여자 코일이나 연결회로의 단락이나 훼손을 예방하고 마그네트용 금속링을 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 자력을 부여함으로써 자력 부여를 용이하게 하기 위한 것이고, 인용발명 1의 목적은 반도체소자의 표면 실장에 있어 효율을 향상시키며, 비용을 낮추어 칩 캐리어의 생산효율을 향상시키기 위한 것이고, 인용발명 2의 목적은 스루 홀의 구조를 최적화하며 패키지의 소형화를 가능하게 하는 IC 칩 캐리어 및 그 제조방법을 제공하기 위한 것이고, 인용발명 3의 목적은 고주파용 모듈의 구조에 관한 것으로서, 모듈이 섀시와 완전히 밀폐되어 우수한 방습효과를 가지고 그에 따라 전기적 특성이 저하되는 것을 방지하고자 함이므로, 이 사건 특허발명과 인용발명 1 내지 3의 목적은 상이하다.
(2) 구성의 대비
(가) 이 사건 특허발명의 구성을 인용발명 1 내지 3과 대비하기 위하여 나누어 보면, 이 사건 특허발명은 "철심(2)으로 리베팅된 요크 케이스(3, 이하 '이 사건 제1구성'이라 한다), 위 철심(2) 외주면의 여자 코일(1, 이하 '이 사건 제2구성'이라 한다), 위 여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9′)과 연결된 양면 인쇄회로기판(8)의 양 모서리에 고정된 외부연결용 터미널(10, 10′, 이하 '이 사건 제3구성'이라 한다), 위 여자 코일을 감싼 다이어프램용 지지 프레임(6, 이하 '이 사건 제4구성'이라 한다), 위 지지 프레임(6)상의 다이어프램(5) 및 리드(14)를 차례로 장착하여 되는 박판 버저(이하 '이 사건 제5구성'이라 한다)에 있어서, 위 양면 인쇄회로기판(8)의 양 모서리의 외부연결용 터미널(10, 10′)과 요크 케이스(3) 사이에 수직 관통 터미널을 형성(이하 '이 사건 제6구성'이라 한다)하고, 위 수직 관통 터미널(11, 11′)의 하부는 외부연결용 터미널(10, 10′)의 하면과 회로(16, 16′)에 의해 연결하고 관통 터미널(11, 11′)의 상부는 여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9′)과 연결한(이하 '이 사건 제7구성'이라 한다) 다음 통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여하는 것(이하 '이 사건 제8구성'이라 한다)으로 구성된다.
(나) 원고는 이 사건 특허발명의 구성요소에 관하여, 이 사건 제8구성은 이미 확정된 특허법원 2001허591호 판결도 인정하였듯이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 단순히 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과하여 그 기술적 특징을 인정할 수 없는 것이라고 주장하므로 보건대, 갑 4호증, 갑 9호증의 1 내지 9의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 피고가 1994. 7. 6.경 최초로 이 사건 특허발명을 출원하던 당시의 명세서에는 물론이고, 특허청 심사관으로부터 위 출원발명이 인용발명 4에 비하여 진보성이 없다는 이유로 거절사정 이유통지를 받고 난 후 이루어진 1997. 9. 22. 보정 당시의 청구범위에도 이 사건 제8구성은 포함되지 아니하였는데(거절사정 이유통지 전에 이루어진 1995. 2. 17.의 자진 보정에는 현재와는 다소 다른 형태이지만 이 사건 제8구성이 포함되었다가 거절사정 이유와 관련 없이 자진 삭제된 바 있다.), 위 보정에도 불구하고 거절사정이 이루어지자 피고는 1997. 11. 28. 거절사정불복 항고심판을 청구하면서 현재와 같은 형태의 이 사건 제8구성을 포함시켜 청구범위를 한정하는 보정을 행하였고, 피고가 다시 1998. 1. 8. 제출한 심판보충서에서 이 사건 제8구성에 대하여 마그네트용 금속링을 버저 조립시에 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을 부여함으로써 자력부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공하는 위 출원발명의 목적에 이바지하고 있음을 명시하고 그에 따른 발명의 효과는 인용발명 4에서는 찾아볼 수 없는 것임을 지적하자 비로소 이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어진 사실을 인정할 수 있고 반증은 없는바, 그렇다면 이 사건 제8구성은 특허출원인인 피고가 출원발명의 진보성을 부정당하지 아니하기 위하여 스스로 청구범위를 한정하여 부가한 구성요소이고, 이러한 이 사건 특허발명의 출원경과와 이 사건 특허발명의 명세서가 개시하고 있는 바와 같이 이 사건 제8구성에 의하여 박판 버저를 제조함에 있어서 자력 부여 및 자력조절이 용이해지는 효과를 가질 수 있음에 비추어 볼 때 이 사건 제8구성을 기술적 특징이 없는 것이라거나 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 단순한 선택사항에 불과한 것으로서 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 대비할 필요가 없는 구성요소라고 보기는 어렵다.
원고는 이 사건 특허발명에 관한 권리범위 확인심판으로서 이미 확정된 특허심판원 2000당105호 심결 및 위 심결의 취소소송에 관한 특허법원 2001허591호 판결(역시 확정되었다)이 모두 이 사건 제8구성에 대하여 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 단순한 선택사항에 불과하다고 인정한 바 있음을 지적하지만, 특허발명의 출원경과에 관한 주장은 특허청구범위 해석에 있어서 원칙에 대한 예외의 하나로서 이에 대한 당사자 주장이 없는 경우에 특허심판원이나 특허법원이 이를 직권으로 고려할 성질의 것이 아니므로, 그에 대한 주장이 없었기 때문에 이 사건 특허발명의 출원경과에 대한 판단이 누락된 것으로 보이는 위 심결과 판결을 근거로 하여 이 사건 제8구성을 기술적 특징이 없는 단순한 선택사항이라고 볼 수는 없다.
(다) 이 사건 특허발명과 인용발명 1 내지 3의 구성을 대비하건대, 위 각 인용발명들은 모두 그 기술분야가 박판 버저에 관한 것이 아니어서 박판 버저의 종래 기술에 해당하는 이 사건 제1 내지 제5구성을 갖추지 못하였고, 따라서 위 각 인용발명 하나씩만으로부터는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이 사건 특허발명을 발명할 수 있는 것이 아니다.
(라) 다음으로, 박판 버저의 종래 기술에 해당하는 인용발명 4와 인용발명 1 내지 3의 하나가 각 결합한 발명과 이 사건 특허발명의 구성을 대비하여 보면, 인용발명 4가 이 사건 제1 내지 제5구성을 갖추고 있음은 앞서 본 바와 같지만, 인용발명 1 내지 3은 어느 것이나 이 사건 제8구성을 갖추지 못하였을 뿐 아니라, 반도체나 집적회로 혹은 고주파 모듈의 실장기술인 인용발명 1 내지 3 중 하나와 인용발명 4의 결합으로부터 이 사건 제6, 제7구성으로 변형하는 것이 가능하다는 것을 암시하는 내용을 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명의 구성은 인용발명 4와 인용발명 1 내지 3의 어느 하나를 결합한 발명으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니다.
(3) 효과의 대비
이 사건 특허발명의 효과는 그 명세서(갑 4호증) 4면의 9줄 내지 11줄에 기재된 바와 같이 코일과 외부연결 터미널이 수직 관통 터미널을 매개로 연결되므로 단락이나 훼손을 예방할 수 있으며 마그네트도 금속링을 먼저 장착하여 버저를 제작한 후 자력을 부여함으로써 자력 조절이 용이한 장점을 가지는 것인바, 인용발명 4와 인용발명 1 내지 3의 어느 하나를 결합한 발명으로부터 이러한 효과를 용이하게 예상할 수 있는 것이라고 보이지 않는다.
(4) 소결론
따라서 이 사건 특허발명은 위 각 인용발명에 의하여는 물론 인용발명 4와 인용발명 1 내지 3의 어느 하나가 결합한 발명에 의하여도 진보성이 없다고 할 수 없고, 나아가 이 사건 특허발명에 대하여 그 출원 전에 공지된 기술에 의하여 진보성을 부정하기 위하여 제출된 위 인용증거들은 모두 확정된 종전심결을 번복할 정도로 유력한 것들이 아니라고 할 것이다.
다. 기재불비 주장에 대한 판단
특허법 제42조 제2항 제1호 내지 제3호 는 특허출원서에는 '발명의 명칭', '도면의 간단한 설명', '발명의 상세한 설명', '특허청구범위'를 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고, 같은 조 제3항 은 위 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항 은 위 '특허청구범위'에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하고, 그 청구항은 '발명의 상세한 설명'에 의하여 뒷받침될 것, 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것 등의 요건을 갖추어야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 규정은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라 할 것이므로, 위 '발명의 상세한 설명'은 그 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것( 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 등 참조)이지만, 단순한 오기가 있다고 하여 특허발명의 구성이 불명료하여지고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 고안의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 없는 것이 아니므로 그러한 경우까지 명세서의 기재불비에 해당한다고 할 수는 없다( 대법원 2002. 11. 13. 선고 2001후2214 판결 참조).
이 사건으로 돌아와 보건대, 이 사건 특허발명의 "상기 금속링(4)"이라는 기재 앞에는 금속링(4)이라는 구성요소가 나타나 있지 않지만, 그 명세서(갑 4호증) 3면의 [발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래의 기술]에는 청구항 1의 "금속링"이라는 구성요소에 대응하는 종래 기술의 "마그네트(180)"에 대한 기재 및 종래 기술의 결점에 대한 기재가 나타나 있고, 도면 2에도 이에 대한 표시가 있으며, 명세서 3면의 [발명의 구성 및 작용]에는 금속링(4) 및 금속링의 둘레를 지지하는 관통공(12)에 대하여, 명세서 4면에는 착자용 금속링(4)의 장점을 각 기재하고 있고, [발명의 효과]에는 "마그네트도 금속링(4)을 먼저 장착하여 버저를 제작 후 착자(자력부여)함으로써 자력조절이 용이한 장점"이 있음을 기재하고 있으며, 도면 1a와 도면 1b에도 금속링의 구성이 나타나 있는 점을 감안하면, 이 사건 특허발명의 청구항 "상기 금속링(4)"이라는 표현의 "상기" 부분은 단순한 오기라고 보는 것이 상당하고, 이러한 단순한 오기가 있다고 하여 특허발명의 구성이 불명료하여지고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 고안의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 없는 것이 아니므로 이 사건 특허발명에 대하여 명세서의 기재불비에 해당한다고 할 수 없다.
라. 소결론
그렇다면 원고의 이 사건 심판청구는 확정된 종전심결의 일사부재리의 효력에 반하는 것으로 특허법 제163조 에 의하여 부적법하다고 할 것인데, 다만 이 사건 소송에서 원고는 이 사건 특허발명에 대한 새로운 무효사유로서 기재불비를 주장하였고, 그 주장이 이유 없음은 앞에서 본 바와 같으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대한 등록무효 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 결론에 있어서 정당하다.
3. 결 론
따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.