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대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결
[거절사정][공1993.11.1.(955),2782]
판시사항

가. 발명의 진보성 유무의 판단기준

나. 완성된 발명의 의미 및 그 판단방법

판결요지

가. 발명의 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이어야 하고 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 발명의 진보성을 인정할 수 없다.

나. 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각해서 신중히 하여야 하고 반드시 발명의 상세한 설명 중의 구체적 실시예에 한정되어 인정되는 것은 아니다.

출원인, 상고인

더 다우 케미칼 캄파니 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인

상대방, 피상고인

특허청장

주문

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

이유

상고이유를 판단한다.

제1, 3점에 대하여

발명의 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이어야 하고 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 발명의 진보성을 인정할 수 없는 것이다 ( 대법원 1989.11.24. 선고 88후769 판결 ; 1991.10.22. 선고 90후1086 판결 등 참조).

기록에 의하면, 출원인이 1986.10.30. 출원하여 1991.1.9. 거절사정된 본원발명은 카보네이트 중합체에 폴리프로필렌 글리콜을 첨가함으로써 감마선에 대한 내성이 향상되는 것을 특징으로 하는 조성물 및 그 제조방법의 발명에 관한 것이고, 본원발명의 특허출원 전에 공개된 인용발명(일본국 공개특허공보 소57-192458)은 폴리 카보네이트 수지에 안트라퀴논계 염료, 아인산에스테르 및 폴리프로필렌 글리콜 등 특정의 알콜성 수산기함유화합물을 배합하여 얻어지는 고온에서의 성형시에도 변색되지 않는 조성물에 관한 것으로 양발명을 대비하여 보면, 그 목적에 있어서 내감마성 부여와 고온에서의 변색방지라는 차이가 있고 작용효과에 있어 본원발명은 성형품의 투명도 및 물리적 특성을 거의 손상하지 아니하면서 살균될 수 있는 감마선에 대한 내성이 탁월한 제품을 만들어 내는 데 대하여 인용발명은 가열성형시 내열성이 우수하여 변색되지 아니하고 선명한 색상을 보유하는 것으로 차이는 있으나 그 구성에 있어서 염료나 변색방지제로 사용하는 안트라퀴논계 염료와 아인산에스테르를 제외하면 주요 부분이 다 같이 카보네이트 중합체와 폴리프로필렌 글리콜인 점과 그 사용량이 거의 일치하는 점에 비추어 본질적으로 동일하고 그 구성이 동일한 이상 위 목적 및 작용효과상의 차이도 그 구성요소가 가지고 있는 작용효과로부터 생기는 것에 지나지 않는 것이고 감마선 자체가 고에너지파로 사용되고 있음을 감안할 때 그 발견에 각별한 곤란성이 있다 할 수 없고 인용발명에서 통상 예측할 수 있는 범위라고 인정되므로 본원발명은 인용발명에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것으로 진보성이 없다는 취지로 판단한 원심의 조치를 수긍할 수 있고, 비록 원심이 양발명의 목적을 비교판단하지 아니하였다 하더라도 그 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 없다고 보는 이상 심결결과에 영향이 없으므로 거기에 소론이 지적하는 바와 같은 심리미진이나 판단유탈, 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 모두 이유가 없다.

제2점에 대하여

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각해서 신중히 하여야 하고 반드시 발명의 상세한 설명 중의 구체적 실시예에 한정되어 인정되는 것은 아니라 할 것이다.

기록에 의하면, 인용발명특허의 명세서의 구체적 실시예에는 프로필렌 글리콜을 사용한 예가 적시되어 있을 뿐 폴리프로필렌 글리콜을 사용한 예가 적시되어 있지 아니하나, 폴리프로필렌 글리콜과 프로필렌 글리콜은 중합체와 단량체의 차이에 불과할 뿐 아니라 명세서중 특허청구범위나 발명의 상세한 설명을 검토하여 보더라도 인용발명에서 폴리프로필렌 글리콜이 중합체의 한 성분으로 사용될 수 있음을 인정할 수 있으므로 비록 구체적 실시예에 폴리프로필렌 글리콜을 사용한 예가 적시되어 있지 아니 하더라도 인용발명이 미완성된 발명이라 할 수 없다. 논지는 이유가 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소한 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관   안우만(재판장) 김상원 윤영철 박만호(주심)

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따름판례

- 대법원 1995. 11. 21. 선고 94후272 판결 [공1996.1.1.(1),58]

- 대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817 판결 [공1996.1.15.(2),229]

- 대법원 1995. 12. 26. 선고 94후1411 판결 [공1996.2.15.(4),559]

- 대법원 1996. 5. 10. 선고 95후880 판결 [공1996.7.1.(13),1865]

- 대법원 1996. 6. 11. 선고 94후1992 판결 [공1996.8.1.(15),2187]

- 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결 공보불게재

관련문헌

- 박준석 우리 특허법상 '발명'의 개념에 관한 고찰 법학 54권 3호 / 서울대학교 법학연구소 2013

- 설민수 한국 특허소송에서 진보성 판단방식의 변화과정, 개선노력과 향후 방향 : 미국과의 비교, 특허법원의 새로운 경향 및 진보성 판단의 실증을 중심으로 사법 35호 / 사법발전재단 2016

- 손천우 사후적 고찰에 관한 대법원 판결들과 Graham, KSR 판결 등의 사례분석을 통한 진보성 판단기준의 정립 특허소송연구 7집 / 특허법원 2017

- 남승희 판례로 살펴본 특허요건, : 발명의 성립성 특허정보 51호 / 특허청 1998

- 정차호 진보성 판단 : 구성변경의 곤란성 그 후 효과 증진 특허판례연구 개정판 / 박영사 2012

- 정태호 특허법상 미완성발명과 기재불비의 적용관계에 관한 검토 : 특허법원 2010.10.29. 선고 2010허3522 판결을 중심으로 창작과 권리 62호 / 세창출판사 2011

- 이수완 의약의 용도발명에 있어서의 약리효과와 명세서의 보정 대법원판례해설 39호 (2002.06) / 법원도서관 2002

- 박승문 발명의 진보성에 관한 소고 특허소송연구 1집 / 특허법원 2000

- 특허법원 특허재판실무편람 특허법원 2002

참조판례

- 대법원 1989.11.24. 선고 88후769 판결(공1990,149)

- 1991.10.22. 선고 90후1086 판결(공1991,2829)

- 1992.7.24. 선고 92후230 판결

참조조문

- 특허법(구) 제6조 제2항

본문참조판례

대법원 1989.11.24. 선고 88후769 판결

1991.10.22. 선고 90후1086 판결

원심판결

- 특허청항고심판소 1992.9.30. 자 91항원557 심결