2020후10087 등록무효(특)

원고,

소송대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 김정규 외 1 인

한성에스앤아이 주식회사 (변경전 상호: 석문전기 주식회사)

소송대리인 변리사 황이남 외 1 인

국방과학연구소

소송대리인 변호사 김재식 외 3인

특허법원2019. 12.20.선고2019허2141판결

2020.5. 14.

상고 를 기각 한다.

상고 비용 은 보조 참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

상고 이유 를 판단 한다.

1. 사건 개요 와 쟁점

피고 는 2012. 11.13.피고보조참가인에게 '분리탑재형 발전기 세트'를 제작하여 공급하기 로 계약 하였고 (이하 '이 사건 제1계약'이라 한다), 주식회사 우창엔지니어링(이하' 우창 엔지니어링 ' 이라한다)은 2012. 12.5.피고에게 위 발전기세트 중 '전원분배장치 구성품 ' 을 개발 하여공급하기로 계약하였다(이하'이 사건 제2계약'이라 한다). 이 사건 제 1 계약 과 이 사건제2계약 에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리 를 포함 한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제 2 계약 의 이행과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 는 발명 의 완성 과동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속 되었다 가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약 에 따라 최종적 으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허 발명을 출원하여 2016. 12.16.특허등록을 받았고, 2017.8.30.원고에게 그 특허권 을 이전해 주었다.

쟁점 은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부 와 원고 가 특허법 제38조 제1항의'제3자'에 해당하는지 여부이다.

2. 무권리 자의 특허와 특허법 제38조 제1항의 '제3자'(상고이유 제1, 2점) 발명 을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리 를 가진다 ( 특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람 ( 이하 ' 무 권리자 ' 라 한다)이 한 특허출원에 대하여특허권의 설정 등록 이 이루어지면 특허 무효 사유 에 해당 한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리 를 계약 에따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인 이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유 에 해당 하는 무권리 자의특허이다. 특허 출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인 이 특허출원을 하여야 제 3 자 에게 대항 할 수 있다(특허법제 38조 제 1항 ). 여기서 제 3자는 특허를 받을 수 있는 권리 에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람 에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제 38 조 제1항에서 말하는 제3자 에 해당하지 않는다.

원심 은 다음 과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 는 발명 의 완성 과동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고 보조 참가인 에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인 의 지위 를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허 가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허 무효 사유 가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제 3 자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

원 심판결 이유 를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단 에 특허법 제33 조 제 1 항 과 제 38 조 제 1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다. 3. 특허 출원 에 관한 합의 여부 등(상고이유 제3점) 원심 은 , 피고 또는피고보조참가인이 우창엔지니어링과 이 사건 특허발명을 우창 엔지 니어링 명의 로 출원하기로 합의하였다거나 그러한 출원을 묵시적으로 승인하였다고 보기 어렵다고 판단하였다.

원 심판결 이유 를관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 의사표시 해석에 관한 법리 를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.

4. 결론

원고 의 상고 는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소 자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문 과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이동원

주 심 대법관 김재형

대법관 민유숙

대법관 노태악