상고를 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점 피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 ‘G’를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 ‘이 사건 제1계약’이라 한다), 주식회사 C(이하 ‘C’이라 한다)은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 ‘H’을 개발하여 공급하기로 계약하였다

(이하 ’이 사건 제2계약’이라 한다). 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다.

이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(C의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 C을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다.

그런데 C은 D 이 사건 특허발명을 출원하여 F 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다.

쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부이다.

2. 무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’(상고이유 제1, 2점) 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다

(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다

(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로...