2017후2178 등록취소 ( 상 )

원고

소송대리인 변호사 박경환

피고 ,

소송대리인 법무법인 해냄

담당변호사 유주상 외 4인

특허법원 2017. 8. 24. 선고 2017허2628 판결

2020. 2. 13 .

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다 .

상고이유를 판단한다 .

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 구 상표법 ( 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다 ) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자 ( 이하 ' 사용권자 ' 라 한다 ) 가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다 ( 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조 ) .

구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표 ( 이하 ' 실사용상표 ' 라 한다 ) 와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 ( 이하 ' 대상상표 ' 라 한다 ) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적 · 전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사 용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인 · 혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다 ( 대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조 ). 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이

때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위 ( 구 상표법 제66조 제1항 제1호 , 제65조 제1항 ) 와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위 ( 구 상표법 제50조 ) 는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다 .

나. 원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있1 ) 소외인은 2006. 2. 24. 홍해에프앤디 주식회사 ( 이하 ' 홍해에프앤디 ' 라고 한다 ) 를 설립하였고, 홍해에프앤디는 대상상표들 (사용하여 조미김 등을 제조 · 판매해왔다 .

2 ) 이 사건 등록상표 ( 지정상품은 상품류 구분 제29류의 ' 김, 미역, 튀각 ' 이고 그 상표권은 원래 타인이 갖고 있었는데, 소외인은 2012. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마쳤다. 또한 소외인은 2012. 7. 25. 지정서비스업을 서비스업류 구분 제35류의 ' 조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 ' 등으로 하는 이 사건 출원하여 2013. 7. 25. 등록을 마쳤다 . 3 ) 피고는 인천지방법원의 상표권압류명령 ( 2011타채32281호 ) 에 따라 진행된 상표권 환가절차에서 이 사건 등록상표를 매수하고 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마친 후, 주식회사 삼부자와 주식회사 효성푸드에게 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락하였다 .

4 ) 위 회사들 ( 이하 ' 이 사건 등록상표의 사용권자들 ' 이라 한다 ) 은 종전에는 ' 삼부자 ' 라는 표장과 같은 포장지를 사용하다가 2014. 7. 이후부터 이 사건 등록상표에 ' 소문난 ' 을 부가한 실사용상표들 ( ) 과 같은 포장지를 ' 조미김, 도시락김 ' 등의 상품에 사용해왔다 .

5 ) 피고가 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표를 취득하였음에도 사용권자인 주식회사 삼부자는 홈페이지의 ' 회사 연혁 ' 란 등에 소외 회사 설립 이전인 1980년에 ' 삼부자김 판매 시작 ', 1990년에 홍해에프앤디의 전신인 ' 홍해식품 설립 ' 이라고 기재하였고, 사용권자인 주식회사 효성푸드는 원심 변론종결일까지 홈페이지에 홍해에프앤디의 캐릭터 그대로 사용하였다 .

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다 .

이 사건 등록상표의 사용권자들은 이 사건 등록상표의 상표권이 피고에게 이전된 후 이 사건 등록상표를 그대로 사용하지 않고 홍해에프앤디가 사용해 온 표장과 동일하게 변경한 실사용상표들을 사용하였고, 이와 같이 변경된 실사용상표들의 표장과 사용상품 ( 조미김, 도시락김 ) 은 소외인이 보유하고 있는 이 사건 유사서비스표의 표장 및 지정서비스업 ( 조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등 ) 과 대비하여 볼 때에도 동일 · 유사하여, 수요자들로 하여금 ' 홍해에프앤디 ' 와 동일하거나 그 업무를 승계한 회사라는 인식을 갖게 할 가능성이 높다 .

따라서 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태 양은 홍해에프앤디의 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다 .

라. 그럼에도 원심은 위와 같은 사정들을 제대로 심리 · 판단하지 아니한 채, 상표권이 이전되는 경우 현재 상표권자와 종전 상표권자 상호간에 출처의 혼동이 발생하는 것은 처음부터 예정된 것이어서 이로 인하여 출처의 혼동이 발생하더라도 부정사용이

라고 할 수 없다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 상표권을 이전받은 피고로부터 사용승낙을 받은 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 사용권자의 부정사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다 ( 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조 ). 다만 위 조항은 ' 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 ' 라고 규정하고 있을 뿐, ' 대상상표 ' 나 ' 타인 ' 의 범위를 특별히 한 정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고 ( 대법원 2005. 6. 16 . 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조 ), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ' 타인 ' 에 포함된다고 보아야 한다 .

나. 앞서 살펴본 사정들을 이러한 법리에 비추어 본다 .

이 사건 등록상표의 사용권자들과 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디는 별개의 법인격을 가지고 있는 법인이다. 만일 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표들의 상품과의 사이에 품질의 오인 또는 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재한다면, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자들이 상표제도의 본래의 목적에 반하여 이 사건 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하는 것이므로, 수요자의 이익 등을 보호하기 위하여 이러한 행위를 방지할 필요성이 있다. 따라서 홍해에프앤디의 대상상표들은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 타인의 상표에 해당한다고 보아야 한다. 대상상표들이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하거나, 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디가 종전 상표권자인 소외인으로부터 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락받았던 사정은 이러한 결론에 영향을 미치지 아니한다 .

다. 그럼에도 원심이 위 규정에서 말하는 ' 타인 ' 에는 대상상표들의 사용자인 홍해에 프앤디가 포함되지 않는다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표를 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 타인에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장도 이유 있다 .

3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 · 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다 .

재판장 대법관 조희대

대법관 김재형

주심 대법관 민유숙

대법관 이동원