대상상표서비스표 “ ”의 사용자 갑 주식회사가 실사용상표 “ ”을 사용한 등록상표서비스표 “ ”의 등록권리자 을을 상대로 등록상표서비스표가 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였는데 특허심판원이 인용하는 심결을 한 사안에서, 을의 실사용상표 사용으로 갑 회사의 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 한 사례

상표법 제73조 제1항 제2호

원고 (소송대리인 변리사 박진호)

주식회사 에스엠 엔터테인먼트 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 박정희 외 4인)

특허법원 2013. 5. 3. 선고 2012허8232 판결

원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법 제73조 제1항 제2호 에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다( 대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

2. 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표서비스표(상표서비스표등록번호 생략) “ ”의 상표서비스표권자인 원고가 2011년 12월경 실제로 “ ”이라는 구성의 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)를 ‘의류, 가방, 신발, 액세서리’ 등의 상품에 사용할 당시, “Girls' Generation”이라는 구성의 원심판시 대상표장(이하 ‘대상상표서비스표’라고 한다)이 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 이와 연계된 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 할 것이나, 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 비록 실사용상표가 대상상표서비스표와 표장이 유사하다고 하더라도 대상상표서비스표의 사용상품 및 사용서비스업과 유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하지 아니한 상품에 관한 실사용상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 피고의 대상상표서비스표에 관한 상품·서비스업과 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 객관적으로 존재한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

3. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 원심이 확정한 사실관계에 의하면 다음 각 사실을 알 수 있다.

(1) 국내에서 유명한 연예기획사인 피고는 피고에 소속된 남성그룹 가수인 ‘슈퍼주니어’의 성공을 계기로 그와 같은 여성그룹 가수도 기획하기로 하고, 2007년 7월경 ‘Girls' Generation’이라는 영문 명칭의 피고 소속 9인조 여성그룹 가수(이하 ‘이 사건 그룹가수’라고 한다)의 각 구성원을 인터넷에 공개한 다음, 같은 해 8월부터 피고가 제작한 이 사건 그룹가수의 첫 번째 음반인 ‘다시 만난 세계’를 판매하기 시작하였는데, 위 음반에 수록된 ‘다시 만난 세계’라는 곡은 위 음반 발매 직후 방송집계에서 1위를 차지하거나 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였다.

(2) 피고는 또 2007년 11월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘소녀시대’를 제작·판매하였는데, 그 주제곡 ‘소녀시대’는 텔레비전 방송에서 인기가요로 선정되었고, 후속곡 ‘Kissing You’도 각종 음악방송 인기순위 1위를 차지하였다. 피고는 또 2008년 3월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘Baby Baby’를 제작·판매하였고, 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 지 1년 만에 위 음반 ‘소녀시대’ 및 ‘Baby Baby’의 판매량이 합계 12만 장 이상을 기록하였다. 피고는 또 2009년 1월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘Gee’를 제작·판매하였는데, 그 주제곡인 ‘Gee’는 공개 후 2일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하면서 벨 소리와 통화연결음으로 120만 건 이상 판매되고 총 1,500회 이상 방송되었으며, 특히 2009년 3월 음악방송 인기순위에서 9주 연속 1위를 차지하였고, 위 음반 ‘Gee’는 2개월 동안 10만 장 이상 판매되면서 연간 판매순위 1위를 차지하였다.

(3) 피고는 또 2009년 6월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘소원을 말해봐’를 제작·판매하였는데 그 주제곡은 공개된 지 4일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하였다. 그 후 피고가 제작·판매한 이 사건 그룹가수의 음반들도 위와 마찬가지로 KBS, SBS, Mnet 등 각종 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였는데, 2010년 1월 제작·판매된 음반 ‘Oh!’를 비롯하여 2010년 10월 제작·판매된 음반 ‘훗’, 2011년 10월 제작·판매된 음반 ‘The Boys’ 등에 수록된 주제곡들이 그것이다. 한편 위 ‘다시 만난 세계’, ‘소녀시대’, ‘Baby Baby’, ‘Gee’, ‘소원을 말해봐’, ‘Oh!’, ‘훗’, ‘The Boys’ 등의 음반들 전면에는 모두 ‘Girls' Generation’ 또는 그 국문인 ‘소녀시대’라는 제목이 표시되어 있다.

(4) 이 사건 그룹가수는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라 원고의 실사용상표 사용 당시까지, 위 음반들과 관련하여 다양한 음악공연 활동을 하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의 다수 방송프로그램에 출연하였고, 위와 같은 음악공연·방송출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고모델로 활동하였으며, 같은 기간 이 사건 그룹가수와 관련된 기사가 다양한 매체에 여러 차례 보도되었다. 한편 이 사건 그룹가수는 2007년 골든디스크 시상식 신인상 및 2008년 대한민국연예예술상 그룹가수상 등 다수의 상을 받았다.

나. 위와 같은 사실관계에 의하면, ① 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 때로부터 원고가 실사용상표를 사용할 무렵까지 약 4년 5개월의 기간에 걸쳐, 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동과 음반·음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ② 이 사건 그룹가수의 명칭 ‘Girls' Generation’은 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다.

그렇다면 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 대상상표서비스표는 피고의 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 한다.

다. 이상과 같이 대상상표서비스표는 실사용상표의 사용 당시 이미 국내에서 저명성을 획득하였던 것에 비하여 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 등록상표서비스표에 대한 인식 정도는 그에 훨씬 미달하였던 점, 실사용상표는 이 사건 등록상표서비스표로부터 상당한 변형이 가해진 것으로서 구성 문자가 2단으로 배열되고 일부 도안화되어 있기는 하나 동일한 문자로 구성된 대상상표서비스표와 그 전체적인 표장이 매우 유사한 점, 실사용상표의 사용상품인 ‘의류, 가방, 신발, 액세서리’ 등과 대상상표서비스표의 사용서비스업인 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 모두 고려하면, 원고의 실사용상표 사용으로 피고의 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업과 사이에 그 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

라. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 앞서 본 바와 같이 대상상표서비스표가 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 이를 전제로 실사용상표의 사용행위가 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업과의 혼동을 생기게 할 염려가 없다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 저명상표 및 상표법 제73조 제1항 제2호 에서 정한 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.