대상상표 “ ”의 사용자 갑 주식회사가 등록상표 “ ”의 상표권자인 을을 상대로 을이 등록상표를 실사용상표“ ”과 같이 변형하여 사용함으로써 갑 회사의 대상상표 사용상품과 혼동을 생기게 하고 있어 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 에 따라 등록이 취소되어야 한다며 등록취소심판을 청구하였는데 특허심판원이 기각한 사안에서, 을의 제품 포장에 실제 사용된 모습 “ ” 중 실사용상표가 수요자의 입장에서 독립적인 출처 표시로 인식될 수 있다는 전제에서, 실사용상표는 등록상표에 도형 등을 추가하여 변형한 등록상표의 유사상표이고, 실사용상표가 을의 사용상품에 사용될 경우 대상상표가 사용되는 갑 회사의 상품 “ ”과 어떤 관계가 있는 것으로 여겨질 수 있어 거래상 상품의 출처에 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다고 한 사례

상표법 제73조 제1항 제2호

경진식품 주식회사 (소송대리인 변리사 연성흠 외 1인)

피고 (소송대리인 변리사 유병선)

특허법원 2013. 7. 11. 선고 2013허3296 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 상표법 제73조 제1항 제2호 에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은, 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 실제 사용된 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 상표법 제73조 제1항 제2호 에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다( 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 참조).

나. (1) 원심은 적법하게 채택된 증거들에 의하여, ① 피고는 아래 표 중 이 사건 등록상표와 같이 구성된 표장에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제29류의 가공쥐포 등으로 하여 2011. 10. 28. (등록번호 생략)로 상표등록을 마친 사실, ② 피고는 2011. 9.경부터 어육포 등을 제작·판매하면서 아래 표 중 실사용상표 1의 표장을 피고 제품 포장에 실제 사용된 모습과 같은 형태로 사용한 사실, ③ 한편, 원고는 2003. 10.경부터 어육포 등을 제작·판매하면서 아래 표 중 대상상표 1의 표장을 원고 제품 포장에 실제 사용된 모습과 같은 형태로 사용한 사실을 인정하였다.

(2) 원심은 위와 같은 인정 사실에 기초하여, 피고 제품 포장에 실제 사용된 모습 중 실사용상표 1이 수요자의 입장에서 독립적인 출처 표시로 인식될 수 있다는 전제에서, 판시와 같은 이유를 들어 실사용상표 1은 이 사건 등록상표에 도형 등을 추가하여 변형한 이 사건 등록상표의 유사상표라고 보고, 나아가 이를 대상상표 1과 대비한 다음 실사용상표 1이 피고의 사용상품에 사용될 경우에 대상상표 1이 사용되는 원고의 상품과 어떤 관계가 있는 것으로 여겨질 수 있어 거래상 상품의 출처에 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다고 판단하였다.

다. 위 사실관계에 의하면 실사용상표 1 및 이 사건 등록상표가 피고 제품 포장에서 실제로 사용되는 위치, 배열 및 그 주변 문양이 그보다 훨씬 앞서부터 대상상표 1 및 그 문자 구성부분이 원고 제품 포장에서 사용되고 있는 위치, 배열 및 그 주변 문양과 극히 유사함을 알 수 있으므로, 이러한 사정까지 더하여 원심판결 이유를 살펴보면 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로 볼 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제73조 제1항 제2호 에서 정한 상표의 유사 및 혼동 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

2. 상고이유 제2, 3점에 관하여

법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실 주장이 진실한지 아닌지를 판단하며( 민사소송법 제202조 ), 원심판결이 이와 같은 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하여 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다( 같은 법 제432조 ).

원심은, 판시 증거를 종합하여 피고가 2011. 9.경부터 원심 변론종결일 현재까지 원심판시 실사용상표들을 사용하는 어육포를 제작·판매하여 왔고, 피고에게 부정사용의 고의가 인정된다고 판단하였다.

상고이유 중 원심의 사실인정을 다투는 부분은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 증거가치의 판단을 탓하는 것에 불과하므로 받아들일 수 없다. 그리고 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보아도, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.