갑이 특허심판원에 등록상표 “ ”의 상표권자인 을을 상대로 ‘등록상표는 지정상품의 원재료 등을 보통의 방법으로 표시한 표장이고 수요자가 누구의 업무와 관련된 상표인지 식별할 수 없는 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다’며 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호 , 제7조 제1항 제10호 , 제11호 에 해당하지 않아 등록상표의 무효사유에 관한 갑의 주장이 모두 이유 없으므로 이와 결론을 같이한 위 심결이 적법하다고 한 사례

갑이 특허심판원에 등록상표 “ ”의 상표권자인 을을 상대로 ‘등록상표는 지정상품의 원재료 등을 보통의 방법으로 표시한 표장이고 수요자가 누구의 업무와 관련된 상표인지 식별할 수 없는 표장이므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다’며 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안이다.

등록상표의 문자 부분 ‘허니버터아몬드’, ‘HONEY BUTTER ALMOND’는 지정상품인 ‘가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)’ 등과 관련하여 ‘원재료’ 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없으나 등록상표의 도형 부분은 을이 등록상표를 상표로 사용할 의사를 가지고 상표등록을 하고 실제로 허니버터아몬드 제품의 포장지 전면에 등록상표를 표시하는 방법으로 사용해 온 사정 등을 고려할 때 상표로서의 출처표시기능이 인정되는 점, 제품 포장지에 ‘ ’ 상표가 표시되어 있더라도 등록상표는 그와 별도로 상품 식별표지로 기능을 할 수 있는 점 등을 종합하면, 등록상표는 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표라고 보기 어려우므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하지 않고, 선사용상표 “ ”이 사용상품과 관련하여 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로서 인식된 이른바 주지상표라고 볼 여지는 있으나 제반 사정을 고려하면 등록상표의 출원일을 기준으로 판단할 때, 선사용상표가 그 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표에까지 이르렀다고 보기는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없어 선사용상표가 저명상표라고 보기 어려운 이상, 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하지 않으며, 등록상표는 ‘허니버터아몬드’로, 선사용상표는 ‘허니버터칩’으로 호칭되어 그 호칭이 다르고, 등록상표는 ‘꿀과 버터가 포함된 아몬드’로 관념되지만 선사용상표는 ‘꿀과 버터가 포함된 감자칩’으로 관념되어 관념에서도 차이가 있을 뿐 아니라 두 상표의 외관을 비교하면, 노란색 바탕 위에 버터와 꿀, 꿀벌 등이 묘사되어 있다는 점에서 공통점이 있지만 표현 방식의 차이 등으로 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 전체적, 이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사하다고 보기는 어려워 등록상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사하지 아니한 이상, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에도 해당하지 않는다는 이유로, 등록상표의 무효사유에 관한 갑의 주장은 모두 이유 없으므로 이와 결론을 같이한 위 심결이 적법하다고 한 사례이다.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제7호 , 제7조 제1항 제10호 , 제11호

주식회사 머거본 (소송대리인 변호사 서영철)

주식회사 길림양행 (소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 이창훈)

2019. 7. 18.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2019. 3. 19. 2018당4034호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호:

2015. 3. 12./ 2015. 8. 11./ 2015. 10. 7./ (등록번호 생략)

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 볶은 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 조리한 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 보존처리한 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)

나. 선사용상표(갑 제3호증)

1) 구성:

2) 사용상품: 스낵(허니버터칩)

3) 사용자: 해태제과 주식회사

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고는 2018. 12. 4. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 ‘이 사건 등록상표는 지정상품의 원재료 등을 보통의 방법으로 표시한 표장이고, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상표인지 식별할 수 없는 표장이므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효가 되어야 한다.’고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 사건을 2018당4034호 로 심리한 후 2019. 3. 19. ‘이 사건 등록상표는 지정상품과 관련하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 단정하기 어렵고, 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장이라고 볼 수도 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하지 아니한다.’는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 무효가 되어야 함에도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

가. 구 상표법 제6조 제1항 제7호

이 사건 등록상표는 일반 수요자들에게 상품의 포장 디자인으로 인식되며 출처표시 기능이 없다. 피고의 이 사건 등록상표 실제 사용실태를 보더라도, 거래처와 상품 용량에 따라 이 사건 등록상표의 도형 부분을 변형 사용하고 있고, ‘허니버터시리즈’ 중에서도 ‘허니버터아몬드’에 대해서만 이 사건 등록상표 도안을 사용하고 있으며, 실제 포장지와 상품광고에는 ‘ ’ 이라는 별도의 상표를 부착하고 있는데, 이것은 이 사건 등록상표의 도형 부분이 상품의 출처표시가 아니라 포장 디자인에 불과함을 뒷받침한다. 또한 일반 수요자들을 대상으로 한 설문조사 결과에 비추어 보더라도 이 사건 등록상표에 상품의 출처표시 기능이 없음이 확인된다. 나아가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 선사용상표를 모방한 포장 디자인이 다수 사용되고 있었으므로 도형 부분의 식별력이 인정되지 않거나 극히 미약하다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제11호

설령 이 사건 등록상표 중 도형 부분에 식별력이 인정된다고 보더라도, 이 사건 등록상표는 출원 당시 선풍적인 인기를 끌며 국내 과자류 1위를 차지한 저명한 상표인 선사용상표의 인지도에 무단 편승하여 그 시리즈 상품인 것처럼 구성과 모티브를 동일하게 한 유사한 표장이고, 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 유사하거나 경제적 견련성이 높아서, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표를 선사용상표의 시리즈 상품인 것처럼 출처를 오인·혼동하는 사례가 매우 빈번하다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호 의 저명한 타인의 상품과 혼동 우려가 있는 상표 또는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

3. 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호 에서 “ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다( 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 구체적인 판단

1) 이 사건 등록상표의 문자 부분 ‘허니버터아몬드’, ‘HONEY BUTTER ALMOND’ 부분은 그 지정상품인 ‘가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)’ 등과 관련하여 ‘원재료’ 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없다.

2) 한편 이 사건 등록상표의 도형 부분은 전체적으로 노란색 계열의 색채를 바탕으로 한 표지를 갈색 테두리로 감싸고 있으며, 상단에는 ‘ ’와 같은 무늬가 결합되어 있고, 그 아래 마치 벌집을 연상시키는 ‘ ’와 같은 도형이 형성되어 있으며, 그 하단에는 ‘ ’와 같은 도형이 결합되어 있다. 그런데 그 하단 도형을 상세히 살펴보면, 버터 조각을 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성 부분을 결합하여, 전체적으로 꿀이 버터와 함께 흘러내리는 것을 묘사하면서 그 아래에는 ‘ ’와 같이 묘사된 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합되어 있으며, 그 위에는 꿀벌을 의인화한 캐릭터 3마리가 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’와 같이 버터 조각 위에서 만세를 부르거나 버터 조각을 들고 날아가거나 꿀단지 상단에서 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 등의 모습을 묘사하고 있는데, 위와 같은 버터 조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현 방식이라고 보기는 어렵고, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 비추어 볼 때, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로, 이 사건 등록상표의 위 하단 도형 부분은 자타상품의 식별력이 있다고 보아야 한다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 피고가 이 사건 등록상표를 포장지의 디자인으로 사용하였기 때문에 이 사건 등록상표는 식별력이 없다고 주장하고 있다.

그러나 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고( 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다( 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 , 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).

그런데 ① 피고는 이 사건 등록상표를 상표로 사용할 의사를 가지고 상표등록 출원을 하였고 실제로 허니버터아몬드 제품의 포장지 전면에 이 사건 등록상표를 표시하는 방식으로 사용하여 온 점, ② 이 사건 등록상표 중 ‘허니버터아몬드’ 문자 부분은 식별력이 없고, 도형 부분만이 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 점, ③ 다양한 연령층의 소비자들이 저렴한 가격 등의 이유로 높지 않은 주의력으로 제품을 고르는 과자, 스낵 등의 상품에는, 새로운 제품을 쉽게 이해할 수 있도록 초코파이, 새우깡, 허니버터아몬드 등의 식별력 없는 문자상표를 제품의 상표로 흔히 사용하고 있어, 포장 전면에 표시된 도형상표가 상품의 식별표지로서 주로 사용되고 있는 점, ④ 수요자들 역시 과자, 스낵 등의 상품의 경우 포장 전면에 표시된 도형으로 제품의 출처를 식별하는 것이 일반적인 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록상표 중 도형 부분은 상표로서의 출처표시기능이 인정된다고 보아야 한다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 또한 원고는, 피고가 거래처와 상품 용량에 따라 이 사건 등록상표의 도형 부분을 다양하게 변형하여 사용하였고, ‘허니버터시리즈’ 중에서도 ‘허니버터아몬드’에 대해서만 이 사건 등록상표 도안을 사용하고 있으며, 제품 포장지의 앞면 또는 뒷면에는 ‘(주) 길림양행’ 또는 ‘ ’ 상표를 사용하는 등 별도의 상품출처표시를 사용한 점에 비추어 이 사건 등록상표가 출처표시로서 기능하고 있지 않다고 주장하나, 상표권자가 동일한 상품군에 대해 여러 상표를 전략적으로 구분하여 서로 다른 상표를 사용한다는 이유만으로 이들 상표들의 출처표시기능이 부정된다고 할 수 없고, 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있으므로( 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조), ‘ ’ 상표가 제품에 표시되어 있더라도 이 사건 등록상표는 그와 별도로 상품 식별표지로 기능을 할 수 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다) 원고는, 수요자 설문조사 결과(갑 제9호증)에 의하면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 상품출처표시로 인식되지 않음을 알 수 있다고 주장한다.

그러나 갑 제9호증의 기재에 의하면, 아래와 같이 5개 제품의 이미지를 응답자들에게 제시하면서 어느 회사의 제품인지 구분할 수 있는지 묻는 설문에 대해 30%는 구분할 수 있다고 답변하였고, 52.8%는 구분할 수 없다고 답변하였는데, 표장의 식별력은 구체적으로 어느 특정회사의 제품인지 알 수 있어야 하는 것이 아니고 어느 누군가의 상품 표지라고 인식할 수 있으면 충분하며, 위와 같이 구분할 수 없다는 답변이 나온 데에는 이 사건 등록상표(A)와 원고의 상표(D)의 외관의 유사성에 기인한 측면도 있는 것으로 보이고, 30%가 포장지의 도형만으로 어느 회사의 제품인지 구분할 수 있다고 응답한 점까지 더하여 보면, 위 설문에서 52.8%가 어느 회사 제품인지 구분할 수 없었다는 취지로 답변하였다는 사정만으로 이 사건 등록상표의 도형 부분이 상품출처로서 식별력이 없다고 단정할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

라) 원고는, 이 사건 등록상표의 도형 부분과 구성 및 모티브가 동일, 유사한 도형이 동종 상품의 포장 디자인으로 다수 사용되고 있어서 이 사건 등록상표의 식별력이 없거나 극히 미약하다고 주장한다.

그러나 원고가 구성 및 모티브가 유사하다고 주장하는 아래 포장 디자인들(갑 제10호증의 1~10)에 관하여 살펴보면, 〈나라통상〉의 제품 포장지를 제외하고는 이 사건 등록상표와 그 도형의 외관이 유사하다고 보기는 어려우므로, 이와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 도형 부분의 식별력이 없어졌거나 미약하게 되었다고 단정할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

이와 같은 점을 종합하면, 이 사건 등록상표는 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표라고 보기 어려우므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다.

4. 구 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없는바( 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 등 참조), 여기에서 말하는 저명상표는 그 상표가 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 그 상표를 사용한 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 상표를 말하고( 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결 등 참조), 상품이나 영업의 저명 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하며( 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조), 타인의 상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 대비 대상이 되는 상표의 등록출원 시이다( 대법원 2003. 9. 26. 선고 2002후628 판결 등 참조).

나. 선사용상표의 인지도에 대한 검토

1) 갑 제12, 13호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하면, 선사용상표의 인지도와 관련하여 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 선사용상표는 해태제과 주식회사가 2014. 8. 1. 출시한 ‘허니버터칩’ 제품의 포장지 전면에 관한 것이다.

나) 허니버터칩은 해태제과 주식회사가 감자칩의 주요 구매층인 10~20대 여성들이 단맛과 버터향을 좋아한다는 점에 착안하여 개발한 감자칩 제품으로서 출시 직후부터 10~20대 연령층을 중심으로 온라인 및 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 큰 인기를 얻어 출시 3개월 만에 매출 50억 원을 달성하였고, 2014. 11. 말에는 누적 매출 136억 원, 2014. 12. 말에는 누적 매출 200억 원을 돌파하였으며, 2015. 3.경에는 누적 매출액이 403억 원에 달하게 되었다.

다) 이와 같이 허니버터칩이 큰 인기를 끌면서 2014. 10.경 씨유(CU), 세븐일레븐, 지에스(GS) 25 등 편의점 3사에서 모두 스낵류 판매량 1위를 차지하였고, 2014. 11.경에는 허니버터칩에 대한 수요 물량이 생산량을 넘어서서 돈이 있어도 못 먹는 과자로 언론에 보도되기도 하였다.

라) 네이버에서 검색기간을 2014. 1. 1.부터 2015. 8. 11.까지로 정하여 ‘허니버터칩’을 검색하면, 네이버 블로그에서 110,103건, 네이버 카페에서 66,760건, 네이버 뉴스에서 7,937건, 네이버 웹사이트에서 112,604건, 네이버 지식iN에서 3,677건의 게시물이 검색된다. ‘네이버 지식iN’에는 같은 기간 동안 ‘허니버터칩 파는 곳’을 물어보는 게시글이 756건이 검색된다.

2) 앞서 인정한 선등록상표의 사용 현황, 이를 부착한 제품의 판매 기간 및 규모 등에 비추어 보면, 선사용상표가 그 사용상품과 관련하여 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로서 인식되어 있는 이른바 주지상표라고 볼 여지는 있다. 그러나 앞서 본 인정 사실 및 을 제24호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 선사용상표는 2014. 8. 1.부터 사용되기 시작한 것으로 이 사건 등록상표의 출원 시인 2015. 3. 12.을 기준으로 사용기간이 불과 8개월에도 미치지 못하는 점, ② 8개월도 경과하지 않은 짧은 기간 동안 허니버터칩의 포장 앞면에 표시된 도형 부분이 출처표시로서 수요자들에게 현저하게 알려졌다고 보기는 어려운 점, ③ 허니버터칩에 대한 광고 선전에 지출한 금액이 얼마인지 밝혀지지 아니하였으며, 해태제과 주식회사는 소비자들이 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 서로 정보를 공유하는 것이 자연스럽게 제품 마케팅으로 이어진다고 판단하여 허니버터칩 출시 한 달 만인 2014. 9. 말경에 허니버터칩에 대한 온라인·오프라인 마케팅을 중단한 것으로 보이는 점(갑 제12호증의 16 참조), ④ 2014. 11.경의 허니버터칩의 품귀현상은 해태제과 주식회사의 수요예측 실패와 공장 증설 지연으로 일어난 일시적인 현상으로 보이는 점, ⑤ 허니버터칩은 공장 증설 이후에 매출이 오히려 줄어들어 ‘반짝’ 인기 상품들에 대한 무리한 수요예측과 생산량 증대가 기업과 브랜드에 독이 될 수 있다는 취지의 기사의 예시로서 보도되기도 한 점(을 제24호증 참조) 등을 고려하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 3. 12.을 기준으로 판단하여 볼 때, 선사용상표가 그 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표에 이르렀다고까지 보기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다. 소결론

따라서 선사용상표가 저명상표라고 보기 어려운 이상, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하지 않는다.

5. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있다( 대법원 1995. 9. 26. 선고 95후262 판결 참조). 한편 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면, 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다( 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장의 동일·유사 여부

1) 호칭 및 관념

양 상표의 문자 부분인 ‘허니버터아몬드’와 ‘허니버터칩’은 지정상품 또는 사용상품의 원재료 등을 그대로 표현한 것이어서 식별력이 없는 부분이므로, 양 상표의 유사 여부는 식별력 없는 문자 부분에서 도출되는 호칭과 관념의 유사성보다는 도형 부분을 포함한 표장 전체 외관의 유사성을 중심으로 판단하여야 할 것이나, 양 상표의 문자 부분에서 도출되는 호칭과 관념을 비교해 보더라도, 이 사건 등록상표는 ‘허니버터아몬드’로, 선사용상표는 ‘허니버터칩’으로 호칭될 것이어서 그 호칭이 다르고, 이 사건 등록상표는 ‘꿀과 버터가 포함된 아몬드’로 관념이 되는 반면에 선사용상표는 ‘꿀과 버터가 포함된 감자칩’으로 관념이 되어 그 관념에 있어서도 차이가 있다.

2) 외관

가) 먼저, 양 상표의 상단부의 외관을 비교해 보면, 이 사건 등록상표는 노란색 바탕 위에 ‘ ’과 같은 무늬가 형성되어 있는데, 선사용상표는 ‘ ’과 같이 상단 좌측에 상당한 면적을 차지하는 붉은색 리본 모양 위에 노란색 ‘달콤~한’과 흰색 ‘벌꿀이 들어간’이라는 문자가 상하로 결합되어 있고, 상단 우측에는 일본 제과회사 표장인 ‘Calbee’와 도장 모양의 ‘생감자 100%’ 붉은색 표지가 표시되어 있는 점에서 차이가 있다.

나) 다음으로, 양 상표의 중단부의 외관을 비교해 보면, 이 사건 등록상표는 ‘ ’와 같이 한글 ‘허니버터아몬드’와 영문 ‘HONEY BUTTER ALMOND’가 상하로 표시되어 있는데, 선사용상표는 ‘ ’과 같이 한글 ‘허니버터칩’과 영문 ‘HONEY BUTTER CHIP’이 상하로 표시되어 있다는 점에서 차이가 있다.

다) 마지막으로, 양 상표의 하단부의 외관을 비교해 보면, 이 사건 등록상표는 ‘ ’과 같이 버터를 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성 부분을 결합하여, 전체적으로 꿀이 버터와 함께 흘러내린다는 구성이 바탕에 있고, 그 왼쪽 앞에는 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합되어 있으며, 도형의 오른쪽 하단에는 벌통에서 벌꿀이 바닥에 흘러내리는 듯한 도형과 벌통 아래 아몬드가 떨어져 있는 듯한 모습이 형상화되어 있고, 꿀벌을 어린이 애니메이션과 같이 귀엽게 형상화한 캐릭터가 3개 결합되어 있는데, 그중 가장 크게 표현된 캐릭터는 도형의 가장 상단 부분에서 꿀이 떨어지는 육면체 모양의 버터 조각을 들고 아래의 아몬드에 꿀과 버터를 떨어뜨리고 있으며, 그 다음으로 큰 또 다른 꿀벌 캐릭터는 벌통에서 벌꿀을 잔뜩 떠낸 스푼을 들어 올리고 있고, 가장 작은 크기의 꿀벌 캐릭터는 꿀이 흘러내리는 버터 위에서 만세를 부르고 있는데, 선사용상표는 ‘ ’과 같이 감자, 감자칩, 꿀, 꿀벌, 버터 등이 매우 사실적으로 표현되어 있다는 점에서 차이가 있다.

라) 그렇다면 양 표장은 노란색의 바탕 위에 버터와 꿀, 꿀벌 등이 묘사되어 있다는 점에서 공통점이 있기는 하나, 앞서 본 것과 같은 표현 방식의 차이 등으로 인해 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 전체적, 이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사하다고 보기는 어렵다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사하지 아니한 이상, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 않는다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표의 무효사유에 관한 원고의 주장은 모두 이유 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.