특허법원 2019.10.2. 선고 2019허2868 판결 | 리걸엔진

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특허법원 2019.10.2. 선고 2019허2868 판결

권리범위확인(상)

사건

2019허2868 권리범위확인(상)

원고

주식회사 A

소송대리인 변호사 서영철

피고

주식회사 B

소송대리인 법무법인 양헌

담당변호사 최성준, 이혜린

특허법인 아주

담당변리사 이창훈

변론종결

2019. 7. 18.

판결선고

2019. 10. 2.

주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

특허심판원이 2019. 3. 19. 2018당2243호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 출원일 등록일 등록번호: CI D/ E

2) 구 성:

3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 볶은 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 조리한 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 보존처리한 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)

나. 확인대상표장(갑 제2, 3호증)

1) 구 성 :

2) 사용상품: 상품류 구분 제29류의 꿀과 버터가 첨가된 볶은 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 가공된 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 구운 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 보존처리한 아몬드, 꿀과 버터가 첨가된 조리한 아몬드

3) 사용자: 원고

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고는 2018. 7. 18, 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 사건을 2018당2243호로 심리한 후 2019. 3. 19. 「확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장을 구성하는 모티브나 표장에서 느껴지는 지배적인 인상이 매우 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있고, 지정상품(사용상품)이 동일·유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.」는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지.

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

아래와 같은 이유로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으니 위법하다.

1) 이 사건 등록상표에서 문자 부분인 '허니버터아몬드', 'HONEY BUTTER ALMOND' 부분은 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없다. 또한 이 사건 등록상표의 도형 부분은 구성과 모티브가 동일·유사한 도형이 허니버터 아몬드 제품의 포장 디자인으로 다수 사용되고 있는 점, 피고는 거래처와 상품 용량에 따라 포장 디자인에 이 사건 등록상표의 도형 부분을 다양하게 변형하여 사용하였고, 제품 포장지의 앞면 또는 뒷면에는 '㈜ B' 또는 '' 상표를 사용하는 등 별도의 상품출처 표시를 사용한 점, 상품출처 표시가 아닌 포장지의 디자인으로 사용된 점, 수요자 설문조사결과 일반 수요자들도 이 사건 등록상표의 도형 부분을 상품 출처표시로 인식하고 있지 않았던 점 등에 비추어 식별력이 없거나 미약하다.

만일, 이 사건 등록상표 중 도형 부분에 식별력이 인정될 수 있을만한 부분을 굳이 찾는다면 '' 와 같이 아몬드를 꿀벌로 표현한 캐릭터 도안 정도라고 보아야 한다.

2) 확인대상표장에서 문자 부분인 '허니버터아몬드', 'HONEY BUTTER ALMOND' 부분은 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없고, 도형 부분 중 중심적 식별력이 인정되는 부분은 '' 부분이고, 나머지 도형 부분은 포장 디자인으로 사용된 것에 불과하여 식별력이 없다. 만일, 나머지 도형 중 식별력이 인정될 수 있을만한 부분을 굳이 찾는다면 '' 와 같이 의인화된 꿀벌 캐릭터 도안 정도라고 보아야 한다.

3) 이 사건 등록상표에는 확인대상표장의 중심적 식별력이 인정되는 부분인 '부분에 대응되는 부분이 존재하지 않고, 양 상표의 식별력이 있는 부분이라고 볼 수 있는 꿀벌의 캐릭터 도안도 기본적인 특징과 표현 기법이 상이하여 유사하지 않으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부에 대한 판단

이 사건 등록상표의 지정상품과 확인 대상표장 사용상품이 동일·유사하다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이하 양 상표의 표장의 유사 여부에 관하여 살피기로 한다.

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 등 참조).

2) 판단

가) 이 사건 등록상표의 식별력

이 사건 등록상표의 문자 부분 '허니버터아몬드', 'HONEY BUTTER ALMOND'부분은 그 지정상품인 '가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드 (벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)' 등과 관련하여 '원재료' 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없다.

한편, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 전체적으로 노란색 계열의 색채를 바탕으로 한 표지를 갈색 테두리로 감싸고 있으며, 상단에는 ''와 같은 무늬가 결합되어 있고, 그 아래 마치 벌집을 연상시키는 ""와 같은 도형이 형성되어 있으며, 그 하단에는 ''와 같은 도형이 결합되어 있다. 그런데 그 하단 도형을 상세히 살펴보면, 버터 조각을 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성 부분을 결합하여, 전체적으로 꿀이버터와 함께 흘러내리는 것을 묘사하면서 그 아래에는 '' 와 같이 묘사된 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합되어 있으며, 그 위에는 꿀벌을 의인화한 캐릭터 3마리가 ''와 같이 버터 조각 위에서 만세를 부르거나 버터 조각을 들고 날아가거나 꿀단지 상단에서 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 등의 모습을 묘사하고 있는데, 위와 같은 버터조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라고 보기는 어렵고, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 비추어 볼 때, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로, 이 사건 등록상표의 위 하단 도형 부분은 자타 상품의 식별력이 있다고 보아야 한다.

나) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관 유사 여부

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 전체적, 이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사하다.

(1) 양 포장은 ''와 같이 짙은 노란색을 기본 바탕으로 하여, 한 눈에 들어올 정도로 크고 끓게 표시된 한글 부분 '허니버터아몬드'가 유사한 글자체로 표지의 상단 부분에 결합되어 있으며, 한글 부분 하단에 상대적으로 작고 가는 글씨로 'HONEY BUTTER ALMOND'가 결합되어 있고, 문자 부분의 하단 대부분을 차지하는 면적에 꿀이 흘러내리는 버터 및 아몬드 무더기, 꿀벌 3마리를 묘사한 도형이 비슷한 구도로 배치되어 있다는 점에서 공통된다.

(2) 특히, 양 표장의 도형 부분은 ① 꿀벌을 사실적으로 묘사한 것이 아니라 귀엽게 의인화한 캐릭터로 표현하고 있다는 점, ② 도형 부분의 중앙 상단에서 직육면체 모양의 꿀이 흘러내리는 버터조각을 들고 아래의 아몬드로 꿀과 버터 녹인 것을 떨어뜨리고 있는 가장 큰 꿀벌 캐릭터, 오른쪽 하단에 꿀단지가 위치해 있고 그 위에 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 두 번째로 큰 꿀벌 캐릭터, 뒷부분에 연한 미색의 육면체 모양 버터가 상당량 쌓여 있으며 그 위에 꿀이 흘러내리고 있는 버터 더미 위에서 만세를 부르고 있는 가장 작은 크기의 꿀벌 캐릭터가 결합되어 전체적으로 하나의 스토리 또는 동화적 장면을 표현하고 있다는 점, ③ 버터 조각 무더기 아래에 펜으로 질감을 표현한 아몬드가 쌓여있다는 점에서 모티브가 동일하고, 전체적인 구성과 거기서 주는 지배적 인상이 유사하다.

(3) F에서 실시한 소비자 인식 조사 결과(을 제7호증)에 의하면, 전국 20~49세 남녀 300명을 상대로 ''를 보여주고, 두 제품을 장소와 시간을 달리하여 접할 경우 제조 회사에 대해 혼동할 가능성이 있다고 생각하는지를 묻는 질문에 대해 응답자의 99%가 혼동할 가능성이 있다고 답변하였고, 그 이유로 포장에서 사용된 전반적인 색상, 톤(92.3%), 벌, 버터, 꿀 등 개별 그림 이미지 및 그 배치(85.9%) 등을 들었다.

(4) 다만 양 포장은 의인화된 꿀벌의 세부적인 형상(), 꿀단지의 형상(), 상단 무늬(,), 갈색 테두리 유무, '' 표시의 유무 등에서 차이가 있으나, 위 F의 소비자 인식 조사 결과에 비추어 볼 때, 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하다고 보인다.

다) 원고 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 이 사건 등록상표의 도형 부분과 구성 및 모티브가 동일, 유사한 도형이 동종 상품의 포장 디자인으로 다수 사용되고 있어서 이 사건 등록상표의 식별력이 없거나 미약하다고 주장한다.

그러나 원고가 구성 및 모티브가 유사하다고 주장하는 아래 포장 디자인들(갑 제6호증의 1~10)에 관하여 살펴보면, < G >의 제품 포장지를 제외하고는 이 사건 등록상표와 그 도형의 외관이 유사하다고 보기는 어려우므로, 이와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 도형 부분의 식별력이 없어졌거나 미약하게 되었다고 단정할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 또한 원고는, 피고가 거래처와 상품 용량에 따라 이 사건 등록상표의 도형 부분을 다양하게 변형하여 사용하였고, 제품 포장지의 앞면 또는 뒷면에는 '(주) B' 또는 '' 상표를 사용하는 등 별도의 상품출처 표시를 사용한 점에 비추어 이 사건 등록상표의 식별력이 없거나 미약하다고 주장하나, 상표권자가 동일한 상품군에 대해 여러 상표를 전략적으로 구분하여 서로 다른 상표를 사용한다는 이유만으로 이들 상표들의 출처표시기능이 부정된다고 할 수 없고, 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있으므로(대법원 2013.2.14. 선고 2011도13441 판결 등 참조), ''상표가 제품에 표시되어 있더라도 이 사건 등록상표는 그와 별도로 상품 식별표지로 기능을 할 수 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 원고는, 피고가 이 사건 등록상표를 포장지의 디자인으로 사용하였기 때문에 이 사건 등록상표는 식별력이 없다고도 주장하고 있다.

그러나 디자인과 상표는 배타적 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

그런데 ① 피고는 이 사건 등록상표를 상표로 사용할 의사를 가지고 상표등록 출원을 하였고 실제로 허니버터아몬드 제품의 포장지 전면에 이 사건 등록상표를 표시하는 방식으로 사용하여 온 점, ② 이 사건 등록상표 중 '허니버터아몬드' 문자 부분은 식별력이 없고, 도형 부분만이 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 점, ③ 다양한 연령층의 소비자들이 저렴한 가격 등의 이유로 높지 않은 주의력으로 제품을 고르는 과자, 스낵 등의 상품에는, 새로운 제품을 쉽게 이해할 수 있도록 초코파이, 새우깡, 허니버터아몬드 등의 식별력 없는 문자상표를 제품의 상표로 흔히 사용하고 있어, 포장 전면에 표시된 도형상표가 상품의 식별표지로서 주로 사용되고 있는 점, ④ 수요자들 역시 과자, 스낵 등의 상품의 경우 포장 전면에 표시된 도형으로 제품의 출처를 식별하는 것이 일반적인 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록상표 중 도형 부분은 상표로서의 출처표시기능이 인정된다고 보아야 한다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(4) 원고는, 수요자 설문조사 결과(갑 제13호증)에 의하면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 상품출처표시로 인식되지 않음을 알 수 있다고 주장한다.

그러나 갑 제13호증의 기재에 의하면, 아래와 같이 5개 제품의 이미지를 응답자들에게 제시하면서 어느 회사의 제품인지 구분할 수 있는지 묻는 설문에 대해 30%는 구분할 수 있다고 답변하였고, 52.8%는 구분할 수 없다고 답변하였는데, 표장의 식별력은 구체적으로 어느 특정회사의 제품인지 알 수 있어야 하는 것이 아니고 어느 누군가의 상품 표지라고 인식할 수 있으면 충분하며, 위와 같이 구분할 수 없다는 답변이 나온 데에는 이 사건 등록상표(A)와 확인대상상표(D)의 외관의 유사성에 기인한 측면도 있는 것으로 보이고, 30%가 포장지의 도형만으로 어느 회사의 제품인지 구분할 수 있다고 응답한 점까지 더하여 보면, 위 설문에서 52.8%가 어느 회사 제품인지 구분할 수 없었다는 취지로 답변하였다는 사정만으로 이 사건 등록상표의 도형 부분이 상품출처로서 식별력이 없다고 단정할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(5) 원고는, 이 사건 등록상표에는 확인대상표장의 중심적 식별력이 인정되는 부분인 '' 부분에 대응되는 부분이 존재하지 않기 때문에 양 표장이 유사하지 않다고 주장한다.

그러나 일반 수요자가 '' 부분을 별도의 표장으로 인식한다하더라도, 앞서 본 바와 같이 확인대상표장의 거의 대부분을 차지하는 '꿀벌, 버터, 꿀, 아몬드, 꿀통' 등의 도형 부분이 이 사건 등록상표의 도형 부분과 유사한 점에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표 사용자가 '' 표장을 부가하여 사용하는 것으로 혼동할 여지가 있다. 즉, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 아몬드 제품의 일반 수요자 입장에서 전체적·이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상 및 관념이 유사하고, 비록 'A'으로 인하여 호칭 등에 있어 일부 차이가 있을 수 있고, 도형 부분 중 일부 요소에 있어서 차이가 있기는 하지만, 일반 수요자들로서는 여전히 확인대상표장을 이 사건 등록상표와 별개의 출처표시로 인식하기 어려워 그러한 차이 점만으로는 양 표장의 외관의 유사성을 압도하여 이를 부정할 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 결국 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 함께 사용될 경우 일반 수요자 또는 거래자들에게 출처의 오인 · 혼동을 초래할 우려가 있다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(6) 원고는, 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 보충적 요부라고 할 수 있는 꿀벌 캐릭터의 도안()이 얼굴의 형상, 몸통의 형태, 날개의 모습을 나타내는 표현기법 및 디자인의 기본적인 특징이 전혀 달라서 일반 수요자에게 주는 이미지가 상이하므로 표장이 유사하다고 볼 수 없다고 주장한다.

그러나 이 사건 등록상표의 도형 부분은 버터조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도가 유기적으로 표현된 전체로서 식별력을 가지는 것이지 개별 꿀벌의 세부적인 형태만을 분리하여 그 세부적 형태만이 식별력을 가진다고 볼 수 없다. 나아가 아래 비교표에서 보는 바와 같이 양 표장의 꿀벌 캐릭터들은 꿀벌의 수, 작업 행위, 표정, 형상 등이 유사하고, 원고가 주장하는 일부 차이점은 일반 수요자들이 전체적, 이격적으로 관찰할 경우 쉽게 파악하기 어려운 세부적인 차이에 불과하다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.