등록상표 “ ”는 선사용상표“ ”가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원·등록된 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다고 한 사례

선사용상표 “ ”는 등록상표 “ ”의 출원 당시에 유전자 진단용 키트와 관련하여 외국의 수요자들 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었고, 양 상표는 외관과 호칭의 유사성이 커서 이를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 수요자가 상품의 출처를 혼동할 수 있어 전체적으로 유사하므로, 등록상표는 선사용상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원·등록된 상표로서 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 에 해당한다고 한 사례.

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호

원고 (소송대리인 변호사 김주혁)

피고 (소송대리인 변호사 이회기)

2008. 12. 17.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2008. 4. 29. 2007당1126호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 심결의 경위

피고는 2007. 5. 4. 원고를 상대로 아래 나. 기재의 이 사건 등록상표에 관하여 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007당1126호 로 심리한 다음, 2008. 4. 29. 이 사건 등록상표는 국내외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 아래 다. 기재의 선사용상표와 유사한 것으로서 부정한 목적으로 출원 및 등록되어 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 무효라는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 7. 5./2007. 1. 4./제692490호

(2) 표장 :

(3) 지정상품 : 유전자 진단용 키트(상품류 구분 제5류)

(4) 상표권자 : 원고

다. 선사용상표

(1) 표장 :

(2) 사용상품 : 유전자 추출 키트를 포함한 유전자 진단용 키트

(3) 사용자 : 피고

[인정 근거] 다툼 없음

2. 쟁 점

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제1조 제1항 제9호 , 제11호 또는 제12호 에 해당하는지 여부이다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부

가. 법 규정

구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 의하면 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 등록받을 수 없는바, 그 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이다.

따라서 등록상표가 위 규정에 해당하기 위해서는 대비되는 상표가 국내 또는 국외의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식, 즉 주지되어 있어야 하고, 등록상표와 대비되는 상표가 동일·유사하여야 하며, 등록상표의 출원인이 부당한 이익을 얻으려 하거나 대비되는 상표의 권리자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 등록상표를 출원 및 등록하였어야 한다.

나. 선사용상표의 주지 여부

구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위해서는 등록상표와 대비되는 타인의 상표가 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어야 하며, 여기에 해당하는지 여부는 타인의 상표의 사용기간·방법·태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 참조).

을 2 내지 54호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음의 사실들이 인정된다.

(1) 피고는 1984. 11. 29. 독일에서 설립된 회사로서 사전분석 샘플 시약 및 분자 진단 솔루션과 관련된 기술과 제품을 생산하여 판매하였는데, 1987년부터 선사용상표를 그 제품에 사용하였다.

(2) 피고는 Frost ＆ Sullivan의 2003년 제품혁신상, Scientist의 2004년 생명과학산업상 등을 수상하였고, 선사용상표를 사용한 제품 또는 서비스의 매출(계열회사 포함)이 2001년 약 2억 6천만 달러(미화 기준, 이하 같다), 2002년 약 2억 9천 8백만 달러, 2003년 약 3억 5천 1백만 달러, 2004년 약 3억 8천만 달러에 이르렀으며, RNA 및 DNA 정제 키트의 매출이 전 세계시장의 약 80%를 차지하였다.

(3) 피고는 광고비로 2001년 약 606만 달러, 2002년 513만 달러, 2003년 366만 달러, 2004년 437만 달러를 지출하였고, 과학잡지인 Nature, Science, Bio Technique 등에 지속적으로 광고를 제재하였다(2003년부터 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 7. 5. 전까지 총 146회 이상).

(4) 피고는 선사용상표를 이 사건 등록상표의 출원 전에 독일, 일본, 호주, 미국, 프랑스, 스위스 등 12개국에 등록하였고, 현재 QIAGEN.COM, KIAGEN.COM을 비롯하여 QIAGEN을 포함한 도메인을 22개 등록하여 보유하고 있다.

위 사실들을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 유전자 진단용 키트와 관련하여 독일 등 외국의 수요자들 사이에 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 넉넉히 인정할 수 있다.

다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 동일 또는 유사 여부

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관, 호칭, 관념을 전체적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 하는바, 이 사건 등록상표와 선사용상표의 문자 부분은 조어로서 관념으로 대비할 수 없으므로 외관과 호칭을 대비하기로 한다.

먼저, 외관을 보면 이 사건 등록상표 “ ”은 선사용상표 중 “ ”과 비교할 때 6개의 영문자 중 첫 글자를 제외한 다섯 글자가 동일하므로 유사성이 매우 크다.

다음으로 호칭을 대비하면, 이 사건 등록상표는 ‘키아젠’ 혹은 ‘키아겐’으로 불릴 것이고 선사용상표는 ① ‘키아젠’이나 ‘키아겐’ 혹은 ② ‘퀴아젠’이나 ‘퀴아겐’으로 불릴 것인바, 선사용상표가 ①과 같이 불리는 경우 양 상표의 호칭은 같고, 선사용상표가 ②와 같이 불리더라도 그 음가가 비슷하여 청감의 유사성이 크다.

그러므로 양 상표는 외관과 호칭의 유사성이 커서 이를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 수요자가 상품의 출처를 혼동할 수 있으므로 전체적으로 유사하다고 할 것이다.

라. 이 사건 등록상표가 부정한 목적으로 출원 및 등록되었는지 여부

구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 규정된 ‘부정한 목적’은 출원인의 내심의 의사이므로 대상상표의 주지·저명 정도 및 등록상표와의 동일·유사성의 정도, 대상상표가 창작성이 높은 상표인지 여부, 등록상표의 출원인과 대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭이 있었는지 여부 및 그 교섭 내용 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 대상상표의 지정(사용)상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 여부와 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 그 유무를 추정하여야 한다.

앞에서 든 증거들에 의하면, 원고는 2003년 무렵 이 사건 등록상표의 지정상품인 유전자 진단용 키트를 개발할 당시 피고의 제품과 선사용상표를 인식하고 이를 대체할 수 있는 제품으로 개발하여 판매한 사실, 원고는 2007. 2. 무렵 피고가 대한민국 내에 지사를 설립하여 제품 판매를 확대하려고 하는 것을 알고 피고에게 이 사건 등록상표와 극히 유사한 선사용상표를 그 사용상품에 부착하여 사용하는 경우 상품 출처의 오인·혼동을 줄 수 있어 민·형사상의 책임이 발생한다는 취지의 내용증명을 발송한 사실 및 원고가 2007. 4. 무렵 피고에게 국내에서 선사용상표의 사용의 대가로 미화 1백만 달러를 요구한 사실이 인정된다.

위 인정 사실에 더하여 이 사건 등록상표와 선사용상표의 지정(사용)상품이 전문적인 지식을 요하는 것으로서 시장 규모가 협소한 데 비하여, 피고의 관련시장 점유율이 매우 커서 선사용상표의 주지 정도가 큰 점, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 유사성이 매우 큰 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선사용상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 선사용상표에 화체된 신용과 명성에 무단히 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원 및 등록되었다고 인정할 수 있다.

마. 소 결

그러므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다고 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 나머지 쟁점에 관하여 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제71조 제1항 제1호 에 의하여 등록이 무효로 되어야 하는바 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 부당하여 기각한다.