정정심판에 있어서 일부 정정 심결의 허용 여부(소극)

정정심판에 있어서 명세서에 기재된 복수의 사항에 대하여 정정을 청구하였는데 일부 사항에 대하여 이유가 있더라도 이는 불가분적인 하나의 청구이므로 일부의 정정을 허락하는 심결을 할 수 없다.

[1] 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제35조(현행 삭제) , 실용신안법 제51조 , 구 특허법(2001. 12. 31. 법률 제6582호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항

한이금속 주식회사 (소송대리인 변리사 이양구)

특허청장

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2000. 6. 29. 2000당33호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 심결의 경위

(1)원고는 명칭이 "난방용 방열기의 방열판 보호관"이고 등록청구범위가 다음 나.항과 같은 등록 제131493호 실용신안(출원일 1995. 2. 13., 등록일 1998. 9. 15., 이하 '이 사건 등록고안'이라 한다)의 권리자이다.

(2)원고는 이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명에 불명료한 기재가 있고, 등록청구범위가 고안의 상세한 설명과 일치하지 않거나 모순되는 기재가 있어 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제35조 에서 준용하고 있는 구 특허법(2001. 12. 31. 법률 제6582호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항 각 호의 규정에 해당한다는 이유로 다.항과 같은 내용의 정정심판을 청구하였다.

(3)특허심판원은 위 심판청구 사건을 2000당33호 로 심리하여 2000. 6. 29. 다음 라.항과 같은 이유로 심판청구를 기각한다는 심결을 하였다.

나.이 사건 등록고안의 등록청구범위(괄호 안의 부호는 별지1 도면의 부호이다)

공급관 및 환수관(11, 12) 사이로 배치되어 있고, 열매체의 흐름을 유도할 수 있는 열매체통로(13b)가 형성되며, 열매체통로(13b)의 주위로 열매체통로(13b)와 일체로 방열날개(13a)가 마련된 난방용 방열기의 방열판(13)에 구비된 열매체통로(13b) 내측으로 별도의 보호관(15)을 삽입한 것에 있어서, 상기한 열매체통로(13b) 내측으로 배관부품과 동일재질의 보호관(15)을 삽입한 다음 다시 보호관(15)을 인발하여 보호관(15) 외주면과 열매체통로(13b) 내측면이 밀착상태를 유지하도록 한 것을 특징으로 하는 난방용 방열기의 방열판 보호관.

다. 정정심판청구사항

(1)이 사건 등록고안의 명칭을 "난방용 방열기의 방열판 보호관"에서 "난방용 방열기의 방열관"으로 정정(이하 '정정사항 1'이라 한다)

(2)고안의 상세한 설명 제3면 제12행 이하에 기재된 "또한, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 소개되고 있는 국내 공개실용신안공보 제95-1877호(공개번호)에 있어서는 …… 방열관이 방열판 내부에서 극간을 두고 삽입되고 있어서 극간에 의한 부식이 발생됨은 물론 열전도율이 저하되어 난방효율이 떨어지는 결점이 있었다."는 부분을 삭제(이하 '정정사항 2'라 한다).

(3)등록청구범위에 기재된 "난방용 방열기의 방열판(13)에 구비된 열매체통로(13b) 내측으로 별도의 보호관(15)을 삽입한 것에 있어서"를 "난방용 방열기의 방열관(13)에 있어서"로 정정(이하, '정정사항 3'이라 한다, 상세한 설명 제3면 제24행 이하 부분도 동일하게 정정).

(4)명세서 전체적으로 "방열판(13)"을 "방열관(13)"으로, "인발"을 "확관"으로 정정(이하 각각 '정정사항 4', '정정사항 5'라 한다).

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 정정사항 2에 대하여

이 사건 등록고안의 목적이나 구성, 작용효과가 공개실용신안 공개번호 제95-1877호에 기재된 고안(이하, '인용고안'이라 한다)과 다르다 하여 인용고안이 이 사건 등록고안의 종래기술이 될 수 없다고 할 수 없고, 또한 인용고안은 최초 출원된 명세서에는 기재되지 않았으나, 원고가 거절사정불복심판청구시 보정하면서 이 사건 등록고안의 종래기술로 기재한 것으로서, 원고 스스로 인용고안을 이 사건 등록고안에 대한 종래기술로 인식하고 이러한 점을 적극적으로 주장하여 등록 내지는 등록유지된 것임을 알 수 있으므로, 정정사항 2는 오기의 정정이나 불명료한 기재의 석명에 해당되지 않는다.

(2) 정정사항 3에 대하여

등록청구범위에서 "난방용 방열기의 방열판(13)에 구비된 열매체통로(13b) 내측으로 별도의 보호관(15)을 삽입한 것에 있어서"의 기재는 원고가 명세서를 보정하면서 인용고안보다 이 사건 등록고안의 요지를 보다 한정하기 위하여 기재한 것으로, 등록청구범위와 상세한 설명을 대비해 볼 때 불일치하거나 모순되는 점을 발견할 수 없으므로, 정정사항 3은 오기의 정정이나 불명료한 기재의 석명에 해당되지 않는다.

(3) 정정사항 5에 대하여

원고가 이 사건 등록고안의 최초의 출원 명세서에서는 물론 거절사정불복심판의 청구이유 등에서도 일관되게 "인발"한다고 기재 내지 주장하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 원고는 명세서에서 "인발"의 의미를 "확관"의 의미로는 결코 사용하지 않고, "잡아 당겨서 빼낸다"는 의미로 사용하였다고 해석되므로, 정정사항 5는 오기의 정정에 해당되지 않는다.

(4)따라서 정정사항 2, 3, 5는 구 실용신안법 제35조 에서 준용하고 있는 특허법 제136조 제1항 의 각 호에 해당하지 않고, 원고의 정정심판청구는 일체불가분이므로 이 사건 정정심판의 청구는 모두 받아들일 수 없다.

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

가.이 사건 등록고안은 열매체통로(13b) 주위에 일체로 방열날개(13a)가 형성된 방열판(13)을 구비한 방열기를 대상으로 한 것이고, 인용고안은 방열판과 방열관을 별개로 형성하여 결합한 방열기를 대상으로 한 것으로서, 양 고안은 대상이 다르다. 또한, 이 사건 등록고안은 방열기의 방열판(13)의 열매체통로(13b) 내측에 보호관(15)을 밀착되게 삽입하여 열매체로부터 방열판(13)의 부식을 방지함과 동시에 이종금속결합에 의한 갤버닉 부식을 방지하여 수명을 연장하고 열전도율을 증대한 것인데 비하여, 인용고안은 방열관의 외부에 방열효과를 증진하기 위한 별도의 방열판(이 사건 등록고안의 방열날개에 상당)을 고정구로 고정하여 방열기가 파손되었을 경우 방열관을 분리하여 재사용할 수 있고 운반시 방열판과 방열관을 분리하여 운반할 수 있어서 부피가 작아 편리하게 이동할 수 있도록 한 것이므로, 양 고안은 그 목적, 구성 및 작용효과가 전혀 달라 관련성이 전혀 없는 기술이어서 종래기술로서의 기능을 할 수 없고, 오히려 인용고안이 상세한 설명에 기재됨으로 인하여 이 사건 등록고안의 기술사상이 불명료해진다.

나.이 사건 등록고안의 상세한 설명에 의하면, 보호관이 핵심구성요소로 되어 있으나, 등록청구범위에는 보호관이 전제부와 특징부에 중복 기재되어 있으므로, 상세한 설명과 등록청구범위가 일치하지 않거나 모순되고 불명료하다.

다.이 사건 등록고안에서 보호관(15)을 열매체통로(13b)의 내측에 삽입한 후 보호관을 열매체통로 내측에 밀착시키기 위해서는 보호관의 직경을 확대해야 하므로 "인발"은 "확관"의 오기임이 분명하다.

라.따라서 명세서의 불명료한 기재와 명백한 오기를 바로잡기 위한 이 사건 등록고안의 명세서 정정은 인정되어야 한다.

3. 판 단

가. 정정사항 2에 대한 판단

(1) 인용고안의 명세서에 기재된 목적, 구성, 작용효과

갑 제4호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 인용고안은 방열기용 방열관의 방열판 체결장치에 관한 것으로, 종전의 난방용 방열기는 주물로 되어 있어 제작이 어렵고, 방열관이 방열기 본체와 일체로 형성되어 있기 때문에 방열기의 일부가 파손되었을 때 방열기 자체를 교체하여야 하였으며, 방열관의 두께가 두꺼워 열을 방출하기 어려운 문제점이 있어 이를 해결할 목적으로, 방열관(3)의 외측에 다수의 돌출부가 형성된 동(동)으로 된 방열판(1)을 끼우고 방열판(1)을 고정구(5)로써 방열관(3)에 고정시키는 구성으로 하여, 구조가 간단하여 제작이 쉽고, 동관으로 되어 있기 때문에 열전도율이 뛰어나며, 동으로 되어 있기 때문에 부식을 방지할 수 있고, 방열기가 파손되었을 경우 방열관을 분리하여 재사용할 수 있으며, 방열관과 방열판을 분리하여 쉽게 운반할 수 있는 작용효과가 있는 고안임이 인정된다.

(2)인용고안과 관련된 이 사건 등록고안의 명세서의 기재(괄호 안의 부호는 별지2 도면의 부호이다)

갑 제3호증의 기재에 의하면, 인용고안은 이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로서 기재되었는바, 명세서 제3면 제10행 이하에서 종래의 방열기는 방열판과 그 주변에 접속된 배관부품들이 동일재질로 되어 있지 아니하여 이종금속결합에 의한 갤버닉 부식이 발행하고, 방열판의 열매체통로에 열매체가 직접 접촉되므로 방열판의 내부가 쉽게 부식되는 문제점이 있었다고 지적하면서, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 인용고안에 있어서는 동(동)으로 된 방열판(1)을 방열관(3)에 삽입한 다음 고정구로 고정하여 열매체를 방열관 내부로 흐르도록 유도하여 부식을 방지하고 있지만, 이는 방열관(3)과 방열판(1) 사이에 극간이 있어서 극간에 의한 부식이 생기고 열전도율이 저하되는 결점이 있었으므로, 이 사건 등록고안에서는 방열판의 열매체통로(13b) 내부로 배관과 같은 재질의 보호관(15)을 삽입한 다음 보호관(15)을 인발하여 보호관 외주면과 유로 내측면이 밀착상태를 유지하도록 한 것이라고 기재하고 있는 사실이 인정된다.

(3) 명세서의 인용고안에 관한 기재가 불명료한 기재에 해당하는지 여부

고안의 명세서에 기재되는 종래기술은 당해 고안의 배경이 되는 기술 또는 주변의 관련 기술 등을 말하는 것으로, 이를 기재하는 이유는 종래기술들이 가지고 있던 문제점을 도출하고 그 문제점을 해결하고자 하는 당해 고안의 기술적 과제를 명백하기 위한 것이므로, 인용고안이 이 사건 등록고안의 종래기술로서의 기능을 하는지 여부는 양 고안의 목적, 구성 및 작용효과상의 차이 정도가 아니라, 양 고안의 기술분야에 있어서의 동일 여부, 인용고안이 이 사건 등록고안의 기술적 배경이 되는지 여부 및 양 고안이 기술적으로 상호 관련성이 있는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.

이 사건 등록고안과 인용고안은 모두 난방용 방열기에 관한 것으로 그 대상이 동일한 기술분야에 속한다. 인용고안은 방열판(1)을 방열관(3)의 외부에 삽입하여 별도의 고정구(5)로 방열관(3)에 고정하는 방식이고, 이 사건 등록고안은 방열판의 열매체통로(13b) 내부로 보호관(15)를 삽입하여 두 관을 밀착시키는 방식으로서, 양 고안은 그 구성에 차이가 있고, 인용고안의 명세서에 기재된 목적 및 작용효과와 이 사건 등록고안의 명세서에 기재된 인용고안의 목적 및 작용효과에 다소 차이가 있다. 그러나 양 고안은 모두 종전의 기술과 달리 방열기에 있어서 방열날개(인용고안의 돌출부가 이에 해당한다)를 갖춘 방열판과 이에 삽입되는 별도의 보호관(인용고안의 방열관이 이에 해당한다)이라는 객관적인 구성을 통하여 열매체가 방열판의 열매체통로에 직접 접촉되지 않은 상태로 통과하도록 하여 방열판의 부식을 방지하는 작용효과가 있음을 쉽게 알 수 있으므로, 인용고안은 이 사건 등록고안의 기술적 배경이 될 뿐 아니라 상호 관련성이 인정되므로 종래기술로서의 기능을 할 수 있다 할 것이다.

또한 인용고안의 구성에는 방열판(1)과 방열관(3)을 밀착시킨다는 점 및 방열관(3)과 방열판(1)을 포함한 배관부품이 동일재질로 이루어진다는 점에 대한 구체적 한정이 없으므로, 방열관(3)과 방열판(1) 사이에 극간이 존재하여 부식이 발생하고 열전도율이 저하되며, 갤버닉 부식이 발생하는 문제점을 당연히 예상할 수 있고, 이 사건 등록고안의 명세서에는 종래기술로서의 인용고안의 이러한 문제점과 이 사건 등록고안에서 해결하고자 하는 과제를 명확히 기재하고 있으므로, 인용고안이 명세서에 기재됨으로 인하여 이 사건 등록고안이 불명료하게 된다고 할 수 없다.

따라서 정정사항 2는 특허법 제136조 제1항 제3호 의 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당되지 아니한다.

나. 정정사항 3에 대한 판단

(1)이 사건 등록고안의 등록청구범위를 보면, "공급관(11)과 환수관(12) 사이로 방열날개(13a)가 일체로 형성된 열매체통로(13b)와, 열매체통로(13b) 내측으로 보호관(15)을 삽입한 방열기"를 전제부에 기재하여 종래기술로 표현하고, "배관부품과 보호관(15)의 재질이 동일하고, 열매체통로(13b)의 내측으로 보호관(15)을 삽입한 다음 보호관(15)을 인발하여 보호관(15) 외주면과 열매체통로(13b) 내측면이 밀착되도록 한다."는 기재는 특징부에 기재하여 이 사건 등록고안의 특징적인 기술로 표현하고 있음을 알 수 있다.

(2)"열매체통로(13b) 내측으로 삽입한 보호관(15)"이 등록청구범위의 전제부와 특징부에 중복 기재되어 있어서 등록청구범위가 불명료하게 되는지 여부

을 제13호증(1986. 11. 18. 공개된 실용신안 공개번호 제86-13664호 공보)의 기재에 의하면, 방열기의 휀튜브에 동파이프를 내장(이 사건 등록고안에 있어서는 열매체통로에 보호관을 삽입한 구성과 동일하다)하여 방열기의 관을 이중으로 한 기술은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 것임이 인정되고, 이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로 기재된 인용고안도 방열판 내부에 보호관(인용고안의 방열관은 이 사건 등록고안의 보호관과 같은 역할을 한다고 할 수 있다)을 내장한 기술이라 할 수 있으므로, 이 사건 등록고안의 명세서의 상세한 설명의 기재로부터 파악되는 이 사건 등록고안의 특징적인 기술은 "열매체통로(13b) 내측으로 삽입한 보호관(15)"에 있는 것이 아니라 "열매체통로(13b) 내측으로 보호관(15)이 삽입된 방열기 중에서도 열매체통로(13b)의 내측으로 배관부품과 동일재질의 보호관(15)을 삽입한 다음 보호관(15)을 인발하여 보호관(15)과 열매체통로(13b)가 밀착되도록 한다."는 것에 있다 할 것이다. 따라서 등록청구범위의 특징부에 기재된 "보호관"에 관한 사항은 전제부에 종래기술로 기재된 "보호관"에 관한 사항을 더욱 한정한 것으로서 이로 인하여 등록청구범위가 불명료하게 되거나 상세한 설명의 기재와 모순된다고 할 수 없다. 또한, "열매체통로(13b) 내측으로 삽입한 보호관(15)"부분을 전제부에서 삭제하는 것은 방열기의 관을 이중으로 형성한 공지된 기술을 삭제하는 것과 같은 것이므로, 이는 오히려 등록청구범위를 실질적으로 확장시키는 결과가 될 수 있다. 따라서 정정사항 3은 특허법 제136조 제1항 제3호 의 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당되지 아니한다.

다. 정정사항 5에 대한 판단

갑 제3호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록고안의 명세서의 등록청구범위와 상세한 설명(제3면 제27행 이하)에, "열매체통로(13b) 내측으로 배관부품과 동일재질의 보호관(15)을 삽입한 다음 다시 보호관(15)을 '인발'하여 보호관(15) 외주면과 열매체통로(13b) 내측면이 밀착상태를 유지토록 한다"는 기재가 있음을 인정할 수 있다. 그런데 을 제7, 8호증의 각 1, 2, 을 제9 내지 12호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면, 기계가공분야에 있어서 "인발"이라 함은 구멍을 가진 다이(Die)에 재료를 통과시켜 다이 구멍의 최소 단면 치수로 만드는 가공을 말하고, "확관"은 통상 관의 반경을 확대하기 위하여 확대하고자 하는 관의 내경과 동일한 심봉을 구비한 확관장치를 이용하여 심봉을 관의 길이방향으로 압입시켜 관에 반경방향의 압축력을 가하여 관의 내경을 심봉의 반경과 같은 치수의 단면으로 만드는 가공을 말하는 것으로, 이 사건 등록고안과 같이 열매체통로(13b) 내측으로 보호관(15)을 삽입한 다음 내부에 위치한 보호관(15)을 변형시켜 두 관을 밀착시키기는 위해서는 인발가공의 방법이 사용되기는 어렵고 대체로 내측에 있는 관(보호관)을 확관하는 방법이 통상의 기술임이 인정된다. 따라서 이 사건 등록고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이 사건 등록고안에서 말하는 "인발"이 보호관(15)을 "확관"하는 것을 의미하는 것으로 용이하게 이해할 수 있다 할 것이다. 따라서 정정사항 5는 특허법 제136조 제1항 제2호 의 오기를 정정하는 경우에 해당한다.

라. 소결론

정정사항 5는 구 실용신안법 제35조 에서 준용하고 있는 특허법 제136조 제1항 제2호 의 오기의 정정에 해당하나, 정정사항 2, 3은 위 규정이 정하는 정정의 요건에 해당하지 않는다 할 것이다. 한편, 정정심판에 있어서 명세서에 기재된 복수의 사항에 대하여 정정을 청구하였다 하더라도, 이는 불가분적인 하나의 청구로서 일부의 정정을 허락하는 심결을 할 수 없다 할 것이므로, 원고의 심판청구를 전부 기각한 이 사건 심결은 결과적으로 정당하다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.