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대법원 2015.10.29 2015후1317
등록무효(실)
주문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 실용신안법 제33조, 특허법 제136조 제8항에 의하면, 등록실용신안의 명세서에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서에 따라 실용신안등록출원 및 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 본다.

2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 “자동차용 클립”으로 하는 피고의 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 제463220호)의 실용신안등록청구범위에 기재된 “클립”에 관한 기술구성을 그 등록실용신안공보(갑 제3호증)에 게재된 명세서(이하 ‘정정 전 명세서’라고 한다) 중 고안의 상세한 설명의 일부 기재(식별번호 [0025]) 등에 의하여 파악한 다음, 이를 전제로 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다고 판단하였다.

3. 그런데 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 피고가 2014. 8. 8. 고안의 상세한 설명 중 위 일부 기재 등을 정정한 명세서(을 제3호증의 2, 이하 ‘정정 후 명세서’라고 한다)를 첨부하여 정정심판청구를 하였고, 특허심판원이 2014. 10. 31. 위 심판청구를 받아들여 이 사건 등록고안의 정정 전 명세서를 정정 후 명세서와 같이 정정한다는 심결을 하였으며, 원심 변론종결 전인 2014. 11. 3. 위 정정인용심결이 확정되었음을 알 수 있다.

위와 같이 확정된 정정인용심결이 있음에도 정정 후 명세서가 아닌 정정 전 명세서에 의하여 파악되는 기술구성의 고안을 대상으로 진보성 유무를 판단한 원심판결에는, 정정인용심결의 확정에 따른 판단대상에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리판단하도록...

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