[1] 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항 은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 등을 요건으로 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다. [2] 명칭을 “전기 침술기 및 전기 침술 시스템”으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부가 문제되는 정정사항 2는 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항에 기재되어 있지 않았던 ‘피시술자의 피부에서의 피부 개선용 물질의 흡수율을 높이기 위해, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 피시술자의 피부에 마이크로 홀을 형성하고, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 전기발생장치로부터의 전기에 의해 상기 피시술자의 피부 진피층에 전기적 자극을 가하는 것’이라는 기재를 추가한 것이다. 그런데 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘다수의 극미세 침체(151)를 환자의 시술부위에 대고 압력을 가한다. 이러한 과정의 반복을 통해 환자의 시술부위에는 무수히 많은 미세상처(마이크로 홀)가 생기게 되고, 이러한 마이크로 홀 내의 극미세 침체(151) 끝에서는 소정의 주파수의 전류가 주위의 피부조직으로 전도되며, 이와 같은 피부 진피층에서의 전기적인 진동 자극을 통해서, 피부조직의 효과적인 재생을 위해 피부층에서의 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 흡수율을 획기적으로 높여 환자의 피부 조직은 빠른 속도로 새로운 조직을 형성하게 된다’, ‘전기발생 장치(200)로부터 입력된 전기는 복수개의 극미세 침체로 전달되어 환자의 피부 진피층에 이온 자극 및 전기적인 자극을 가하게 된다’고 기재되어 있어 정정사항 2에 의하여 추가된 내용은 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되어 있던 ‘침체의 기능’을 특허청구범위에 추가한 것에 불과하고, 특허청구범위 제1항 내지 제4항에는 ‘침체’의 구성이 이미 기재되어 있다. 결국 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있던 ‘침체의 기능’을 특허청구범위에 기재하여 이미 특허청구범위에 기재하여 이미 특허청구범위에 기재되어 있던 ‘침체’의 기능을 명확하게 한 것에 불과할 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다.

명칭을 “전기 침술기 및 전기 침술 시스템”으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 특허발명의 특허청구 범위 제1항 내지 제4항 발명 기재에 추가하여 정정사항 2를 정정청구한 사안에서, 정정사항 2는 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있던 ‘침체의 기능’을 명확하게 한 것에 불과할 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또한 정정으로 인하여 정정 전 침체가 가지고 있던 목적 및 효과를 벗어나 새로운 목적 및 효과가 발생하였다고 볼 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한데도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

특허법 제133조의2 , 제136조 제3항

원고 (소송대리인 변리사 이윤원)

주식회사 제이시스인터내셔널

특허법원 2011. 7. 14. 선고 2010허8207 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항 은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 등을 요건으로 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다( 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 , 대법원 2009. 5. 28. 선고 2009후498 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

명칭을 “전기 침술기 및 전기 침술 시스템”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제856736호)에 대한 특허무효심판절차에서의 정정청구에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부가 문제되는 원심 판시 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항에 기재되어 있지 않았던 ‘피시술자의 피부에서의 피부 개선용 물질의 흡수율을 높이기 위해, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 피시술자의 피부에 마이크로 홀을 형성하고, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 전기발생장치로부터의 전기에 의해 상기 피시술자의 피부 진피층에 전기적 자극을 가하는 것’이라는 기재를 추가한 것이다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘다수의 극미세 침체(151)를 환자의 시술부위에 대고 압력을 가한다. 이러한 과정의 반복을 통해 환자의 시술부위에는 무수히 많은 미세상처(마이크로 홀)가 생기게 되고, 이러한 마이크로 홀 내의 극미세 침체(151) 끝에서는 소정의 주파수의 전류가 주위의 피부조직으로 전도되며, 이와 같은 피부 진피층에서의 전기적인 진동 자극을 통해서, 피부조직의 효과적인 재생을 위해 피부층에서의 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 흡수율을 획기적으로 높여 환자의 피부 조직은 빠른 속도로 새로운 조직을 형성하게 된다’, ‘전기발생 장치(200)로부터 입력된 전기는 복수개의 극미세 침체로 전달되어, 환자의 시술부위의 진피층에 이온 자극 및 전기적인 자극을 가하게 된다’고 기재되어 있어 위 정정사항 2에 의하여 추가된 내용은 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되어 있던 ‘침체의 기능’을 특허청구범위에 추가한 것에 불과하고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항에는 ‘침체’의 구성이 이미 기재되어 있다. 결국 위 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있던 ‘침체의 기능’을 특허청구범위에 기재하여 이미 특허청구범위에 기재되어 있던 ‘침체’의 기능을 명확하게 한 것에 불과할 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없다. 또한 위 정정사항 2의 정정으로 인하여 정정 전 침체가 가지고 있던 목적 및 효과를 벗어나 새로운 목적 및 효과가 발생하였다고 볼 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 위 정정사항 2는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

그럼에도 불구하고 이와 달리 위 정정사항 2가 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당한다고 판단한 원심판결에는 정정에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박병대(재판장) 박일환 신영철(주심)