[1] 일부 지정상품에의 사용사실이 입증되어 상표법 제73조 제1항 제3호 에 의한 상표의 불사용취소심판이 기각되자, 사용사실이 입증되지 아니한 나머지 지정상품들만을 대상으로 하여 다시 동일한 상표의 불사용취소심판을 제기한 경우 그것이 일사부재리 원칙에 위배되는 부적법한 심판청구인지 여부(소극)

[2] 취소의 대상으로 지목된 지정상품이 아닌 타 지정상품을 사용한 바 있고, 그 상품들이 서로 유사한 상품들이라는 것이 불사용취소를 면할 수 있는 사유가 되는지 여부(소극)

[1] 전 심판에서 등록상표가 지정상품 10개 모두에 대하여 1999. 3. 4. 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었음을 청구원인사실로 내세워 위 지정상품 전부에 대하여 등록상표의 취소를 구하였으나 그 중 1개의 지정상품 사용사실이 인정되어 심판청구가 기각된 데 비하여, 당해 심판청구사건에서는 등록상표가 지정상품 중 사용사실이 인정된 위 1개의 지정상품 등을 제외한 8개의 지정상품에 대하여 2000. 3. 14. 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었음을 청구원인사실로 내세워 위 8개의 지정상품에 대하여서만 등록상표의 취소를 구하고 있다면, 당해 심판청구와 전 심판청구 사건은 동일한 상표의 등록취소를 구하는 것이기는 하나 대상이 되는 지정상품의 범위가 달라서 취소를 구하는 범위도 서로 상이할 뿐만 아니라, 취소심판을 구하는 대상이 되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 사용사실이 입증되면 그 심판청구는 전체로서 기각되는 것이므로 비록 당해 심판청구에 포함된 지정상품들이 이미 전 심판청구사건에 지정상품으로서 포함된 것이었다고 하더라도 위와 같이 당해 심판청구에 이르러서 지정상품의 구성을 달리하는 것이 무의미한 것이라고 할 수 없으며, 더 나아가 양 심판청구사건은 심판청구일을 달리 하는 결과 등록취소를 면할 수 있는 상표의 사용행위의 기준 시점 또한 달라지므로, 양 사건이 청구원인이 동일하여 동일사실에 기초한 것이라고 보기는 어려우므로, 따라서 당해 심판청구는 전 심판청구사건과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되는 것이라고 볼 수 없다.

[2] 상표법 제73조 제1항 제3호 를 이유로 하여 상표등록의 취소심판이 제기된 경우에는, 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판에 관계되는 "지정상품" 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였음 등을 증명하여야 그 취소를 면할 수 있는 것인바, 이 경우 상표의 사용은 취소심판에 관계되는 지정상품 그 자체에 대한 것만을 의미하며 그와 유사한 상품에 대한 것은 포함하지 않는다고 할 것이므로, 심판청구에서 취소에 관계되는 지정상품들이 아닌 다른 상품의 사용사실을 내세워 위 지정상품들에 대한 사용과 동일한 것으로 보아야 한다는 취지의 주장은 이유 없다.

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제77조 , 특허법 제163조 [2] 상표법 제73조 제1항 제3호

[1] 대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107 판결(공1987, 1328)

김상회 (소송대리인 변리사 이돈상)

주식회사 태평양 (소송대리인 변리사 하문수)

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2000. 9. 1. 2000당423호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

[증거：갑 제1, 2, 13호증의 각 기재]

가. 원고의 이 사건 등록상표의 내용

(1) 등록번호：제227980호

(2) 출원일/등록일：1990. 10. 17./1991. 12. 12.

(3) 표장：

(4) 지정상품(구 상품류 구분 제12류)：콜드퍼어머용액, 퍼머넌트용액, 헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔

나. 이 사건 심판청구의 경위 및 심결의 요지

(1)피고는 1999. 3. 4. 이 사건 등록상표가 위 지정상품 중 어느 것에 대하여도 그 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었다고 주장하면서 원고를 상대로 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 심판청구사건을 1999당432호로 심리하여 2000. 1. 29. 이 사건 등록상표가 위 심판청구일 이전 3년 이내에 그 지정상품 중 '퍼머넌트용액'에 사용된 사실이 있다는 이유로 피고의 위 심판청구를 모두 기각하였고 위 심결은 그 무렵 확정되었다.

(2)피고는 그 이후 2000. 3. 14. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '콜드퍼어머용액, 퍼머넌트용액'을 제외한 나머지 지정상품들, 즉 '헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔'에 대하여 이 사건 등록상표가 그 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었다고 주장하면서 원고를 상대로 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 이 사건 심판청구를 하였는바, 특허심판원은 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 이전 3년 이내에 위 지정상품들 중 1 이상에 사용하였다거나, 사용하지 못한데 정당한 이유가 있다는 점에 대하여 아무런 주장·입증이 없다는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는 부적법한 청구인지 여부

(1) 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 심판청구는 앞서 제기된 위 1999당432호 심판청구사건과 마찬가지로 이 사건 등록상표가 상표권자 등에 의하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 아니하므로 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당함을 이유로 하여 피고가 제기한 것이고, 나아가 원고로서는 위 1999당432호 심판청구사건에서와 동일한 증거를 내세워 이 사건 등록상표가 '퍼머넌트용액'에 사용되었다는 사실을 주장하면서 심판청구의 기각을 구하는 것이므로, 결국 이 사건 심판청구는 위 1999당432호 심판청구와 동일사실, 동일증거에 의한 것으로서 일사부재리의 원칙에 위배되므로 각하되었어야 할 것이다.

(2) 판 단

(가) 상표법 제77조 에 의하여 준용되는 특허법 제163조 는 '이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.'고 규정하고 있는바, 여기서 동일사실이라 함은 청구원인사실의 동일성을, 동일증거라 함은 증거 내용의 동일성을 말하는 것이고 거기에는 전에 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다 할 것이다( 대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107 판결 참조).

(나)먼저 이 사건 심판청구와 위 1999당432호 심판청구가 동일사실에 기초한 것인지 여부를 보건대, 갑 제2, 13호증의 각 기재에 의하면, 피고가 위 1999당432호 심판청구사건에서는 이 사건 등록상표가 위 지정상품 10 개 모두에 대하여 1999. 3. 4. 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었음을 청구원인사실로 내세워 위 지정상품 전부에 대하여 이 사건 등록상표의 취소를 구한데 비하여, 이 사건 심판청구사건에서는 이 사건 등록상표가 그 중 '콜드퍼어머용액, 퍼머넌트용액'을 제외한 '헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔' 등 8개의 지정상품에 대하여 2000. 3. 14. 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었음을 청구원인사실로 내세워 위 8개의 지정상품에 대하여서만 이 사건 등록상표의 취소를 구한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정 사실에 의하면, 이 사건 심판청구와 위 1999당432호 심판청구 사건은 동일한 상표의 등록취소를 구하는 것이기는 하나 대상이 되는 지정상품의 범위가 달라서 취소를 구하는 범위도 서로 상이할 뿐만 아니라, 취소심판을 구하는 대상이 되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 사용사실이 입증되면 그 심판청구는 전체로서 기각되는 것이므로 비록 이 사건 심판청구에 포함된 지정상품들이 이미 위 1999당432호 심판청구사건에 지정상품으로서 포함된 것이었다고 하더라도 위와 같이 이 사건 심판청구에 이르러서 지정상품의 구성을 달리하는 것이 무의미한 것이라고 할 수 없으며, 더 나아가 양 심판청구사건은 심판청구일을 달리 하는 결과 등록취소를 면할 수 있는 상표의 사용행위의 기준 시점 또한 달라지므로, 양 사건이 청구원인이 동일하여 동일사실에 기초한 것이라고 보기는 어렵다고 할 것이다.

따라서 이 사건 심판청구는 위 1999당432호 심판청구사건과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되는 것이라고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나.이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 사실이 있는지 여부

(1) 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 현대화장품은 1998. 2. 12.부터 2000. 3. 7.까지 이 사건 등록상표가 부착된 '퍼머넌트용액'을 서울 구로구 소재 '영광미용재료' 등에 판매하였는바, 위 '퍼머넌트용액'은 구 상품류 구분 제12류 제1군에 속하는 상품으로서 같은 상품류에 속하는 이 사건 심판청구의 지정상품들과 유사상품의 관계에 있으므로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품들과의 관계에 있어서도 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 있다고 보아야 한다.

(2) 판 단

보건대, 상표법 제73조 제1항 제3호 를 이유로 하여 상표등록의 취소심판이 제기된 경우에는, 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판에 관계되는 "지정상품" 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였음 등을 증명하여야 그 취소를 면할 수 있는 것인바, 이 경우 상표의 사용은 취소심판에 관계되는 지정상품 그 자체에 대한 것만을 의미하며 그와 유사한 상품에 대한 것은 포함하지 않는다고 할 것이므로, 이 사건 심판청구에서 취소에 관계되는 지정상품들이 아닌 다른 상품의 사용사실을 내세워 위 지정상품들에 대한 사용과 동일한 것으로 보아야 한다는 취지의 원고의 주장은 그 자체로서 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔"에 대한 부분이 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.