[1] 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있는 경우, (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(소극) 및 특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우, 그 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(한정 소극)

[2] 특허발명의 권리범위확인심판 청구에 있어 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명의 특정 정도 및 (가)호 발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않은 경우, 특허심판원이 취해야 할 조치

[3] (가)호 발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않았음에도 특허심판원이 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취함이 없이 본안에 나아가 심결을 하고, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판결한 경우, 원심을 파기하면서 (가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보정할 수 없다는 이유로 자판한 사례

[1] 특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이고, 또한 특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구항에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 (가)호 발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

[2] 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 (가)호 발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지 변경이 되지 아니하는 범위 내에서 (가)호 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 한다.

[3] (가)호 발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않았음에도 특허심판원이 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취함이 없이 본안에 나아가 심결을 하고, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판결한 경우, 원심을 파기하면서 (가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보정할 수 없다는 이유로 자판한 사례.

[1] 특허법 제135조 [2] 특허법 제135조 , 제140조 , 제141조 [3] 특허법 제135조 , 제140조 , 제141조

[1] 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결(공2001상, 65) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결(공2001하, 1539) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결(공2001하, 1655)

원고 (소송대리인 변리사 박영순)

대흥실리콘 주식회사 (소송대리인 변리사 송재근)

특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3047 판결

원심판결을 파기한다. 특허심판원이 1999. 3. 30. 98당1506호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 원고의 부담으로 한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

원심은 그 채용증거에 의하여, 이 사건 특허발명(등록번호 생략)과 인용발명 1, 2, 3을 비교하면, 기술적 목적 및 효과에 있어서 이 사건 특허발명은 수영모자의 양면이 서로 밀착되거나 표면이 손에 밀착되는 점을 방지하고, 요철부를 작게 하여 불쾌감을 주지 않으며, 외표면에 상표 등을 효과적으로 인쇄할 수 있고, 수영모자에 함유된 형광안료로부터 빛이 반사되어 타인에게 불쾌감을 주는 문제점을 해소할 수 있는 것임에 반하여, 인용발명 1이나 3은 고무장갑 표면에 미끄럼 방지를 위한 거친 면을 형성하기 위한 것으로서, 인용발명 1은 그 외에도 금형의 제작이 용이하고 잘 파손되지 않을 뿐만 아니라, 금형의 조면(조면)을 다양하게 성형할 수 있고, 가공면과 비가공면의 차이를 이용하여 무늬를 형성시킴으로써 미감을 높일 수 있으며, 파손시에도 연마석 피착부분만을 재가공하면 금형의 재사용이 가능하게 되는 차이가 있고, 인용발명 2는 고무제품용 금형에 있어서 금형에 대한 접착력이 강하면서 내열, 내압, 내약성이 우수한 이형층을 제공함으로써 금형의 수명을 연장시킬 수 있는 차이가 있으며, 기술적 구성에 있어서, 이 사건 특허발명에서의 샌드 블라스트 공법의 구성은 금형 표면을 거칠게 형성한 뒤 그 표면에 접착제나 불소 수지를 도포하여 연마석 입자나 이형층을 부착시키는 것이 아니라, 금형 표면에 바로 미소요철면을 형성하는 구성인 점에서 인용발명 1, 2와 상이하고, 또한 이 사건 특허발명은 수영모자의 표리면에 미소요철을 형성하고, 이를 제조하기 위한 수영모자 제조장치를 미소돌기가 형성된 상·하판과 동일한 크기의 미소요철이 상·하면에 형성된 중간판으로 구성한 점에서 인용발명 1, 2, 3과 상이하며, 이 사건 특허발명과 인용발명 4를 비교하면, 인용발명 4는 모자 본체의 좌우측에 상대적으로 다른 색을 부여한 수영모자 및 그 제조방법에 관한 것으로 이 사건 특허발명과 기술적 목적이 상이하고, 인용발명 4는 상·하판의 내벽면 및 중간판의 상하면에 다수의 미소요철을 가지고 있지 않아 이 사건 특허발명과 기술적 구성이 다르며, 그에 따라 작용효과도 상이하므로, 결국 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2, 3, 4에 의하여 그 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 특허발명의 권리범위가 부정될 수 없다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴볼 때 위와 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 특허발명의 권리범위와 공지기술에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은, 이 사건 특허발명과 (가)호 발명은 다 같이 수영모자 및 그 제조장치에 관한 것으로서 기술분야가 동일하고, (가)호 발명에 있어서 수영모자의 내외주면의 각 표면에 미세요철부를 형성한 구성은 이 사건 특허발명에서 수영모자의 표리면에 요입부와 미소돌기를 다수 형성한 구성과 동일하고, (가)호 발명의 수영모자 제조장치는 상·하부 금형과 중간금형의 각 표면에 샌드 블라스트를 행하여 각각의 면에 미세요철면이 형성된 구성으로, 이 사건 특허발명에서 상판과 하판의 내벽면 및 중간판의 상·하면에 샌드 블라스트를 행하여 요입부와 미소돌기를 형성한 수영모자 제조장치의 구성과 실질적으로 동일한 것이며, 그에 따른 작용효과 역시 동일하다 할 것이고, 다만 이 사건 특허발명에서는 수영모자의 요입부와 수영모자 제조장치의 벽면의 입도(입도)를 40- 220메쉬로 수치를 한정하고 (가)호 발명에서는 이를 한정하지 않은 차이만 있다 할 것인데, 이 사건 특허발명에서 한정한 요입부와 벽면의 입도(입도)의 수치범위가 그 수치를 한정하지 않은 (가)호 발명의 범위 내에 포함되고 있어서 그 범위 내에서는 양 발명이 동일하다고 할 것이므로, 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.

그런데 특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이고 (대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결, 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 참조), 또한 특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구항에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 (가)호 발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이다.

한편, 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고 (대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 참조), 만약 (가)호 발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지 변경이 되지 아니하는 범위 내에서 (가)호 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이다 .

기록에 의하면, 이 사건 특허발명은 실리콘 고무에 형광안료가 소량 함유되고, 수영모자의 표리면에 형성된 요입부의 크기{요입부를 형성하기 위하여 샌드 블라스트를 행할 때의 모래입자의 크기(입도)도 마찬가지이다}를 40-220메쉬의 범위로 한정하고 있으므로, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위하여는 원칙적으로 (가)호 발명에 있어서도 형광안료가 소량 함유된 실리콘 고무가 수영모자의 재질로 사용되어야 하고, 수영모자의 표리면에 형성되는 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내의 것이어야 할 것인데, (가)호 발명의 설명서에는 형광안료에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고, 또한 요입부의 크기에 대하여도 구체적 수치를 제시하지 아니한 채 "미세요철면"이라고만 기재하고 있어, (가)호 발명이 형광안료를 함유하는지 및 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내에 들어가는지 여부를 특정할 수 없으므로(그 결과에 따라 이 사건의 결론이 달라질 수 있다), (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다 할 것이다.

그렇다면 특허심판원으로서는 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안에 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것인데, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명의 "미세요철면"을 요입부의 크기가 40-220메쉬인 것과 그 범위 밖의 것을 모두 포함하는 것으로 섣불리 단정하고 형광안료에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 (가)호 발명의 특정에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이고, 이에 관한 상고는 그 이유가 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분한 한편 (가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보정할 수 없으므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바, 앞서 본 바와 같이 특허심판원이 1999. 3. 30. 98당1506호 사건에 대하여 한 심결(이 사건 심결)은 위법하므로 이를 취소하기로 하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제90조를 적용하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.