갑 등이 ‘안경사업경영업’ 등을 지정서비스업으로 하고 “ ”으로 구성되어 있는 등록서비스표의 권리자 을을 상대로 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 에 해당한다는 이유로 등록무효심판청구를 하였으나 특허심판원이 갑 등의 심판청구를 기각한 사안에서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법이 시행되기 전인 1996. 9. 19.에 출원된 등록서비스표에 대하여는 상표법 제71조 제1항 제5호 가 적용되지 아니하므로 이 규정에 의해 등록을 무효로 할 수 없을 뿐만 아니라, 등록서비스표는 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 오히려 활발한 영업 및 광고활동 등에 의하여 식별력이 강해진 것으로 보일 뿐인데도, 등록서비스표가 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하게 되었다는 이유를 들어 상표법 제71조 제1항 제5호 에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 , 제71조 제1항 제5호

별지 원고 명단 기재와 같다. (소송대리인 변호사 기은아 외 1인)

피고 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 윤재윤 외 3인)

특허법원 2013. 1. 18. 선고 2012허7390 판결

원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 아래와 같이 판단하였다.

가. ‘안경사업경영업’ 등을 지정서비스업으로 하고 ‘ ’으로 구성되어 있는 이 사건 등록서비스표(출원일은 1996. 9. 19.이고, 등록번호는 (생략)이다)는 그 등록일인 1998. 8. 11. 당시 ‘(신체의 일부인) 눈을 사랑한다’는 의미 등을 가지는 것으로서 일반 수요자나 거래자에게 그 지정서비스업의 품질 등을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적당하다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호 에 해당한다고 할 수 없다.

나. 그런데 원심 판시 사정들에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후 많은 사람들이 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 ‘사랑’이 결합된 표장을 사용해 옴으로써 일반 수요자나 거래자는 그러한 표장을 대체로 ‘상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 의미로 인식하게 되었고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표 역시 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여는 ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 제조·판매한다’는 서비스업의 품질을 나타내는 용어로서 다수의 동종업계 종사자들이 사용하고 싶어 하는 표장이 되었다.

다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여는 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 그러나 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여는 상표법 제71조 제1항 제5호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 수긍할 수 없다.

가. 먼저, 이 사건 등록서비스표에 대해 상표법 제71조 제1항 제5호 를 적용하여 그 등록을 무효로 할 수 있는지 여부를 살펴본다.

이 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법에 신설된 규정인데, 위 개정 상표법 부칙 제4항에 의하면 그 시행 전에 상표등록출원 등이 된 등록상표의 심판 및 소송 등에 대하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다고 정하고 있고, 이는 위 개정 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 위 개정 상표법 시행 전인 1996. 9. 19.에 출원된 이 사건 등록서비스표에 대하여는 상표법 제71조 제1항 제5호 가 적용되지 아니하므로, 이 규정에 의해 그 등록을 무효로 할 수 없다.

나. 다음으로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하게 되었는지 여부를 살펴본다.

1) 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다( 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 , 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 그리고 상표법 제6조 제1항 제7호 가 규정한 ‘ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다( 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결 , 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 기록에 의하면, 이 사건 등록서비스표 ‘ ’은 ‘(신체의 일부인) 눈을 사랑한다’는 관념을 가져 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보인다. 더욱이, 이 사건 등록서비스표의 경우 그 사용에 의하여 2002년부터 2007년까지 매년 30억 원 이상의 수입을 달성해 왔고, 2002년부터 2007년까지 약 17억 5,000만 원의 광고비를 지출하여 TV·신문 등 각종 언론매체에 광고해 왔으며, 이 사건 등록서비스표를 사용하는 안경점은 1997년에 부산 서면점이 개설된 이래 2012년경까지 전국에 27개에 이르렀음을 알 수 있다.

한편 원심 판시와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후에 서비스업의 대상 등을 뜻하는 단어에 ‘사랑’이라는 단어가 결합된 표장의 식별력을 부정한 등록거절결정 및 심결례가 있기는 하나, 서비스표의 식별력 여부는 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다( 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 등 참조). 그리고 기록에 의하더라도, ‘안경사업경영업’과 관련하여 ‘고객의 눈을 소중하게 생각한다’는 등의 문구는 많이 사용되고 있으나, ‘눈사랑’이라는 용어 자체가 사용된 예는 원고 1과 소외인가 안경점 상호의 일부로 이를 사용한 것과 안경사 등을 회원으로 하는 ‘눈사랑회’라는 명칭의 인터넷 카페가 개설된 것 이외에는 찾아 볼 수가 없다.

앞서 본 법리에 따라 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록서비스표는 그 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 오히려 활발한 영업 및 광고활동 등에 의하여 그 식별력이 강해진 것으로 보일 뿐이다.

다. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 등록서비스표가 그 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 해당하게 되었다는 이유를 들어 상표법 제71조 제1항 제5호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제71조 제1항 제5호 의 적용범위 및 서비스표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[[별 지] 원고 명단: 생략]