[1] 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 침해대상제품 등과 특허발명의 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이나, 여기서 말하는 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 침해대상제품 등에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 침해대상제품 등이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. [2] 특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위 확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다.

[1] 침해대상제품 등이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 기준

[2] 침해대상제품 등이 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건으로서 ‘과제의 해결원리가 동일하다’는 것의 의미 및 그 판단 방법

[3] 침해대상제품이 특허발명의 본질적인 부분 내지 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 특허발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로 특허발명의 균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례

[4] 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인심판이 특허심판원에 계속중인 경우, 특허권침해소송의 중지 여부가 법원의 재량사항인지 여부(적극)

[1] 특허법 제97조 , 제126조 [2] 특허법 제97조 , 제126조 [3] 특허법 제97조 , 제126조 [4] 특허법 제164조 제2항

[1][2] 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 (공2009하, 1239) [1] 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 (공2000하, 1954) 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결 [4] 대법원 1992. 1. 15.자 91마612 결정 (공1992, 1261)

원고 주식회사

피고 1 주식회사외 3인 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 박현순외 1인)

서울고법 2009. 5. 28. 선고 2008나99957 판결

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 침해대상제품 등과 특허발명의 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이나 ( 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 , 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결 등 참조), 다만 여기서 말하는 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 침해대상제품 등에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 침해대상제품 등이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “운행감시 시스템 및 운행감시 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제429587호)의 특허청구범위에 기재된 구성요소 중 ‘통신절환부’ 및 ‘일순환의 마감에 관한 제어부’에 관한 구성은 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 이 사건 특허발명의 본질적인 부분 내지 특징적인 구성이라 할 것이다. 그런데 피고들의 원심 판시 침해대상제품은 이 사건 특허발명의 이러한 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 특허발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, 균등침해의 다른 성립요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 특허발명의 균등침해를 구성하지 아니한다.

따라서 피고들의 침해대상제품이 이 사건 특허발명의 균등침해를 구성하지 않는다는 취지의 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 균등침해에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다 ( 대법원 1992. 1. 15.자 91마612 결정 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 피고 피고 2 주식회사를 상대로 청구한 적극적 권리범위확인심판 사건의 결과를 기다리지 아니한 채 이 사건 특허권침해소송을 심리·판단한 원심의 조치는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 민일영(재판장) 김영란 이홍훈(주심) 김능환