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판시사항
상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 의미 및 등록상표가 저명상표인 경우, 그 이해관계인의 범위
판결요지
상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서, 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제66조), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되, 다만 저명상표의 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치여서 저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록무효 또는 등록취소의 심판을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 수 없다.
참조조문
상표법 제7조 제1항 제10호 , 제66조 , 73조 제1항 , 제6항
원고,피상고인
원고 (소송대리인 법무법인 세진종합법률사무소 담당변호사 이병렬 외 3인)
피고,상고인
디즈니 엔터프라이지즈 인크(DISNEY ENTERPRISES, INK) (소송대리인 변호사 장수길 외 2인)
주문
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
이유
1. 원심은 그의 채용증거들에 의하여, 피고가 원고를 상대로 내용증명 우편물(아래에서는 '경고장'이라 쓴다)을 발송하고, 부정경쟁방지법위반을 이유로 고소한 사실 및 원고의 등록상표에 대한 등록무효심판과 등록취소심판을 청구하여 일부는 등록무효심판이 확정되고 일부는 계속중인 사실을 인정하였다.
원심은 나아가, 그와 같은 사실은 피고가 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 행사한 것이어서 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람이라고 보지 않을 수 없고, 또한 저명상표의 경우는 그렇지 못한 상표에 비하여 상표권의 효력이 넓고 강력하게 보호되어지므로 마찬가지로 저명상표의 존속에 관하여 이해관계를 가지는 자의 범위 또한 넓어져서 이종상품(이종상품)의 저명상표에 의하여 권리행사를 받은 자는 그 저명상표에 대하여 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계를 갖게 된다고 보아야 하고, 취소심판청구인인 원고는 그의 청구에 의하여 저명상표인 이 사건 등록상표의 등록이 말소되어질 경우 등록권리자였던 피고로부터 상표법상의 상표권에 기한 침해금지소송 등을 당하지 아니할 구체적이고도 현실적인 이해관계를 갖게 된다는 취지의 이유로, 원고는 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단하였다.
2. 그러나 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서 (대법원 1997. 10. 24. 선고 96후2326 판결, 1998. 3. 27. 선고 97후1115판결, 1998. 10. 13. 선고 97후1931 판결 등 참조), 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제66조), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되 다만, 저명상표의 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치여서 저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록무효 또는 등록취소의 심판을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 수 없다 .
3. 기록 중의 증거에 의하니, 이 사건 등록상표의 지정상품은 완구류이고 원고의 상표가 사용되는 상품은 잠옷, 아동복 등의 의류제품이어서 서로 유사한 상품이 아님을 알 수 있으므로 이 사건 등록상표의 금지적 효력이 원고가 사용하는 상표에는 미치지 아니한다고 할 것이며, 또한 그 증거들에 따르니 피고가 원고에게 발송한 경고장에 이 사건 등록상표권과 동일한 상표가 첨부되어 있고, 그 내용 중에 월트 디즈니사가 보유하고 있는 상표권을 거론하면서 원고가 사용하고 있는 표장의 사용중지를 요구하고 의류제품에 미키마우스 표장을 사용하는 원고의 행위가 피고의 지적재산권을 침해하는 행위가 된다고 경고하는 내용이 포함되어 있기는 하나, 그 경고장에서 원고의 미키마우스 표장 사용행위가 부정경쟁방지법위반 행위가 되어 처벌대상이 된다고만 적시하고 상표권에 대하여서는 명백히 그 침해행위가 된다는 점을 적시하지 아니하고 있음을 알 수 있는바, 그러한 사실관계에서 그 경고장의 기재는 원고의 행위가 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하는 행위임을 주장하는 것이라고 보기는 어렵고, 이 사건 등록상표를 비롯한 미키마우스 도형 및 문자표장이 저명하다는 점에 근거하여 부정경쟁행위의 중지를 요청하기 위한 것으로 보아야 할 것이므로, 결국 원고는 그 내용의 경고나 고소행위에 의하여 피고로부터 이 사건 등록상표권의 대항을 받았다고 보기는 어렵다 할 것이다.
또한, 기록 중의 증거에 의하여 피고가 원고의 등록상표에 대한 등록취소심판과 등록무효심판을 청구하여 일부는 무효심결이 확정되고 일부는 계속중인 사실이 인정되지만, 이는 이 사건 등록상표가 저명상표이고 저명상표는 상품출처의 혼동이 있는 경우에는 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 동일·유사한 상표의 등록을 배제할 수 있는 효력이 인정되는 것에 기한 것이라고 할 것이고, 그와 같은 사실이 있다고 하여 반대로 저명상표권자인 피고로부터 등록무효심판이나 등록취소심판을 청구당한 원고에게도 이종상품을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 볼 근거는 되지 않을 것이다.
더욱, 이 사건 등록상표의 상표권은 그 지정상품과 유사하지 아니한 의류에 사용되는 원고의 상표에 대하여는 처음부터 미칠 수가 없는 것이어서 원고는 이 사건 등록상표권에 기한 상표법상의 침해금지소송을 당할 염려가 없다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 등록이 말소되고 나서야 비로소 원고가 피고로부터 이 사건 등록상표로 인한 침해금지소송을 당하지 않게 되는 것도 아니라고 할 것이다.
따라서 원심판결이 견해를 달리한 나머지 등록된 저명상표의 금지적 효력이 이종상품에 대하여까지 미치는 것임을 전제로 하여 원고가 피고로부터 경고장을 받거나 이종상품을 지정상품으로 한 원고의 등록상표에 대한 등록무효심판이나 등록취소심판을 청구당한 것을 이 사건 등록상표의 상표권에 의한 대항을 받은 것으로 보거나, 이 사건 등록상표의 등록이 말소되어야 피고로부터 이 사건 등록상표의 상표권에 기한 상표법상의 침해금지청구소송을 당하지 않게 된다고 보아 원고가 이 사건 등록상표의 소멸에 대하여 구체적이고도 현실적인 이해관계를 갖는다고 판단한 것은, 상표법상의 등록상표의 효력이나 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위에 관한 법리를 오해한 결과라고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이를 받아들인다.
4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.