특허청 심사관이 승용차를 지정상품으로 하는 갑 주식회사의 출원상표 “ ”가 타이어 등을 지정상품으로 하는 선등록상표들 “ ”, “ ”와 칭호·외관·관념 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로 등록을 거절하는 결정을 하자, 갑 회사가 특허심판원에 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서, 출원상표와 선등록상표들은 전체적으로 보아 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 아니하여 심결이 위법하다고 한 사례

특허청 심사관이 승용차를 지정상품으로 하는 갑 주식회사의 출원상표 “ ”가 타이어 등을 지정상품으로 하는 선등록상표들 “ ”, “ ”와 칭호·외관·관념 및 지정상품이 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로 등록을 거절하는 결정을 하자, 갑 회사가 특허심판원에 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서, 국내 자동차 거래자나 수요자들은 갑 회사가 “SM5”를 모델 명칭으로 하는 승용차를 생산하다가 외형, 구조를 약간 변형하면서 모델 명칭을 “SM5 NOVA”라고 변경하였더라도 “NOVA” 부분만으로 분리인식할 가능성은 희박하고, “SM5 NOVA” 또는 구성 부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 큰 “SM5”로 호칭·관념할 가능성이 높으며, 선등록상표들은 한글, 영문자의 배치 형태 등 외관에 차이가 있고, 호칭도 출원상표는 “에스엠파이브노바”이므로 차이가 있으며, 출원상표는 갑 회사의 상호를 영문으로 표시한 “Samsung Motors”의 약칭인 “SM” 또는 갑 회사가 생산하는 자동차의 모델 명칭인 “SM5”가 포함되어 있어 관념에도 뚜렷한 차이가 있는 점 등을 종합하여 보면, 출원상표와 선등록상표들은 전체적으로 보아 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 아니하므로, 동일·유사한 지정상품에 함께 사용되어도 일반 수요자나 거래자들에게 지정상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 심결이 위법하다고 한 사례.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호 (현행 제34조 제1항 제7호 참조)

르노삼성자동차 주식회사 (소송대리인 변리사 이동건)

특허청장

2016. 11. 18.

1. 특허심판원이 2016. 7. 25. 2015원2727호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/출원일: (출원번호 1 생략)/2014. 9. 12.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제12류의 승용차

나. 선등록상표들

1) 선등록상표 1

가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: (출원번호 2 생략)/1987. 11. 13./1989. 1. 25./2009. 5. 21.

나) 구성:

다) 지정상품: 상품류 구분 제12류의 타이어, 튜브, 후랩

라) 등록권리자: 한국타이어월드와이드 주식회사

2) 선등록상표 2

가) 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제749131호/2007. 3. 21./2008. 4. 7.

나) 구성:

다) 지정상품: 상품류 구분 제12류의 타이어, 튜브, 자동차용 후랩, 자동차용 차륜, 자동차 차륜용 림, 차륜용 스포크클립, 수송기계기구용 브레이크라이닝, 수송기계기구용 브레이크편, 자동차용 시트커버, 자동차용 조향핸들

라) 등록권리자: 한국타이어월드와이드 주식회사

다. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표의 등록출원에 대하여 특허청 심사관은 2015. 4. 17. “이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 칭호·외관·관념이 유사하고, 그 지정상품이 유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.”라는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원 2015원2727호 로 거절결정 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2016. 7. 25. 위 거절결정과 동일한 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 7호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 출원상표의 표장은 “SM5” 및 “NOVA”가 띄어쓰기로 결합되어 있는 구성인데, “SM5”는 원고가 생산하고 있는 승용차의 모델명이고 “NOVA”는 “SM5” 모델 중 하나로서 서브 모델을 나타내는 명칭으로, 위 서브 모델명은 “SM5”와 분리되어 사용되기 보다는 일체로 사용되므로, 이 사건 출원상표의 표장은 전체로서 관찰되어야 한다. 가사 그렇지 않더라도 “NOVA” 부분은 식별력이 강하지 않아 요부가 될 수 없다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 호칭, 외관, 관념에서 명백하게 식별될 수 있고, 일반 수요자가 양 표장이 지정상품에 사용될 경우 실질적으로 출처의 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 매우 적으므로 양 표장은 유사하지 않다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품인 승용차와 선등록상표들의 지정상품인 타이어, 튜브, 후랩 등은 양 상품의 용도, 품질 및 형상과 생산 부문 및 판매 부분 등과 같은 거래실정에 비추어 사회통념상 서로 유사하다고 볼 수 없다.

3) 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장 요지

이 사건 출원상표는 “SM5” 부분과 “NOVA” 부분이 외관상 분리관찰이 가능하고, “NOVA” 부분의 식별력이 없다고 할 수 없어 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 “SM5(에스엠파이브)” 또는 “NOVA(노바)”로 각각 호칭·관념될 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 “NOVA”만으로 호칭·관념될 수 있고, 선등록상표 1 및 선등록상표 2는 모두 “NOVA”로 호칭·관념될 수 있으므로, 양 상표는 호칭·관념이 동일하다 할 것이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 지정상품 또한 동일하거나 유사하다. 그러므로 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

3. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 판단 기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다( 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 , 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원상표의 분리인식 가능성 여부

가) 갑 제8 내지 12호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, “SM5”는 원고가 생산하는 대표적인 중형 승용차의 이름으로, 원고의 상호를 영문으로 표시한 “Samsung Motors”의 약칭인 “SM”과 중형급을 상징하는 숫자인 “5”를 결합하여 만들어진 이름이며, 원고는 “SM5” 외에도 “SM3”, “SM6”, “SM7” 등을 일련의 시리즈 모델명으로 하여 승용차를 생산·판매하고 있는데, 위 모델명 가운데 “SM”은 “Samsung Motors”의 약칭을, 아라비아 숫자는 승용차의 크기, 배기량 및 출력에 관한 자체적인 등급 등을 나타내는 사실, 원고는 1998. 3.경 “SM5”라는 모델 명칭의 중형 승용차를 처음으로 생산하기 시작하였고, 2005. 1.경부터는 “뉴 SM5”라는 모델 명칭으로 위와 같은 등급의 승용차를 생산·판매한 사실, 원고는 2007. 7.경 모델 명칭을 “뉴 SM5 뉴 임프레션”이라고 변경하여 같은 등급의 승용차를 생산·판매하였고, 2009. 12.경 다시 모델 명칭을 “뉴 SM5”로 변경한 사실, 원고는 2012. 11.경 위 승용차의 명칭을 “뉴 SM5 플래티넘”이라고 변경하여 생산·판매하였다가 2015. 1.경 다시 그 명칭을 “SM5 노바”로 변경한 사실, 원고의 “SM5” 승용차는 위와 같이 그 명칭이 변경되는 동안 2002. 7.경까지 누적 판매량이 20만 대에 이르렀고, 2009. 11.경까지 누적 판매량이 70만 대를 넘었으며, 그 이후로도 매년 약 3만 대에서 7만 대 가량 판매된 사실, 원고의 “SM5” 승용차 등 자동차 판매로 인한 매출이 2002년도에 1조 7,752억 원에 달하였고, 2010년도에는 5조 1,678억 원에 이르렀다가 이 사건 출원상표가 출원된 2014년도에는 3조 9,743억 원에 이른 사실, 원고는 2003. 1. 10. 승용차 등을 지정상품으로 하고 “SM5”를 표장으로 하는 상표의 등록을 마친 사실, 한편 국내 자동차 업계에서 브랜드 호칭에 관하여 어떤 차종의 기본모델명이 정해지면 배기량, 출력 등급 등에 따른 하위모델명이 기본모델명의 뒤에 부가되고(SM5의 경우 “LE, XE, RE” 등이 이에 해당한다), 그 차종의 외형, 구조를 약간 변형하여 출시할 때에도 기본모델명을 그대로 사용하면서 그 뒤에 기본모델의 성능이나 외관 등을 새로이 개선하거나 향상시킨 것이라는 의미를 덧붙이는 정도로 모델 명칭을 변경하는 것(SM5의 경우 “뉴 SM5”, “뉴 SM5 뉴 임프레션”, “뉴 SM5 플래티넘” 등이 이에 해당한다)이 하나의 거래 관행으로 형성되어 있는 사실, 우리나라에서 승용차를 생산하는 업체는 원고를 포함하여 5곳에 불과하고 우리나라의 자동차 거래자나 수요자들 역시 위와 같은 국내 자동차 업계의 모델 명칭 지정 및 사용 관행이 있음을 충분히 인식하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

나) 이 사건 출원상표는 영문자 “SM”과 아라비아 숫자 “5”가 결합된 “SM5”(그 의미는 위에서 살펴본 바와 같다)와 “새로운 별, 신성”을 뜻하는 영어단어인 “NOVA”가 띄어쓰기로 결합되어 있는 문자상표인바, 이 사건 출원상표가 “SM5” 부분과 “NOVA” 부분으로 분리하여 인식될 가능성이 있는지에 관하여 본다.

살피건대 위 표장의 “SM5” 부분과 “NOVA” 부분이 서로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기는 어렵다. 그러나 앞서 인정한 사실에 의하면, 국내 자동차 업계의 모델 명칭 지정 및 사용 관행으로 인하여, 기출시된 차종의 외형, 구조가 약간 변형되어 출시되면서 그에 따라 모델 명칭이 다소 변경되더라도 승용차 거래자나 일반 수요자들은 기본모델명을 갖는 승용차가 외형이 약간 변형되어 새로 출시되거나 성능이 더 향상되어 출시된 것임을 능히 인식할 수 있을 것으로 보이고, 이러한 국내 자동차 업계의 관행에 비추어 보면 승용차 거래자나 일반 수요자들은 외형이나 구조의 변형에 따라 기본모델명에 부가하는 형태로 모델 명칭이 다소 변경된 승용차 역시 기본 모델명을 갖는 승용차를 기반으로 새로이 출시된 승용차로 인식할 것으로 봄이 상당하다. 여기에 “SM5” 승용차가 국내에 처음 출시된 이래 이 사건 출원상표의 출원 당시까지 약 15년 이상 지속적으로 판매되어 오는 동안 그 생산과 판매 등을 둘러싼 거래실정, 판매량, 홍보 정도, 모델 명칭 지정·사용·변천 과정 등을 종합적·전체적으로 고려하여 보면, 원고가 “SM5”를 모델 명칭이자 상표로 하는 승용차를 생산하여 온 것과 앞서 본 바와 같은 승용차 모델 명칭의 지정·사용·변천 관행을 알고 있는 국내 자동차 거래자나 수요자들에게 있어서는, 원고가 “SM5”를 모델 명칭으로 하는 승용차를 생산하다가 그 외형, 구조를 약간 변형하면서 모델 명칭도 “SM5 NOVA”라고 변경하였다 하더라도 이를 그 지정상품과 관련하여 “NOVA” 부분만으로 분리인식할 가능성은 희박하고, 표지 전체인 “SM5 NOVA” 또는 구성 부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 큰 “SM5”로 호칭·관념할 가능성이 높다고 할 것이다.

3) 선등록상표들과의 대비

이른바 결합상표의 경우에도 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것인바, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부를 비교할 때 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 “SM5 NOVA” 중에서 표지 전체에서 차지하는 비중이 훨씬 작은 “NOVA” 부분만을 따로 분리하여 관찰할 수는 없고, 표지 전체로서 또는 구성 부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 “SM5”를 선등록상표들과 대비하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

살피건대 이 사건 출원상표는 “ ”이고, 그중 “NOVA” 부분만으로 분리인식될 가능성은 희박한 반면, 선등록상표 1은 “ ”, 선등록상표 2는 “ ”이므로 한글, 영문자의 배치 형태 등 그 외관에 차이가 있고, 호칭에 있어서도 이 사건 출원상표는 “에스엠파이브노바”이므로 선등록상표들과 차이가 있으며(구성 부분 중 비중이 큰 “SM5” 역시 “에스엠파이브”로 호칭되므로 선등록상표들과는 커다란 차이가 있다), 더구나 원고의 상호를 영문으로 표시한 “Samsung Motors”의 약칭인 “SM” 또는 원고가 생산하는 자동차의 모델 명칭인 “SM5”가 포함되어 있어 그 관념에 있어서도 선등록상표들과 뚜렷한 차이가 있다.

나. 종합

이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 전체적으로 보아 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 아니하므로, 동일·유사한 지정상품에 함께 사용되어도 일반 수요자나 거래자들에게 지정상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 봄이 상당하다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.