가. 인삼을 넣어 만든 비누를 지정상품으로 한 상표 "Ginseng Soap"의 특별현저성 유무

나. 누구의 상표인지 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표라는 사실의 입증방법

가. 인삼을 넣어 만든 화장비누와 세탁비누를 지정상품으로 한 출원상표 중

"Ginseng Soap"는 한글 "인삼비누"를 그대로 영어로 번역한 것에 지나지 아니하고, 각종 원재료 등을 표시하여 상품의 품질, 성능 등을 과시하고 있는 오늘날의 상품거래계의 실정에서 "인삼"이라는 단어를 지정상품인 제13류 "화장비누, 세탁비누"에 사용하게 되면 그 수요자들이 인삼성분이 함유된 비누를 표시한 것이라고 직감하게 되는 것이 일반적이므로, 출원상표는 그 상표의 원재료 등 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 할 것이어서 지정상품에 관하여 자타상품을 식별할 수 있는 특별현저성이 없는 경우에 해당하고, 이러한 이유에서 일반에게 그 사용을 개방하여야 할 것이며, 상표로서 독점사용을 인정할 것은 아니다.

나. 상표법 제8조 제2항 의 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전, 광고된 사실이 있다는 것만으로 이를 추정할 수 없고, 그 선전광고를 통하여 구체적으로 그 상표자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이다.

가. 상표법 제8조 제1항 제3호 나. 상표법 제8조 제2항

가. 대법원 1987.6.23 선고 86후166 판결 1989.12.22 선고 89후438 판결

주식회사 럭키 소송대리인 변리사 임석재

동산유지공업주식회사 소송대리인 변리사 배동훈

특허청 1989.5.31. 자 87항당22 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

상표법 제8조 제1항 제3호 는 그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 바, 그 취지는 그와 같은 것들은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용케 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이므로 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래회사의 실정등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다( 당원 1988.12.22. 선고 89후438 판결 ; 1987.6.23. 선고 86후166 판결 등 참조). 기록에 의하면 본원상표는 인삼을 넣어 만든 화장비누와 세탁비누를 지정상품으로 하여 라고 표기되어 있는 바, "Ginseng Soap"는 한글 "인삼비누"를 그대로 번역한 것에 지나지 아니하고, 각종 원재료 등을 표시하여 상품의 품질, 성능 등을 과시하고 있는 오늘날의 상품거래계의 실정에서 "인삼"이라는 단어를 지정상품인 제13류 "화장비누, 세탁비누"에 사용하게 되면 그 수요자들이 인삼성분이 함유된 비누를 표시한 것이라고 직감하게 되는 것이 일반적일 것이므로, 본원상표는 그 상표의 원재료 등 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 할 것이어서 지정상품에 관하여 자타상품을 식별할 수 있는 특별현저성이 없는 경우에 해당하고 이러한 이유에서 일반에게 그 사용을 개방하여야 할 것이며, 상표로서 독점사용을 인정할 것은 아니라고 할 것이다.

또한 상표법 제8조 제2항 의 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전, 광고된 사실이 있다는 것만으로 이를 추정할 수 없고, 그 선전광고를 통하여 구체적으로 그 상표자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것 인 바, 기록에 의하여 살펴 보아도 소론의 증거들만으로는 수요자간에 본원상표를 붙인 상품이 피심청구인의 상품임을 인식할 정도에 이르렀다고 인정되지 아니한다.

그렇다면 결국 특허청은 상표법 제22조 제1항 제1호 , 제20조 제2항 단서의 규정에 따라 등록된 본원상표의 존속기간갱신등록을 거절하여야 할 것이고, 이에 위반하여서 한 갱신등록은 상표법 제47조 제1호 의 규정에 의하여 무효라 할 것이다.

따라서 이와 다른 취지로 판단한 원심결에는 상표법 제8조 제1항 제3호 , 제8조 제2항 의 각 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.