출원상표·서비스표 “ ”는 선등록상표 “ ”, “ ”, “ ” 및 선출원상표·서비스표 “ ”와 유사하지 않다고 한 사례

출원상표·서비스표 “ ”는 선등록상표 “ ”, “ ”, “ ” 및 선출원상표·서비스표 “ ”와 표장의 외관·호칭·관념이 유사하지 않으므로 일반 수요자들에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 유사하지 않다고 한 사례.

상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8조 제1항

원고 (소송대리인 한양 특허법인 담당변리사 김연수외 2인)

특허청장

2009. 3. 27.

1. 특허심판원이 2008. 10. 23. 2008원1424호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원상표/서비스표

(1) 국제등록일/국제등록번호 : 2005. 7. 4./제881497호

(2) 구성 :

(3) 지정상품/서비스업 : 별지와 같다.

나. 선등록상표, 선출원상표, 선출원서비스표

(1) 선등록상표 1

(가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일/소멸일 : 1985. 8. 19./1986. 9. 12./상표등록 제130512호/1997. 5. 13./2006. 9. 13.

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제12류의 향수, 일반화장수, 유액, 스킨로우션, 화장크리임, 약용크리임, 헤어토닉, 조합향료, 훈향, 비누갑

(라) 등록권리자 : 주식회사 엘지화학

(2) 선등록상표 2

(가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일 : 1995. 9. 14./1997. 8. 21./상표등록 제372832호/2007. 11. 13.

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 제도용지, 공책, 스케치북, 봉투, 사진첩, 메모지, 샤프펜슬, 싸인펜, 크레용, 연필깎기

(라) 등록권리자 : 삼성테크윈 주식회사

(3) 선등록상표 3

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 5. 27./1998. 11. 30./상표등록 제431474호

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 구 상품류 구분 제26류의 손거울, 옷걸이, 테이프꽂이, 책상보, 꽃병, 사진틀, 차양, 방석, 쿠션, 혼상제구

(라) 등록권리자 : 삼성에버랜드 주식회사

(4) 선출원상표 1

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 12. 2./상표등록 제641473호

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 귀금속제 지갑, 자명종, 팔목시계, 귀걸이, 넥타이핀, 목걸이, 반지, 보석 브러치, 장식핀, 팔찌, 키홀더, 커프스 단추, 귀금속제 보석상자

(라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드

(5) 선출원상표 2

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 10. 17./상표등록 제635337호

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신사복, 스커트, 반코트, T셔츠, 운동용아노락, 목도리, 스카프, 양말, 양복장식용수건, 에스콧타이, 모자, 혁대, 단화, 농구화, 등산화, 부츠, 샌달, 스타킹서스펜더, 레깅스, 목도리, 남방셔츠, 수영복, 목욕가운, 팬티스타킹

(라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드

(6) 선출원서비스표

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 10. 17./서비스표등록 제122390호

(나) 구성 :

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 광고기획업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인광고업, 기업경영 및 조직상담업, 호텔경영업, 수출입업무대행업, 의류판매대행업, 가방판매대행업, 인터넷을 이용한 의류판매대행업, 인터넷을 이용한 가방판매대행업, 마케팅서비스업, 신발판매대행업, 액서서리판매대행업, 시계판매대행업, 완구판매대행업, 문구판매대행업

(라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드

다. 이 사건 심결의 경위

이 사건 출원상표/서비스표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고만 한다)의 출원에 대하여 특허청 심사관은, 이 사건 출원상표는 선등록상표들, 선출원상표들, 선출원서비스표(이하 이들을 일괄하여 호칭할 때에는 ‘선등록상표들’이라고 한다)와 표장이 유사하고, 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8조 제1항 제1호 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고는 이에 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2008원1424호 로 심리한 후 2008. 10. 23. 이 사건 출원상표는 “ ” 부분으로 분리되어 호칭되는 경우 “프라이브, 프리브, 프리비, 프리베” 등으로 호칭될 수 있는데, 그러한 경우 선등록상표들과 호칭이 동일·유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 지정상품 중 일부도 동일·유사하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 4, 6 내지 8호증, 을 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 및 이 사건의 쟁점

가. 원고의 주장

이 사건 출원상표 중 “ ”는 세계적으로 널리 알려진 유명한 디자이너 명칭으로서 국내에서 일반 수요자들에게 원고의 상표로 널리 알려져 있으므로 이 사건 출원상표는 상표 전체에 의하여 “아르마니 프리베”로 호칭되거나 “아르마니”만으로 호칭될 뿐 “프리베”로 분리 호칭되지 않고, 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관, 호칭, 관념을 달리하므로 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 “ ”와 “ ”가 결합된 상표로서 두 부분을 분리 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하므로 “ ” 부분에 의하여 “프라이브, 프리베, 프리비, 프리브” 등으로 분리되어 호칭될 수 있는데, 그러한 경우 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하므로 전체적으로 유사한 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당한다.

다. 이 사건의 쟁점

선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표( 상표법 제7조 제1항 제7호 )는 상표법 제23조 제1항 에 의해 등록받을 수 없고, 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있으며( 상표법 제8조 제1항 ), 이에 위반되는 경우 역시 상표법 제23조 제1항 에 의하여 상표등록을 받을 수 없다.

따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당하는 등록거절 사유가 존재하는지 여부이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리·인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다( 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

(1) 외관의 대비

이 사건 출원상표는 “ ”와 같이 “ ”와 “ ”가 결합된 문자와 문자의 결합상표이고, 선등록상표 1, 2, 3은 “ ”, “ ”, “ ”와 같이, 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 “ ”와 같이 각각 한글과 영문자 또는 영문자와 영문자가 결합된 문자와 문자의 결합상표이다.

이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2, 3은 영문자의 내용, 한글의 유무, 문자의 배치형태 등에 있어 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관이 서로 다르고, 이 사건 출원상표와 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 “ ” 부분과 “ ” 부분이 동일하기는 하나, “ ”와 “ ” 부분에서 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관은 서로 다르다.

(2) 호칭의 대비

이 사건 출원상표가 “ ”와 “ ”로 분리되고, 그 중 “ ” 부분에 의하여 “프리베”로 호칭되는 경우(피고는, “ ” 부분이 “프라이비, 프리비, 프리브” 등으로도 호칭된다고 주장하나, “ ”는 ‘E’자 위의 부호표시에 의하여 프랑스어로 인식되고, 프랑스어 발음기호상 “프리베”로 발음될 것이므로 일반 거래계에서도 같은 발음으로 호칭될 것으로 보인다), 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하여 전체적으로 표장이 유사하다고 볼 여지가 있으므로 먼저 이 사건 출원상표가 “ ” 부분으로 분리 호칭될 수 있는지 여부에 대하여 본다.

이 사건 출원상표는 “ ”와 “ ”가 간격을 두고 표기되어 있기는 하다. 그러나 이 사건 출원상표 중 “ ”는 국내에서 뿐만 아니라 전세계적으로 널리 알려진 이탈리아 출신의 유명한 패션 디자이너 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)의 성(성)으로서, 그 성 또는 이름으로 된 “ ” 상표는 국내외에서 일반 수요자들에게 의류, 화장품 등 패션 상품 등과 관련하여 널리 알려져 있음을 인정할 수 있는바(인정 근거 : 변론 전체의 취지, 피고 또한 “ ”라는 명칭 또는 상표가 국내외에서 많이 알려져 있다는 점 자체에 대하여는 실질적으로 다투지 않는 것으로 보인다), 위 인정사실에 의하면, 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접하게 되는 경우, 쉽게 “ ”라는 명칭 또는 상표를 떠올리게 되거나, “ ” 라는 상표로 기억할 가능성이 많다. 이에 비하여 이 사건 출원상표 중 “ ”는 ‘일 개인의, 사적인, 민간의’ 등의 사전적 의미를 갖는 프랑스어 단어로서, 우리나라의 외국에 보급수준에 비추어 볼 때, 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 없고, 그 한글 발음이 익숙한 것이 아니어서 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접하게 되는 경우, 쉽게 “ ”만으로 호칭을 떠올리게 된다거나, 그 부분만으로 기억할 가능성은 거의 없어 보이는바, 이러한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 일반 거래계에서 쉽게 인식되고 기억되는 “ ” 부분으로 인하여 “아르마니 프리베”로 전체 호칭되거나 분리 호칭되는 경우에도 “아르마니”로 호칭될 뿐, 이와 같이 쉽게 인식되고 호칭되는 “아르마니”를 제외하고 굳이 그 의미를 이해하기 어렵고, 발음이 익숙하지 않은 상표 뒷부분의 “ ”만으로 분리 호칭될 가능성은 거의 없다고 할 것이다.

나아가 이 사건 출원상표가 “아르마니 프리베” 또는 “아르마니”로 호칭됨을 전제로 선등록상표들과 호칭의 유사 여부를 대비해 보면, 먼저 선등록상표 1, 2, 3은 호칭이 “프라이비”, “프리비”로서 이 사건 출원상표인 “아르마니 프리베” 또는 “아르마니”와는 현저한 차이가 있으므로 호칭이 유사하지 않다.

다음으로, 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 호칭이 “데코 프리베”로서 “프리베” 부분이 공통되기는 하나, 양 상표 앞 부분의 “ ”와 “ ” 부분이 문자 내용이나 청감에 있어서 현저한 차이가 있으므로, 양 상표의 호칭 또한 유사하지 않다.

피고는, 이 사건 출원상표는 “ ”만으로 분리·호칭될 수 있고, 선출원상표들 및 선출원서비스표 또한 “ ”만으로 분리·호칭될 수 있어 양 표장은 호칭이 동일하다고 주장하나, 이 사건 출원상표가 “프리베”만으로 분리·호칭될 가능성이 없음은 앞서 본 바와 같고, 선출원상표들과 선출원서비스표 또한 한글 발음으로 “데코 프리베” 다섯 글자에 불과하고, 데코 부분이 굵은 글자체로 강조되어 표기되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, “ ”만으로 분리 호칭될 가능성은 없어 보이므로(설사 “ ”가 “프리베”만으로 분리 호칭된다 하더라도 “아르마니 프리베”와 “프리베”는 중심적 식별력을 갖는 “아르마니”의 유무에 따라 호칭에 있어 많은 차이가 있으므로 양 상표의 호칭은 유사하지 않다고 할 것이다), 피고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 관념의 대비

이 사건 출원상표는 “ ” 부분에 의하여 이태리 출신의 유명한 디자이너의 성 또는 이름으로 관념되고, “ ”는 ‘일 개인의, 사적인, 민간의’ 등의 의미를 갖는 프랑스어 단어임은 앞서 본 바와 같으나, 우리나라의 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 알 수 없으므로 관념 대비가 어렵다.

이에 비해 선등록상표 1의 “PRIVY”은 ‘비밀히 관여하는, 일 개인의, 사유(사유)의’ 등의 의미를 갖는 영어단어로서, 우리나라 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 알 수 없으므로 관념 대비가 어렵고, 선등록상표 2, 3은 그 영문자 중 ‘FREE’와 ‘BE’ 또는 ‘BEE’ 등에 의하여 ‘자유롭게 되다(하다)’ 또는 ‘자유로운 꿀벌’ 등의 의미로 관념되며, 선출원상표와 선출원서비스표 중 “ ”는 아무런 의미가 없는 조어로서 관념대비가 어렵고, “ ”는 앞서 본 바와 같이 우리나라 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 없으므로 역시 관념 대비가 어렵다.

결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 서로 관념대비가 어렵거나 나타나는 관념이 상이하므로 관념에 있어서도 유사하지 않다.

다. 소 결

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 표장의 외관, 호칭, 관념이 유사하지 않으므로 일반 수요자들로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 전체적으로 유사하지 않다고 할 것인바, 그 지정상품 및 지정서비스업의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 , 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는다고 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.