주식회사 도도화장품의 파산관재인 소외인 (소송대리인 특허법인 신세기 담당변리사 김종윤)

피고 (소송대리인 변리사 한윤근 외 1인)

2014. 5. 30.

1. 특허심판원이 2013. 11. 22. 2012당2032호 사건에 관하여 한 심결 중 (상표등록번호 1 생략) 상표의 지정상품 중 [별지 3] 기재 지정상품에 대한 부분을 취소한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용은 2분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

특허심판원이 2013. 11. 22. 2012당2032호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

(1) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : 2009. 6. 1./ 2012. 7. 11./ (상표등록번호 1 생략)

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : [별지 1] 기재와 같다.

(4) 상표권자 : 원고

나. 소멸된 선등록상표들

(1) 선등록상표 1(갑 제5호증)

(가) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : 2001. 2. 14./ 2004. 11. 4./(상표등록번호 2 생략)

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 립스틱, 마스카라, 매니큐어, 볼연지, 볼터치, 아이라이너, 아이섀도, 콤팩트용고형분, 파운데이션크림, 페이스파우더

(라) 최종 상표권자 : 제스퍼 엘티디

(마) 등록취소심결 확정일 : 2009. 7. 4.( 특허심판원 2009당398호 사건)

(바) 등록무효심결 확정일 : 2010. 3. 3.( 특허심판원 2008당2872호 사건)

(2) 선등록상표 2(갑 제3호증)

(가) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : 2001. 2. 14./ 2004. 11. 4./ (상표등록번호 3 생략)

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 립스틱, 마스카라, 볼터치, 스킨밀크, 아이라이너, 아이메이크업리무버, 아이섀도, 콤팩트용 고형분, 크린싱크림, 페이스파우더

(라) 최종 상표권자 : 제스퍼 엘티디

(마) 등록취소심결 확정일 : 2009. 1. 29.( 특허심판원 2008당2009호 사건)

(바) 등록무효심결 확정일 : 2009. 8. 1.( 특허심판원 2008당2874호 사건)

(3) 선등록상표 3(갑 제4호증)

(가) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : 2001. 2. 14./ 2004. 11. 4./ (상표등록번호 4 생략)

(나) 구성 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 눈썹용연필, 립스틱, 마스카라, 매니큐어, 볼연지, 볼터치, 아이라이너, 아이섀도, 콤팩트용 고형분, 파운데이션크림

(라) 최종 상표권자 : 제스퍼 엘티디

(마) 등록취소심결 확정일 : 2009. 1. 29.( 특허심판원 2008당2007호 사건)

(바) 등록무효심결 확정일 : 2009. 8. 1.( 특허심판원 2008당2873호 사건)

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2012. 7. 20. 특허심판원에 원고를 상대로, ‘이 사건 등록상표는 상표권이 소멸된 날로부터 1년이 경과되지 아니한 타인의 선출원에 의한 등록상표 1, 2, 3과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표이어서 상표법 제7조 제1항 제8호 에 해당되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.’는 등의 이유로 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2012당2032호 로 심리한 결과, 2013. 11. 22. ‘이 사건 등록상표는 상표권이 소멸된 날로부터 1년이 경과되지 아니한 타인의 선출원에 의한 등록상표 2, 3과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표이어서 상표법 제7조 제1항 제8호 에 해당한다‘는 요지의 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

선등록상표 2, 3은 모두 2009. 1. 29. 상표등록취소심결의 확정에 의하여 그 등록이 취소된 상표들인 동시에 2009. 8. 1. 상표등록무효심결의 확정에 의하여 그 등록이 무효로 된 상표들이다. 상표등록무효심결이 확정된 경우 등록된 상표들은 그 등록일에 소급하여 소멸하므로 상표등록취소심결에 의한 소멸은 성립할 수 없고, 따라서 하나의 등록상표에 대하여 상표등록취소심결과 상표등록무효심결이 각 확정된 경우에는 원칙적으로 상표법 제7조 제1항 제8호 에서 정한 상표권이 소멸한 날은 등록상표의 등록일로 보아야 하고, 다만 상표법 제7조 제1항 제8호 의 괄호 규정 즉, ‘등록상표를 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일을 말한다’라는 규정에 의하여 ‘상표권이 소멸한 날’은 ‘무효심결이 확정된 날’이 되어야 한다. 그런데 이 사건 등록상표는 선등록상표 2, 3의 무효심결확정일인 2009. 8. 1. 이전인 2009. 6. 1. 출원된 것이므로 상표법 제7조 제1항 8호 에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 등록상표가 선등록상표 2, 3과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제8호 에 해당한다고 보아 그 등록을 무효로 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제8호 에 해당하는 것인지 여부

가. 관련 규정

상표법 제7조 제1항 제8호 는 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일을 말한다)로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있고, 같은 조 제3항 은 “ 제1항 제8호 의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용한다. 다만, 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원시를 기준으로 하지 아니한다.”라고 규정하고 있다.

나. 이 사건 등록상표의 출원 당시 선등록상표 2, 3이 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제8호 의 취지는 선출원의 등록상표에 관하여 그 상표권의 효력이 소멸한 뒤에도 1년 정도는 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있게 되어 상표권의 효력이 소멸한 선출원의 등록상표와 동일·유사한 상표는 선출원의 등록상표와 그 상품 출처에 관한 혼동을 일으킬 우려가 있게 됨을 방지하는 데에 있다. 이에 따라 본 호에서는 앞서 본 바와 같이 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표는 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있다. 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표법 73조 제3항 에 의하여 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 되지만, 상표등록무효심결이 확정되었다고 하더라도 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용은 사라지지 않고 여전히 남아있게 되므로, 본 호에서는 위와 같은 취지를 고려하여 상표등록무효심결 확정일로부터 1년을 경과하지 아니한 상표의 출원등록을 금지하고 있다.

이러한 여러 사정에 비추어 본다면, 상표등록취소심결의 확정에 의하여 상표권이 소멸한 뒤에 1년의 기간이 경과하지 아니한 상태에서 이와 동일·유사한 상표가 출원된 이상 비록 상표등록취소심결 확정 이후에 상표등록무효심결이 확정되어 처음부터 상표권이 없었던 것으로 보게 되더라도 상표등록취소심결 확정일로부터 1년 정도는 여전히 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있게 되어 그 상품 출처에 관한 혼동이 발생한다고 볼 수 있다.

(2) 선등록상표 2, 3은 2009. 1. 29. 각 상표등록취소심결이 확정되었고, 2009. 8. 1. 각 상표등록무효심결이 확정되었으며, 이 사건 등록상표는 위 상표등록취소심결 확정일과 상표등록무효심결 확정일 사이인 2009. 6. 1. 출원된 사실은 앞서 본 바와 같은바, 그렇다면 이 사건 등록상표의 출원 당시 선등록상표 2, 3은 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표에 해당한다.

(3) 설령, 원고의 주장처럼 선등록상표 2, 3에 관하여 상표등록무효심결 확정일을 상표권이 소멸한 날로 본다고 하더라도, 선출원의 등록상표가 실효된 뒤 1년 안에 동일 또는 유사상표로서 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 상표를 등록받을 수 없도록 한 상표법 제7조 제1항 제8호 의 규정은 선출원의 등록상표와 동일 또는 유사상표를 출원하여 등록이 된 후에 선출원의 등록상표에 대한 무효심결이 확정된 경우에도 특단의 사정이 인정되지 않는 한 적용된다고 보아야 하는 법리( 대법원 1990. 11 .27. 선고 90후496 판결 참조)에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 선등록상표 2, 3의 상표등록무효심결 확정일인 2009. 8. 1. 이전인 2009. 6. 1. 출원되었다고 하더라도 선등록상표 2, 3은 이 사건 등록상표의 출원 당시 상표법 제7조 제1항 제8호 가 정한 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표에 해당한다고 할 것이다.

다. 이 사건 등록상표와 선등록상표 2, 3의 동일·유사 여부

(1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 ).

(2) 구체적 판단

앞서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표 “ ”는 웃고 우는 두 개의 탈모양의 도형표장이고, 선등록상표 2는 이 사건 등록상표의 도형과 동일한 “ ”과 그 하단에 문자부분인 “ ”가 결합된 결합표장이며, 선등록상표 3은 이 사건 등록상표의 도형과 동일한 “ ”과 그 상단에 문자 부분인 “ ”가 결합된 결합표장이다.

선등록상표 2, 3은 모두 도형부분과 문자부분이 일체불가분적으로 결합된 것이 아니어서 서로 분리관찰이 가능하고, 특히 도형부분이 매우 독특한 형상으로 구성되어 있어 식별력이 있고, 그 도형부분에 의하여 웃고 우는 두 개의 탈모양으로 인식, 호칭 및 관념될 수 있다. 따라서 선등록상표 2, 3의 도형 부분은 이 사건 등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 2, 3과 유사하다.

라. 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표 2, 3의 지정상품의 동일·유사 여부

앞서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표의 지정상품 은 [별지 1] 기재와 같고, 선등록상표 2의 지정상품은 ‘립스틱, 마스카라, 볼터치, 스킨밀크, 아이라이너, 아이메이크업리무버, 아이섀도, 콤팩트용 고형분, 크린싱크림, 페이스파우더’이며, 선등록상표 3의 지정상품은 ‘눈썹용연필, 립스틱, 마스카라, 매니큐어, 볼연지, 볼터치, 아이라이너, 아이섀도, 콤팩트용 고형분, 파운데이션크림’이다.

당사자 사이에 다툼이 없는 바와 변론 전체의 취지를 종합하면, 선등록상표 2, 3의 지정상품들은 모두 화장품 가게에서 수요자들에게 판매되는 화장 또는 피부미용에 관련된 상품들에 해당하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 [별지 2] 기재 지정상품도 모두 화장품 가게에서 수요자들에게 판매되는 화장 또는 피부미용에 관련된 상품들에 해당하는 사실을 인정할 수 있는바, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 [별지 2] 기재 지정상품들과 선등록상표 2, 3의 지정상품들은 동일·유사하다.

한편, 피고는 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판 청구인으로서 등록무효사유에 대한 주장, 입증의 책임이 있는바, 2014. 5. 30. 이 법정에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 [별지 3] 기재 지정상품에 대한 무효주장을 철회하였으므로(2014. 5. 27.자 준비서면 참조), 결국 이 사건 등록상표는 [별지 3] 기재 지정상품과 관련하여 선등록상표 2, 3의 지정상품들과 동일·유사 여부를 살펴볼 필요 없이 등록무효의 사유가 있음을 인정할 수 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 출원 당시 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표인 선등록상표 2, 3과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품 중 [별지 2] 기재 지정상품은 선등록상표 2, 3의 지정상품과 동일·유사한 지정상품이므로 상표법 제7조 제1항 제8호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이나, 그 지정상품 중 [별지 3] 기재 지정상품에 관하여는 그 등록이 무효로 되어서는 아니된다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 [별지 2] 기재 지정상품에 관하여는 상표법 제7조 제1항 제8호 에 해당되어 무효로 되어야 하고, [별지 3] 기재 지정상품에 관하여는 무효로 되어서는 아니될 것인바, 이 사건 심결 중 [별지 3] 기재 지정상품과 관련된 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유가 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유가 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]