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특허법원 2019.07.05 2018허9695
등록정정(특)
주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 원고가 부담한다.

이유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 심결의 경위 1) 피고 보조참가인(이하 ‘보조참가인’이라 한다

)은 2017. 9. 22. 특허심판원에 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 대하여 특허무효심판(2017당3029호)을 청구하였고, 특허심판원은 2018. 2. 20. 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2 또는 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 보조참가인의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 ‘관련 무효심결’이라 한다

)을 하였다. 2) 이에 원고는 2018. 3. 23. 보조참가인을 상대로 이 법원 2018허2984호로 관련 무효심결의 취소를 구하는 소(이하 ‘관련 무효사건’이라 한다)를 제기하였다.

3 한편 원고는 관련 무효사건이 이 법원에 계속 중이던 2018. 4. 17. 특허심판원 2018정45호로 이 사건 특허발명의 청구항 1, 5 내지 9를 아래

나. 4)항 기재와 같이 정정하는 내용의 이 사건 정정심판청구를 하였다. 4) 특허심판원 심판관은 2018. 9. 19. 원고에게 “이 사건 특허발명의 정정 후 청구항 1은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위 이내에 있지 않아 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제2항에 규정된 정정요건을 충족하지 못하고 있을 뿐만 아니라 비교대상발명 1 내지 4에 의하여 그 진보성이 부정되어 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이 아니므로 구 특허법 제136조 제4항에 규정된 정정요건을 충족하지 못하고 있다.”는 내용의 정정의견제출통지(을 제2호증)를 하였다.

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