[1] 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 발명의 진보성을 인정하기 위한 요건

[2] 심결취소소송에서 주지관용의 기술을 증명하는 방법

[3] 특허발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었다는 사정만으로 발명의 진보성을 인정할 수 있는지 여부(소극)

[1] 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데 그 특징이 있는 경우에는, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.

[2] 어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하나, 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있다.

[3] 특허발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 관한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 한다.

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 [2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 , 민사소송법 제202조 , 행정소송법 제26조 [증명책임] [3] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항

[1] 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 (공1993상, 971) 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 (공2001하, 1887) [2] 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2600 판결 [3] 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 (공2005하, 1990)

원고 (소송대리인 변리사 고광옥)

한솔의료기 주식회사

특허법원 2006. 9. 22. 선고 2006허1629 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 볼 것이고 ( 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 참조), 어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하나, 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있다 할 것이다 ( 대법원 1991. 4. 23. 선고 90후489 판결 , 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2600 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “피부보호용 섬유원단 및 피부보호용 속옷”으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제141506호)의 명세서에 종래기술로 금, 은, 셀레늄, 게르마늄이 인체에 유용한 효능을 가진다는 점에 대하여 기재되어 있는 사정 등에 비추어 볼 때 금, 은, 셀레늄, 게르마늄이 인체에 유용한 효능을 가진다는 점은 주지관용의 기술이라 할 것이고, 나아가 이 사건 특허발명은 원심판시의 비교대상발명 3, 5에 나타난 섬유 또는 의류에 알루미늄 등의 금속층을 증착시키는 기술에 주지관용의 기술인 금, 은, 셀레늄, 게르마늄을 금속재료로 채택하여 이를 단순 결합한 것으로서 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 원심판시의 비교대상발명 3, 5와 주지관용의 기술을 결합한 것으로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과도 인정되지 아니하므로, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 원심판시의 비교대상발명 3, 5와 주지관용의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 할 것이다.

따라서 같은 취지에서 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 본 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성에 관한 법리오해, 주지관용기술의 인정에 관한 채증법칙 위반 등의 위법은 없다.

2. 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다 ( 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 참조).

위 법리에 비추어 살피건대, 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 내용을 토대로 선행 기술과 대비한 결과 이 사건 특허발명이 선행 기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 이 사건 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 이 사건 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었다 하더라도 이러한 사정만으로는 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로, 원심이 이 사건 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 이 사건 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였는지 등의 사정을 참작하지 아니한 것에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 정하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.