후출원 등록의장에 대한 등록무효 심결 확정일 이전에 후출원 등록의장에 기하여 선출원 등록의장과 동일 또는 유사한 의장을 사용하여 물건을 생산한 경우, 선출원 등록의장에 대한 침해죄가 성립하지 않는다고 한 사례

후출원 등록의장에 대한 등록무효 심결 확정일 이전에 후출원 등록의장에 기하여 선출원 등록의장과 동일 또는 유사한 의장을 사용하여 물건을 생산하였다고 하더라도 의장법에 의하여 등록된 의장은 무효이거나 취소되기 전까지는 여전히 보호받아야 하기 때문에 선출원 등록의장에 대한 침해죄가 성립하지 않을 뿐만 아니라, 만일 후출원 등록의장권자가 무효심판확정일 이후에 물건을 생산하였다고 하더라도, 그것이 의장법 제51조 제1항 제1호 에 해당하여 무효심판청구등록(당해 의장권에 대한 무효심판청구 예고등록이 된 시점) 전의 실시에 의한 통상실시권의 범위에 속한다면 후출원 등록의장권자의 행위는 법령에 의한 행위로서 위법성이 조각되어 선출원 등록의장에 대한 침해죄가 성립하지 않는다고 한 사례.

[1] 의장법 제51조 제1항 제1호 , 제82조

피고인

피고인

인천지법 부천지원 200 1. 11. 2. 선고 2000고단1295 판결

원심판결을 파기한다.

피고인은 무죄.

1. 이 사건 공소사실의 요지 및 원심의 판단

이 사건 공소사실의 요지는 "피고인은 등기구 제조업자인바, 1999. 5. 중순경부터 2000. 6. 15.경까지 사이에 부천시 오정구 A 소재 피고인 운영의 등기구 제조업체인 '상호생략' 공장에서, 피해자인 B의 대표이사 C가 재질을 합성수지재로 하고 F의 형상과 모양의 결합을 의장창작 내용의 요점으로 하여 D E로 의장등록한 'F'와 재질과 형상, 모양 등 전체적인 심미감이 유사한 형광등 접속구 5,730세트를 제조·판매하고, 남은 450세트를 판매할 목적으로 소지하여 피해자의 의장권을 침해한 것이다."라는 것이다.

이에 대하여 원심은 피고인의 법정진술 중 피고인이 의장 G로 등록한 형광등용 소켓케이스를 5,730세트보다 조금 많이 생산하였다는 취지의 진술부분, 피고인에 대한 검찰 피의자신문조서 중 1999. 5. 중순부터 생산·판매하고 있고, 450세트를 보관중이라는 취지의 진술기재부분(C 대질부분 포함), C에 대한 경찰 진술조서, 경찰 압수조서, C의 고소장, 의장등록원부, 피고인이 고소인을 상대로 제기한 판시 E 의장의 무효를 주장하는 심판 및 소송에 대한 특허청 99당977 심결, 특허법원 2000허693 판결, 대법원 2000후1672 판결 중 고소인의 위 의장이 유효하다는 판단부분, 고소인이 피고인을 상대로 제기한 피고인의 등록의장인 G 형광등용 소켓케이스의 무효를 주장하는 심판 및 소송에 대한 특허청 2000당1374 심결, 특허법원 2001허652 판결, 대법원 2001후2603 판결 중 피고인의 위 G 의장이 고소인의 판시 의장과 심미감 내지 시각적 인상이 서로 유사하여 무효의 의장이라는 판단부분을 증거로 하면서, 피고인은 자신이 등록한 G 의장에 기하여 제품을 생산·판매한 것이므로 죄가 되지 아니한다는 취지의 피고인의 주장에 대해서는, 피고인이 G 등록의장에 기한 제품을 생산하였다고 하여도 G 의장은 판시 고소인의 의장과 심미감 내지 시각적 인상이 서로 유사한 무효의 의장으로 판단되므로 무효심결확정 전이라도 위 G 의장에 기한 생산·판매 행위는 판시 고소인(원심판결은 피고인이라고 표현하고 있으나 오기로 보인다)의 의장권에 대한 침해행위가 된다는 이유로 배척하고, 피고인은 G 의장의 무효심결확정 전에 그 등록의장에 대하여 의장법 제51조 소정의 통상실시권이 법적으로 보장되어 있으므로 이 사건 의장권 침해죄가 성립하지 아니한다는 피고인의 주장에 대해서는, 피고인이 의장법 제51조 제1항 각 호에 해당하는 자라고 볼 수 없다는 이유로 배척하면서 위 공소사실을 유죄로 인정하였다.

2. 피고인의 항소이유 요지

가. 사실오인

피고인이 G로 의장등록이 이루어진 H 이후인 2000. 2. 22.경부터 2000. 8.경까지 사이에 형광등용 소켓케이스(이하 '이 사건 형광등용 소켓케이스'라 한다)를 제조하였음에도, 원심은 피고인이 1999. 5. 중순경부터 이 사건 형광등용 소켓케이스를 제조하였다고 판단한 것은 사실오인의 위법이 있다.

나. 법리오해

① 피고인은 자신이 출원하여 H 등록된 G 의장(이하 '이 사건 등록의장'이라 한다)에 기하여 이 사건 형광등용 소켓케이스를 생산·판매하였고, 의장권은 무효심결이 확정되기 전까지는 유효한 것으로서 이러한 의장권에 터잡아 의장권자가 실시하는 행위는 법적 보호를 받는 것이고, ② 이 사건 등록의장권이 등록무효로 대법원에서 확정된 2001. 10. 10. 이후에도 피고인에게 의장법 제51조 소정의 법정실시권이 보장되어 있으므로 피고인이 그 이후에도 이 사건 형광등용 소켓케이스를 생산하였다고 하여도 피고인에게 의장권침해죄가 성립될 수 없는데, 이 사건 공소사실은 2001. 10. 10. 이전에 생산한 행위를 문제삼고 있으므로 더더욱 피고인에게는 의장권침해죄가 성립되지 않으며, ③ 의장권 침해 여부는 권리범위확인심판에 의해 결정되어야 하고, 피고인이 피해자의 의장권을 침해하지 않았음이 특허심판원이 2001. 6. 29.자 2000당1770호 심결로서 판단하고 그 심결이 2001. 8. 6. 확정된 상태이므로 피고인의 의장과 피해자의 의장은 동일성이 없어 의장권 침해가 성립되지 않고, ④ 피고인이 이 사건 형광등용 소켓케이스의 개발완료 후에 피해자의 등록의장과 유사하다는 사실을 알았으나 변리사와 상의해보니 의장등록에 아무런 문제가 없다고 하기에, 이 사건 형광등용 소켓케이스를 생산·판매한 것으로서 피고인은 자신의 행위가 피해자의 의장권을 침해하지 않는다고 오인함에 정당한 이유가 있으며, ⑤ 피고인이 가사 판매할 목적으로 타인의 의장등록 제품과 유사한 제품을 소지하였다고 하더라도 소지 자체만으로는 의장권 침해가 성립되지 않음에도 불구하고 피고인의 주장을 배척하면서 이 사건 공소사실을 유죄로 인정한 원심판결에는 의장권침해죄에 대한 법리오해의 위법이 있다.

3. 당원의 판단

가. 사실오인 주장

피고인은 경찰 및 검찰 단계에서는 자신이 1999. 5.경부터 2000. 9.경까지 이 사건 형광등용 소켓케이스를 제조·판매했다고 진술했다가(수사기록 154, 213면), 법정에 이르러서는 일관하여 이 사건 등록의장의 등록일인 H 이전에 제조한 사실에 대해서는 부인하고 있는바, 위 수사기간에의 자백 중 H 이전 부분에 대해서는 이를 보강할 만한 아무런 증거가 없으므로 피고인의 주장은 이유 있다.

나. 법리오해 주장

피고인이 제출한 각 판결들, 심결, 의장등록증(공판기록 153-172면)의 각 기재에 의하면, 피해자인 B(2000. 1. 29. 변경되기 전의 상호는 I)는 J 형광등용 램프접속구의 형상과 모양의 결합을 의장고안의 요지로 하는 의장등록을 출원하여 D 등록 E로 의장등록(이하 '이 사건 인용의장'이라 한다)을 받은 사실, 피고인은 K 형광등용 소켓케이스의 형상과 모양의 결합을 의장고안의 요지로 하는 의장등록을 출원하여 H 등록 G로 의장등록을 받은 사실, 피해자는 2000. 8. 23. 특허심판원에 이 사건 등록의장은 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 이 사건 인용의장과 동일·유사하거나 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 인용의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 정도의 것이므로 의장법 제5조 제1항 및 제2항 에 해당하여 그 등록을 무효로 하여야 한다고 주장하면서 2000당1374호로 등록무효 심판을 청구하였고, 이에 이 사건 등록의장에는 2000. 8. 29. 무효심판예고등록이 마쳐진 사실, 특허심판원은 2000. 12. 29. 이 사건 등록의장은 전체적인 심미감이 이 사건 인용의장과 유사하여 의장법 제5조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 이 사건 의장등록을 무효로 한다는 심결을 한 사실, 이에 피고인은 2001. 2. 2. 특허법원에 위 심결의 취소를 청구하였으나 특허법원은 2001. 7. 20. 선고 2001허652 판결 로써 특허심판의 심결이 적법하다고 판단하여 피고인의 청구를 기각하였고, 이에 피고인이 2001. 8. 16. 대법원에 상고를 제기하였으나 대법원은 2001. 10. 10. 선고 2001후2603 판결 로 원고의 상고를 기각함으로써 이 사건 등록의장의 무효심결이 확정된 사실이 인정된다.

의장법에 의하여 등록된 의장은 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문에 후출원 등록의장에 의한 선출원 등록의장의 침해는 후출원 등록의장이 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고, 그 후 후출원 등록의장권자가 선출원 등록의장과 동일 또는 유사한 의장을 동일 또는 유사한 물건에 사용한 때 성립한다고 할 것이다( 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 참조).

이 사건에서 앞서 본 바와 같이 피해자의 이 사건 인용의장은 선출원 등록의장이고, 피고인의 이 사건 등록의장은 후출원 등록의장이며, 이 사건 등록의장에 대한 등록무효 심결의 확정일은 2001. 10. 10.이고, 피고인이 이 사건 형광등용 소켓케이스를 이 사건 의장등록 이전에 생산하였음을 인정할 만한 아무런 증거가 없을 뿐만 아니라 공소장에 기재된 생산시기의 종기는 2000. 6. 15.경까지이므로, 피고인이 이 사건 등록의장이 유효하게 존속하고 있었던 기간인 H부터 2000. 6. 15.경까지 사이에 이 사건 인용의장과 동일 또는 유사한 의장을 사용하여 이 사건 형광등용 소켓케이스를 생산하였다고 하더라도 이 사건 인용의장에 대한 침해죄가 성립하지 않는다고 할 것이다.

게다가 만일 피고인이 무효심판확정일인 2001. 10. 10. 이후에 이 사건 형광등용 소켓케이스를 생산하였다고 하더라도, 피고인은 무효심판청구의 등록일인 2000. 8. 29. 이전에 이 사건 등록의장이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 실시사업을 하였기 때문에, 의장법 제51조 제1항 제1호 에 해당하여 무효심판청구등록(당해 의장권에 대한 무효심판청구 예고등록이 된 시점) 전의 실시에 의한 통상실시권(이는 의장권이 잘못 부여된 경우, 국가가 잘못한 면도 있고 의장권자로서는 무효심판청구가 제기되기 전에는 의장권에 무효사유가 있다는 점을 예측하기 어렵기 때문에 자기의 의장권을 신뢰하여 사업을 벌여 놓거나 사업준비를 갖춘 선의의 중간 사용자를 보호하기 위하여 산업정책적인 고려하에 인정되는 제도이다.)을 가진다고 할 것이어서 피고인의 행위는 법령에 의한 행위로서 위법성이 조각되는데, 이 사건 공소사실은 2001. 10. 10. 이전에 생산한 행위를 문제삼고 있으므로 더더욱 피고인에게 의장권침해죄가 성립되지 않는다고 할 것이다.

결국, 이 사건 공소사실을 유죄로 인정한 원심판결에는 의장권침해죄에 대한 법리를 오인함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로 피고인의 다른 주장에 대하여 살펴볼 필요 없이 이를 지적하는 피고인의 주장은 이유 있다.

4. 결 론

따라서 피고인의 항소는 이유 있으므로 형사소송법 제364조 제6항 에 의하여 원심판결을 파기하고, 변론을 거쳐 다시 다음과 같이 판결한다.

이 사건 공소사실의 요지는 제1항에서 본 바와 같은바, 앞서 본 바와 같이 이 사건은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하므로 형사소송법 제325조 후단에 의하여 피고인에게 무죄를 선고한다.