무권리자에 의하여 실용신안 및 의장출원이 등록된 경우, 진정한 권리자가 무권리자를 상대로 실용신안권 및 의장권 이전등록절차 이행을 구할 수 있는지 여부(소극)

진정한 권리자의 무권리자에 대한 실용신안권 및 의장권에 관한 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 무권리자에게 부여된 실용신안 및 의장등록을 무효로 하고, 진정한 권리자를 위하여 새로운 실용신안 및 의장설정등록을 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것으로서, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 실용신안등록 및 의장등록의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록에 의하여 실용신안권 및 의장권을 발생하게 한 실용신안 및 의장제도의 취지에 반하는 것으로, 진정한 권리자가 바로 무권리자를 상대로 실용신안권과 의장권의 이전을 구하는 것은 특별한 사정이 없는 이상 허용되지 않는다.

실용신안법 제20조 , 제35조 , 제49조 제1항 제2호 , 특허법 제33조 제1항 , 의장법 제3조 , 제26조 제1항 제3호 , 제37조

강윤석 (소송대리인 변호사 박홍규)

명강호 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박지환)

2003. 7. 11.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

피고는 원고에게 별지 목록 기재 실용신안권 및 의장권에 관하여 이전등록절차를 이행하라는 판결.

1. 기초 사실

피고가 명칭이 '물고기 집게'인 별지 제1도면 기재의 고안(이하 '이 사건 고안'이라고 한다)에 관하여 2001. 3. 20. 출원하여, 같은 해 6. 21. 등록번호 제235495호로 실용신안등록을 마치고, 대상 물품을 물고기 집게로 하는 별지 제2도면 기재 의장(이하 '이 사건 의장'이라고 한다)에 관하여 같은 해 3. 20. 출원하여, 2002. 4. 20. 등록번호 제297363호로 의장등록을 마친 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

2. 당사자의 주장 및 그에 대한 판단

가. 당사자의 주장

원고는, 자신이 이 사건 고안 및 의장을 창작한 자이고, 피고는 단지 그 제작을 담당하였다가 원고로부터 매출액의 10%를 사용료로 지급하는 조건으로 이 사건 고안 및 의장에 따른 '물고기 집게'라는 물품의 생산·판매를 허락받은 자로서, 이 사건 고안 및 의장에 관하여 실용신안등록 및 의장등록을 받을 권리자는 원고이므로, 무권리자인 피고가 위와 같이 받은 실용신안등록 및 의장등록은 무효이고, 피고는 진정한 권리자인 원고에게 이 사건 실용신안권 및 의장권에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 원고는 피고에게 이 사건 고안 및 의장에 관한 아이디어(idea)를 제공한 자에 불과하고, 그러한 아이디어를 바탕으로 구체적으로 이 사건 고안 및 의장을 창작한 것은 피고이므로, 이 사건 고안 및 의장에 관하여 실용신안등록 및 의장등록을 받을 권리자는 피고라고 주장한다.

나. 판단

살피건대, 가사 원고의 주장대로 이 사건 고안 및 의장을 원고가 창작한 것이라 하더라도, 그로 인하여 원고가 갖게 되는 실용신안등록 및 의장등록을 받을 권리와 특허청의 심사절차를 거쳐 설정등록이 이루어져야만 비로소 성립하는 실용신안권 및 의장권이 동일한 것이라 볼 수 없고, 원고가 주장하는 바와 같은 진정한 권리자의 무권리자에 대한 실용신안권 및 의장권에 관한 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 무권리자에게 부여된 실용신안 및 의장등록을 무효로 하고, 진정한 권리자를 위하여 새로운 실용신안 및 의장설정등록을 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것으로서, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 실용신안등록 및 의장등록의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록에 의하여 실용신안권 및 의장권을 발생하게 한 실용신안 및 의장제도의 취지에 반하는 것으로( 실용신안법 제20조 , 제35조 , 제49조 제1항 제2호 , 특허법 제33조 제1항 , 의장법 제3조 , 제26조 제1항 제3호 , 제37조 참조), 원고가 그 주장과 같은 사유를 들어 바로 피고를 상대로 실용신안권과 의장권의 이전을 구하는 것은 특별한 사정이 없는 이상 허용되지 않는다고 할 것이므로, 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.