케이투코리아 주식회사외 1인(소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 권광중외 1인)

피고(소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 민창식)

참가인(소송대리인 변리사 공석균)

2006. 5. 19.

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.

특허심판원이 2005. 10. 31. 2005당432호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 상표의 내용 및 심결의 경위 등

가. 상표의 내용

(1) 이 사건 등록상표

(가) 출원일/등록결정일/등록일(등록번호) : 2003. 1. 9./2004. 10. 16./2004. 11. 5.(제598475)

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 등산화, 안전화, 낚시용화, 자켓, 등산바지, 조끼, 양말, 모자, 혁대, 청바지(상품류 구분 제25류)

(라) 상표권자 : 피고

(2) 선등록상표 1

(가) 출원일/등록일 : 1998. 6. 16./2000. 11. 9.

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 단화, 편상화, 방한화, 육상경기용화, 골프화, 등산화, 작업화, 구두창, 안전화, 장화, 가죽신, 야구화, 샌들, 농구화, 승마구두(상품류 구분 제25류)

(라) 상표권자 : 원고 2

(3) 선등록상표 2

(가) 출원일/등록일/갱신등록 :1992. 9. 2./1994. 2. 17./2004. 9. 11.

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 우산(상품류 구분 제18류), 등산화, 안전화, 단화, 편상화, 방한화, 육상경기용화, 골프화, 작업화, 구두창(제25류), 구두끈 등(제26류)

(라) 상표권자 : 원고 2

(4) 선등록상표 3

(가) 출원일/등록일 : 1996. 3. 20./1997. 8. 27.

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 단화, 평상호, 방한화, 육상경기용화, 골프화, 등산화, 작업화, 구두창, 구두끈, 우산 , 안전화, 장화, 가죽신, 야구화, 농구화, 비이치파라솔, 지팡이, 부채, 샌들, 양산{구 상품류 구분(1998. 2. 23 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제27류}

(라) 상표권자 : 원고 2

(5) 선등록상표 4

(가) 출원일/등록일 : 1996. 3. 20./1998. 9. 10.

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 버클, 멜빵, 위생마스크, 모자, 스타킹, 장갑, 방한복, 등산복, 스포오츠셔어츠, 작업복(구 상품류 구분 제45류)

(라) 상표권자 : 원고 2

나. 심결의 경위

원고들은 2005. 2. 25. 이 사건 등록상표가 수요자에게 널리 알려진 선등록상표들과 유사하여 오인·혼동의 우려가 있고, 부정한 목적이 있는 상표이며, PINATUBO 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당할 뿐 아니라 지정상품에 대한 성질표시이고, 저명한 원고의 상표의 약칭인 ‘케이투’를 포함하고 있으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제4호 , 제7조 제1항 제6호 , 제7호 , 제9호 내지 제12호 에 위반하여 등록된 것이라는 이유로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2005당432호 로 심리한 다음, 2005. 10. 31. 아래 다.와 같은 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 심결 이유의 요지

(1) 원고 케이투코리아 주식회사(이하 원고 회사라고 한다)의 상호는 일부 ‘케이투’로 약칭되기도 하나 대부분 ‘케이투코리아’로 약칭 사용되었고, 국내에서 저명한 상호라고 단정하기 어렵다. 또한 선등록상표들을 포함하여 원고가 사용한 K2 관련 상표는 국내에서 등산용품 관련 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 인식된 상표로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 보호하는 상품 표지에 해당한다고 할 수는 있으나, ’K2' 자체는 간단하고 흔히 있는 표장이거나 현저한 지리적 명칭으로서 자타 상품을 식별할 수 없는 표장에 불과하고, 사용에 의하여 식별력을 취득한 정도와 같이 지정상품 중 등산화, 등산의류 등에 현저하게 인식되었다고 볼 수 없어 주지·저명하다고 할 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표는 간단하고 흔히 있는 표장과 지리적 명칭 등이 결합된 상표로서 그 의미나 내용이 단순히 산이나 산봉우리의 명칭에 불과하여 지정상품인 등산화, 의류와 관련하여 상품의 품질이나 용도를 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없고, ‘PINATUBO' 부분도 현저한 지리적 명칭이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호 에 해당하지 않는다.

(3) 이 사건 등록상표는 그 구성 중 삼각형과 ‘K-2'는 식별력이 없으므로 ’PINATUBO'가 요부인데, 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 상이하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 대항하지 않는다.

(4) 원고 회사의 상호가 저명하다고 할 수 없고 원고의 선등록상표들도 주지·저명하다고 할 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일 또는 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호 , 제9호 내지 제12호 에도 해당하지 않는다.

【증거】 다툼없는 사실, 갑1, 3, 4호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 심결의 적법 여부

가. 원고들의 주장

(1) K2 상표의 사용에 의한 식별력 취득

원고들은 등산화, 안전화, 등산복 등 관련 제품을 판매함에 있어서 제품 및 광고에 선등록상표들을 부착하거나 표시하여 사용하기도 하였으나 그보다 영문 대문자 K와 숫자 2를 결합하여 고딕체 형태로 나타낸 상표(즉 ‘’, 이하 K2 상표라고 한다)를 더 자주 사용하였는바, 이에 따라 관련 거래계 및 소비자들은 원고의 상표들을 등록 여부와 무관하게 단순히 K2로 이해하게 되었으므로, 원고 회사의 관련 상표의 사용기간, 등산화 및 안전화 부문의 시장점유율, 매출액, 광고 활동, 인지도 등을 고려하면 K2 상표는 1990년대 후반부터는 등산화 및 안전화 분야에서 사용에 의하여 식별력을 취득한 주지상표에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표의 무효사유

위와 같이 K2 상표가 최소한 1990년대 후반부터 국내에서 등산화 및 안전화 부문의 대표적인 주지상표가 되었고 그 주지성이 갈수록 강화되어 왔는바, 이를 감안하면 이 사건 등록상표에서 ‘PINATUBO'는 식별력에 있어서 특별한 의미를 갖지 못하고 'K-2 PINATUBO'는 간단히 ’K2‘로 호칭될 것이기 때문에 이 사건 등록상표와 K2 상표는 서로 동일·유사한 상표이고, 그 지정상품 및 사용상품도 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호 에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다.

그리고 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 K2 상표는 거래계에서 원고들의 상표로 어느 정도 알려져 있는 정도의 인식을 얻었고, 그 지정상품 및 사용상품도 등산화로서 동일한바, 등산화 시장에서 서브 상표 사용이 빈번한 현실을 감안할 때 양 상표가 부착된 등산화가 시장에서 공존할 경우 상품출처의 혼동이 불가피하게 될 것이므로, 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

또한 이 사건 등록상표의 등록 명의자, 등록경위, 실제 사용실태 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 등록상표는 자기의 상품의 출처를 정당하게 표시하여 여타 상품과 자기 상품을 구별시킬 목적으로 등록한 것이 아니라 부정경쟁행위 및 상표법 위반행위를 하는 데 도구로 사용하기 위하여 등록된 것임이 분명하여 건전한 상거래질서를 문란케 할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제4호 에 의하여 등록무효로 되어야 한다.

한편 선등록상표들은 선등록상표 1과 같이 도안화의 정도가 미약하거나 선등록상표 3, 4와 같이 한글 발음을 그대로 상표로 구성한 것이고, 원고에 의한 대규모적인 사용으로 인하여 널리 알려지게 된 사정을 고려할 때 상품출처의 혼동을 초래할 범위는 넓게 인정되어야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 요부에 해당하는 ‘K-2'가 선등록상표들과 동일 또는 유사하고 ’K-2'와 ‘PINATUBO'가 일체불가분적으로 결합된 것이 아니어서 소비자들로서는 간략하게 ’케이-투‘로 호칭될 가능성이 높다는 점에서 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사한 상표이고 지정상품도 등산화, 안전화로서 동일하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 의하여도 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고의 주장

(1) K2 상표의 식별력 취득에 관한 주장

사용에 의한 식별력 취득이 인정되기 위하여는 상표사용결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되어 있어야 하고, 실제로 사용한 상표와 상품의 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 상표 및 그 지정상품과 동일하여야 하는데, 원고들은 단순 고딕체 형태의 K2 상표를 사용하였다기보다는 대부분 이를 도안화하거나 다른 문자와 결합한 형태의 상표를 사용하였으므로, K2 상표는 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.

또한 현재 K2, K-2 등의 표장이 식별력이 없다는 대법원의 판결에 따라 이들을 포함하여 도안화하거나 다른 문자와 결합시킨 다수의 상표가 출원 및 등록되어 있는 상태이고, 원고측만 K2라는 표장을 이용하여 상품을 판매하거나 광고한 것이 아니라, 소외 1이 설립한 ‘K-2 영신상사’도 1992년부터 1997년까지 지속적으로 K2를 이용한 등산용품을 판매·광고하였으며 원고측이 K2 관련 상표를 사용하기 이전인 1960년부터 ‘셀파스포츠’의 대표이사 소외 2가 1980년대 중반까지 K2 상표를 등산용품에 사용하다가 잠시 중단한 후 다시 1990년대 초까지 사용한 점 등을 감안하면, K2 상표를 원고들만이 독점할 수 있는 식별력 있는 표장이라고 할 수 없다.

(2) 등록무효사유에 관한 주장

K2 상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 사용에 의한 식별력을 취득하지 않았으므로 수요자들 간에 현저하게 인식되어 있는 상표에 해당할 여지가 없고, 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당하지 않는다.

그리고 K2 상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 식별력 있는 표장에 해당하지 않았으므로 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 원고의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 할 수 없고, 이 사건 등록상표는 ‘K-2'와 ’PINATUBO'가 삼각형의 내부에 결합되어 배치된 형태로서 분리관찰할 수 없어 K2 상표와 전체적으로 유사하지 않은 표장이므로 수요자 기만의 우려가 없으며, 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11항 의 무효사유에 해당한다고 할 수 없다.

또한 K2 상표가 이 사건 등록상표의 등록결정시에 주지·저명한 상태가 아니었므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당할 수 없다.

한편 ‘K2’와 ‘케이-투’는 간단하고 흔히 있는 표장이고 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없으므로 선등록상표와 이 사건 등록상표는 호칭이나 관념으로 대비할 수 없고 도안화된 외관으로 대비하여야 하는데, 그 외관이 전체적으로 상이하고, 특히 선등록상표 4와는 지정상품도 상이하므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 의 무효사유에 해당한다고 할 수도 없다.

다. 판단

(1) K2 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부

(가) 상표법 제6조 제2항 은 상표를 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호 에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적 권리를 부여하는 것이어서 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이므로, 위 규정에 의하여 상표의 식별력이 인정되기 위하여는 특정인이 거래계에서 오랜 기간 실질상 독점적 및 계속적으로 당해 상표를 특정상품에 사용한 결과 그 상품의 유통망에 속하는 거래자와 수요자 등 거의 모든 구성원이 당해 표장을 특정인의 상품 표지로 승인하게 되었어야 하고(여기에서 특정인이란 구체적인 출처가 아니라 익명의 존재로서의 추상적 출처를 의미한다), 사용에 의하여 식별력을 취득하는 표장은 실제로 사용된 표장 그 자체이지 그에 유사한 표장까지 식별력을 취득하는 것은 아니며, 사용에 의하여 식별력이 취득되는 상품도 실제로 상표가 사용된 상품에 한한다고 할 것이다.

한편 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표에 의한 상품이 어느 정도 수입·판매된 실적이 있다거나 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다는 것 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 하는바, 상표 그 자체의 고유한 성격 내지 구성 여하, 당해 표장이 일반인 또는 경업자가 자유롭게 사용할 필요가 큰 것인지 여부, 사용기간, 사용횟수, 지역적 범위, 사용의 방법, 상품의 생산·판매량, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 비용, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용 등 제반 사정을 종합하여 결정되어야 한다.

(나) 갑2, 6, 8, 9, 14, 17 내지 122, 125, 129 내지 136, 144호증, 을8, 9호증(각 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실이 인정된다.

1) 원고 2의 부친인 소외 3은 1972년경 ‘한국특수제화’라는 상호로 등산화 생산을 시작하였고, 1981년경 ‘케이투상사’를 설립하였으며, 1996. 5. 7. 원고 회사를 설립하여 운영하다가 2002. 6.경 사망하여, 원고 2가 망 소외 3의 재산을 상속하고 원고 회사의 대표이사로 취임하였다.

한편 소외 3 및 원고 회사는 1995년경부터 등산레저용 자켓, 점퍼, 바지 등 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조·판매하는 것으로 사업영역을 확장하였다.

2) 소외 3은 K2 상표의 등록을 출원하려 하였으나 K2 자체로는 상표등록이 쉽지 않다는 변리사의 조언에 따라 1980. 2. 27. 등산화 등을 지정상품으로 한 상표 를 출원하여 1986. 8. 6. 등록받아 사용한 것을 시작으로 선등록상표 1 내지 4 등 K2를 도안화한 상표들을 등록받아 사용하였다.

3) 소외 3 및 원고 회사가 등산용품, 안전화 및 의류 등을 생산·판매하여 올린 매출액은 1997년 약 56억 원, 1998년 약 54억 원, 1999년 약 108억 원, 2000년 약 183억 원, 2001년 약 257억 원, 2002년 약 330억 원, 2004년 약 743억 원 정도이었고, 시장점유율은 2002년 또는 2004년을 기준으로 경쟁업체인 (주)코오롱 스포츠, NORTHFACE와 함께 과점상태를 형성하였다.

4) 소외 3 및 원고 회사는 제품의 광고를 위하여 잡지, 신문, 텔레비전, 라디오, 버스 외부, 지하철 광고판, 입간판 등에 광고비로 1997년 약 1억 5천만 원, 1998년 약 1억 7천만 원, 1999년 약 4억 9천만 원, 2000년 약 7억 2천만 원, 2001년 약 9억 3천만 원, 2002년 약 6억 3천만 원, 2003년 약 11억 2천만 원, 2004년 약 40억 2천만 원을 지출하였다.

5) 소외 3 및 원고 회사는 위와 같은 광고를 함에 있어서 대체로 2001년도까지는 K2 관련 등록상표를 중심으로 하되 선별적으로 광고 문구 안에 K2라는 표현을 보조적으로 삽입하는 형태의 광고를 하다가, 2002년 무렵부터 K2 관련 등록상표와 함께 고딕체 형태의 K2를 대등한 크기로 배치하는 등 K2 표장을 등록상표와 병행시키는 형태의 광고를 하기 시작하였고, 2004. 4. 무렵부터는 광고를 하거나 제품에 표시를 함에 있어서 대부분 등록상표를 배제하고 K2 상표만을 부각시켜 사용하는 경향을 보였다.

6) 한편 소외 2는 1960년 중반 무렵부터 1980년 중반 무렵까지 ‘셀파스포츠’라는 등산장비제조업체를 운영하면서 배낭, 텐트 등에 K2 상표를 사용하였고, 소외 1은 1985년 ‘K-2 영신상사’(1991년에 사업자등록)를 설립하여 1992년부터 1997년 무렵까지 침낭, 텐트, 등산의류 등을 제조·판매하면서 업체 또는 제품을 지칭하기 위하여 K2 혹은 K-2의 표장을 사용하였다.

7) 종래 특허청은 K2(또는 K-2) 자체는 간단하고 흔히 있는 표장에 불과할 뿐만 아니라 세계에서 두 번째로 높은 산의 이름으로서 등산인에게는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보아 등산용품을 지정상품으로 하는 경우 상표등록을 허용하지 않았는데, 대법원과 특허법원도 같은 취지의 판결들을 선고함으로써( 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후2955 판결 , 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1078 판결 , 특허법원 2002. 11. 1. 선고 2002허5265 판결 등) 위 실무관행은 정착되기에 이르렀고, 이에 따라 이 사건 등록상표와 같이 K2를 도안화한 다수의 상표가 등산용품을 지정상품으로 하여 등록되었다.

(다) 우선, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 표장은 실제로 사용된 표장 그 자체이지 그에 유사한 표장까지 식별력을 취득하는 것은 아니므로, 소외 3 및 원고들이 광고를 함에 있어서 K2 관련 등록상표에 보조적으로 K2라는 표현을 삽입하거나 K2 관련 등록상표와 병행하여 고딕체 형태의 K2를 사용하여 광고하였다고 하더라도 이는 케이투상사 또는 원고 회사의 상호를 가리키는 것이거나 당해 K2 관련 등록상표를 지칭하는 것으로 수요자들에 의하여 인식될 가능성이 크다는 점을 감안하면, K2의 위와 같은 사용은 가사 그것이 상표적 사용이라고 하더라도 식별력을 취득하는 데 필요한 수요자의 인식에 별다른 영향을 미치지 못한다고 보아야 할 것이니, K2 상표의 식별력 인정에 있어서는 등록상표를 배제한 채 K2 상표만을 단독으로 사용하는 경향이 뚜렷이 나타난 2004. 4. 무렵 이후의 사용을 비중 있게 고려하여야 할 것이다.

그런데 소외 2나 소외 1 등이 상당히 오랫동안 상호로 또는 상품지칭을 위하여 K2와 관련한 표장을 사용한 이상 소외 3 및 원고들이 등산용품과 관련한 거래계에서 실질상 독점적 및 계속적으로 K2 상표를 사용하였다고 볼 수 없는 점, K2가 현저한 지리적 명칭으로서 등산용품과 관련하여 경업자들이 매우 선호하는 상표이지만 그 자체로는 상표등록을 허용하지 아니하는 특허청의 실무관행 및 법원의 판결에 따라 K2를 도안화한 다수의 상표가 등록되어 사용되고 있는 점, 소외 3 및 원고들도 K2 상표가 간단하고 흔히 있는 표장 또는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당하여 식별력이 없어 상표등록이 되지 않는 현실을 인정하고 선등록상표 1 내지 4를 비롯한 도안화된 상표들을 사용하다가 피고 등과의 분쟁이 심화된 2004년 무렵에 이르러 K2 상표만을 사용하기 시작한 점, 사용에 의한 식별력 취득과 관련한 K2 상표의 의미 있는 사용이 2004. 4. 무렵부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 10. 16.까지 6개월 정도에 불과한 점 등을 감안하면, 앞서 인정한 바와 같은 소외 3 및 원고 회사의 매출액, 시장점유율, 광고비 지출액 등을 고려하더라도, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 K2 상표가 등산화, 등산복 등의 등산용품과 안전화에 관하여 거래자 및 수요자의 거의 모든 구성원이 그 표장을 특정인의 상품 표지로 승인하기에 이르렀다고 단정하기는 어렵다.

그러므로 앞의 증거만으로는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시 K2 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하다고 할 것이고 달리 이를 인정할 증거도 없다.

(2) 이 사건 등록상표의 등록무효 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제9호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제9호 는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기에서 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표 즉 주지상표라고 인정하기 위하여는 상표법상 식별력이 인정되는 것으로서 상표등록출원시를 기준으로 당해 상표품에 관한 거래자와 수요자 등 거래관계자의 압도적인 다수가 당해 상표를 특정 출처의 상품표지로 인식하고 있어야 할 것이고, 그 주지성의 정도는 적어도 사용에 의한 식별력을 인정받기 위한 인식의 정도 이상이어야 한다고 할 것이다.

그런데 K2 상표는 단순하고 흔히 있는 표장 또는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당하여 원래 식별력이 없는 것인데 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원일 당시 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정되지 아니하고 따라서 주지상표라고 할 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 K2 상표와 표장 및 상품의 동일·유사를 대비할 필요도 없이 상표법 제7조 제1항 제9호 의 등록무효사유에 해당된다고 할 수 없다.

(나) 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제11호 후단은 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없는 상표로 규정하고 있는바, 그 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이므로, 위 법 규정에서의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 그 상표와 대비되는 상표나 상호 등의 표장이 타인의 것이어야 하고, 그 표장이나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 등록 당시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 표장이나 그 표장이 사용된 상품이라고 하면 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 등의 사정이 있어, 대비되는 양 표장을 동시에 사용할 경우에 거래관념상 일반 수요자들이 상품의 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어야 하며( 대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 참조), 또한 대비되는 상표는 상표법상 식별력이 인정되는 것이어야 한다.

그런데 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 K2 상표는 식별력 있는 표장에 해당하지 아니하므로 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지를 따질 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다고 할 수 없다.

(다) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제4호 는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표를 등록무효사유로 규정하고 있는바, '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 포함한다고 할 것이다( 대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 참조).

그런데 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 K2 상표가 국내에서 주지·저명한 것이었다고 인정되지 아니하므로, 가사 이 사건 등록상표가 K2 상표를 모방하여 등록된 것이라고 하더라도 상표법 제7조 제1항 제4호 의 등록무효사유에 해당한다고 할 수 없다.

(라) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제7호 는 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

그런데 K2 자체는 이 사건 등록상표의 출원 당시 식별력이 인정되지 아니하므로 이 사건 등록상표를 선등록상표들과 비교함에 있어서는 K2 부분을 제외하고 대비하여야 할 것인바, 이 경우 선등록상표들은 특별한 호칭이나 관념이 있다고 볼 수 없는 한편 외관에 있어서 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 현저하게 상이하여 전체적으로 동일 또는 유사하다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 의 등록무효사유에도 해당하지 아니한다.

(3) 소결

따라서 이 사건 심결은 이 사건 등록상표가 상표법 소정의 등록무효사유에 해당하지 않는다는 점에서 결론을 같이 하였으므로 적법하다.

3. 결론

그렇다면 원고의 청구는 부당하다.