서울중앙지방법원 2018.10.4. 선고 2016가합36473 판결

1. 피고는 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 별지 피고의 제품 기재 각 제품에 표시하거나, 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 표시한 별지 피고의 제품 기재 각 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하거나, 별지 피고의 제품 기재 각 제품에 관한 광고, 거래서류에 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 피고는 원고에게 50,000,000원과 이에 대하여 2016. 12. 24.부터 2018. 10. 4.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

4. 소송비용 중 50%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

5. 제1, 2항은 가집행할 수 있다.

청구취지

주문 제1항과 같다.1)

피고는 피고의 사무실, 공장, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 별지 피고의 사용표장 기재 각 표장을 사용한 별지 피고의 제품 기재 각 제품을 폐기하고, 피고는 원고에게 200,000,000원과 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15% 의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이유

1. 인정사실

가. 원고의 지위 및 상표의 등록 등

1) 원고는 'C'이라는 브랜드로 고가의 가방, 지갑, 의류 등의 여러 제품을 생산하여 세계 각국에 판매하고 있는 프랑스 회사로서, 국내에서는 1991년경 자회사인 D 주식회사(2012. 11. 13. 유한회사로 조직변경되었다, 이하 'D'라고 한다)를 설립하여 위 자회사를 통해 제품을 수입 · 판매하고 있다.

2) 원고는 이른바 'E(E, 이하 'E'이라고 한다)'이라고 불리는 아래 표 기재 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라고 한다)의 상표권자이다.

3) 원고는 그가 생산, 판매하는 가방, 지갑 등에 이 사건 등록상표를 사용하고 있다.

4) 원고는 2003년경 디자이너 AG와의 공동작업(collaboration)으로 아래 [그림 1]과 같이 E을 구성하는 개별 도형을 다양한 색깔로 채색한 'AH(AH, 이하 'AH'이라고 한다)'으로 불리는 상품표지를 사용한 제품(아래 [그림 2] 참조)을 출시하여, 현재까지도 이를 생산 · 판매하고 있다(이하 위 E과 AH을 통틀어 '이 사건 상품표지'라고 한다).

나. 피고의 지위 및 제품 판매 등

1) 피고는 화장품의 제조 · 판매업 등을 영업으로 회사로서 2016. 4.경부터 같은 해 11.경까지 별지 피고의 제품 제1항의 영상과 같은 쿠션화장품(이하 '이 사건 쿠션화장품'이라고 한다) 98,000개를 생산 · 판매하였고, 이 사건 쿠션화장품을 판매하면서 별지 피고의 제품 제2항의 영상과 같은 주머니(이하 '이 사건 주머니'라고 한다, 이 사건 쿠션화장품은 이 사건 주머니에 담긴 형태로 판매되었다)와 별지 피고의 제품 제3항의 영상과 같은 거울(이하 '이 사건 거울'이라고 한다)을 함께 제공하였다(이하 이 사건 쿠션화장품, 주머니, 거울을 통틀어 '이 사건 각 제품'이라고 한다).

2) 이 사건 각 제품의 전면 또는 표면 중 약 2/3 가량의 면적에는 별지 피고의 사용표장 기재 표장(이하 '이 사건 사용표장'이라고 한다)이 표시되어 있다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 5호증(가지번호 있는 것은 이를 포함함, 이하 같다), 갑 제11 내지 14호증, 갑 제20 내지 25호증, 갑 제28, 29호증, 을 제2 내지 9호증, 을 제18호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

피고가 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 제조 · 판매한 행위는 아래와 같이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 가목, 다목 및 구 부정경쟁방지법(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 차목에서 정한 각 부정경쟁행위에 해당하므로, 피고는 부정경쟁방지법 제4조 제1항, 제2항 제1호에 따라 청구취지 기재와 같이 이 사건 사용표장을 사용하지 아니하고 침해 조성물을 폐기할 의무가 있고, 부정경쟁방지법 제5조에 따라 원고에게 손해배상금으로 200,000,000(= 영업상 이익의 침해로 인한 손해배상금 100,000,000원 + 원고의 명성, 신용 등 훼손으로 인한 손해배상금 100,000,000원)을 지급할 의무가 있다.

1) 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목의 부정경쟁행위

피고는 원고의 상품표지로 널리 알려진 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 사용하여 피고의 상품인 이 사건 각 제품을 원고의 상품으로 혼동하게 하였으므로, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

2) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위

피고는 원고의 상품표지로 국내에 널리 알려진 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 시중에서 통상 유통되는 화장품인 이 사건 각 제품에 사용함으로써, 이 사건 상품표지의 식별력과 명성을 손상하였으므로, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

3) 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위

이 사건 상품표지의 저명성에 기한 고객흡인력, 명성 등과 같은 유 · 무형의 재산적 가치는 약 120년간에 걸친 원고의 막대한 투자와 노력으로 만들어진 성과인데, 피고는 이 사건 각 제품에 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 무단으로 사용함으로써 원고의 경제적 이익을 침해하였다. 그러므로 피고의 위와 같은 행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목(현행법에서는 제2조 제1호 카목)이 정한 부정경쟁행위에도 해당한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 피고는 이 사건 사용표장을 디자인으로 사용하였을 뿐 상표로 사용한 사실이 없다.

2) 이 사건 사용표장은 이 사건 상품표지와 서로 유사하지 않고, 피고는 이 사건 각 제품에 피고가 미국의 캔버스 백(canvas bag)2) 등 제조 · 판매 회사인 AI(이하 'AI'이라고 한다)와 공동작업으로 이 사건 각 제품을 생산 · 판매하고 있음을 표시하기 위한 표지로 ""을 표시하였으므로, 일반 수요자들이 이 사건 사용표장이 사용된 이 사건 각 제품의 출처를 원고로 오인, 혼동할 우려는 전혀 없다.

3) 이 사건 상품표지는 주지의 정도를 넘어 수요자가 아닌 일반 공중들 사이에서까지 널리 알려진 저명표장이라고 볼 수 없고, 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매함으로써 이 사건 상품표지의 식별력이나 명성이 손상되었다고 볼 수 없다.

4) 피고는 2016. 4.경 AI과 사이에 이 사건 사용표장 등에 관한 라이선스 계약을 체결한 후 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매하였다. AI의 제품은 명품 가방을 재미있게 패러디하면서도 일상생활에 사용할 수 있는 실용적인 제품임을 표방한 것으로, 이 사건 쿠션화장품에 기재되어 있는 "AJ"이라는 영어 문구는 '이천 가방이 아닌 다른 가방은 럭셔리 핸드백이다'라는 의미로 인식되고, 이 사건 쿠션화 장품은 이 사건 주머니에 담긴 상태로 전시, 판매되는데, 이 사건 주머니에 기재된 "AJ"이라는 영어 문구는 '나의 다른 가방은 명품이지만 실속형인 이 천 가방은 실속형 화장품인 이 사건 쿠션화장품을 담고 있다'는 의미로 인식되는바, 피고는 합리적인 가격의 화장품 판매를 표방하는 회사로서 이 사건 각 제품에 명품소비, 과시소비를 비판하고 가치소비, 합리적 소비를 지향하는 상징적 가치를 구현한 것이다.

따라서 피고가 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 적법한 상표패러디로서 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호에서 정한 "그 밖에 해당 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우"에 해당하고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력 또는 명성 손상행위에 해당하지 않는다.

5) 피고는 이 사건 상품표지의 주지성에 편승할 의도가 없었고, 피고가 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 이 사건 상품표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용한 경우에 해당하지 않으므로, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

3. 판단

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위"를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

여기서 타인의 상품임을 표시한 표지가 '국내에 널리 인식되었다'는 의미는 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 된다(대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결 등 참조).

또한 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 거래상 오인 · 혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일 · 유사하여 두 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인 ·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

한편 '타인의 상품과 혼동을 하게 하는'의 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 '당해 상품표지의 주체와 사용자간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까'라고 오신하게 하는 경우도 포함하고, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업 · 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 등 참조). 또한 상품의 품질과 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에 그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 상품에 부착된 상품표지 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상품표지를 사용하거나 상품표지를 사용한 상품을 판매하는 등의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 제18조 제3항 제1호에서 정한 '타인의 상품과 혼동하게 하는 행위'에 해당한다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결 등 참조).

그리고 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 이른바 '상품주체 혼동행위'에 해당하기 위해서는 피고가 이 사건 사용표장을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는데(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 등 참조), 표장이 순전히 장식적 또는 디자인적으로 사용되었다고 볼 수 있는 경우에는 상표의 사용으로 보지 아니하나, 디자인과 상표는 배타적 · 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 상표적 사용 여부

통상 이 사건 각 제품과 같은 화장품 등 상품의 일반 수요자는 외관상 눈에 잘 띄는 부분을 보고 그 상품의 출처를 식별하므로, 그 생산 · 판매 업체는 상표가 제품의 외관과 조화를 이루면서 융화될 수 있도록 그 표시 위치와 크기를 결정하여 제품에 상표를 표시할 것인데, 앞서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 사용표장은 이 사건 각 제품의 전면 또는 표면 중 약 2/3 가량의 면적에 표시되어 있어 이 사건 각 제품의 장식적 심미감을 느끼게 하는 기능을 하는 것으로 보이기는 하지만, 한편 ① 이 사건 상품표지가 아래 나)항에서 보는 바와 같이 국내에서 원고의 상품 출처를 표시하는 표지로 널리 인식되어 있는 주지 · 저명상표인 점, ② 앞서 본 바와 같은 이 사건 사용표장이 이 사건 각 제품에 표시된 위치와 면적, ③ 피고가 이 사건 각 제품에 관하여 "C 백 품은 AK"라고 광고하기도 하였던 점(갑 제17호증) 등을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 사용표장을 순전히 디자인이나 장식용으로만 사용한 것이 아니라 상품의 출처표시를 위한 것으로도 사용한 것으로 보인다.

따라서 이 사건 사용표장은 일반 수요자에게 미감을 불러일으키는 디자인으로서의 기능을 일부 담당함과 동시에 상품의 출처표시를 위한 상표로서 사용되었다고 할 것이다.

나) 이 사건 상품표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부

앞서 인정한 사실과 갑 제3 내지 9호증, 갑 제20 내지 26호증, 갑 제28 내지 31호증, 갑 제33 내지 35호증, 갑 제47호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사정을 인정할 수 있다.

① 원고의 창업자인 AL은 1854년경부터 여행용트렁크를 제작, 판매하였는데, AL의 아들인 AM은 1896년경 AL의 이니셜인 영문자 'AN'과 'AO'를 겹쳐 놓은 모양의 문자도형 ""와 다이아몬드, 별, 꽃모양의 도형을 결합한 형태의 E을 창안하여 현재에 이르기까지 120년이 넘는 기간 동안 이를 고가의 가방, 지갑 등에 사용하였다.

② 원고가 생산, 판매하는 상당수의 가방, 지갑 등의 표면 전체에 E이 사용되고 있고, 원고는 제1의 가항에서 본 바와 같이 E을 국내 및 해외에서 상표로 등록하였으며, E은 국내 법원의 판결 등을 통하여 여러 차례 그 주지 · 저명성을 인정받은 바 있다.

③ 원고는 1991년경부터 자회사인 D를 통해 원고가 생산하는 가방, 지갑 등을 수입 · 판매하기 시작하였는데, 원고의 제품은 현재 전국의 대도시에 있는 유명백화점 등 약 31개 매장(면세점 포함)에서 판매되고 있고, 최근 몇 년간의 매출액만 해도 2009년경 372,101,000,000원, 2010년 427,315,000,000원, 2011년경 497,362,000,000원에 이른다(갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증).

④ E 디자인의 가방은 국내에서 가장 많이 위조되는 가방 중 하나이고, 특허청이 발간하는 주로 도용되는 상표자료집에도 E이 등재되어 있다.

⑤ 원고는 E과 유사한 상표에 대하여 상표출원공고에 대한 이의신청, 상표 등록무효심판의 청구를 통하여 상표 희석화 방지를 위한 노력을 해왔다.

⑥ E은 초기에는 갈색 가죽 배경에 살구색의 도형패턴을 새긴 형태(이른바 AP)으로 사용되었으나, 2003년경 E의 개별 도형에 다양한 색깔을 입힌 AH 디자인이 출시된 후 AH 디자인 역시 원고가 보유하고 있는 대표적인 디자인으로서 고가의 가방, 지갑 등에 사용되었고, AH 디자인이 적용된 가방, 지갑 등 원고 제품은 현재까지 활발히 판매되고 있다.

⑦ 국내외 유명 연예인들이 AH 디자인의 가방, 지갑 등 원고 제품을 들고 있는 모습이 촬영되어 화제가 되기도 하였고, 인터넷 포털사이트인 'AQ', 'AR'에서 검색어로 "AS"를 입력하면, 2017. 7.경까지 게시된 AH 디자인의 원고 제품에 관한 게시물로, 'AQ'의 경우 블로그 글 9,680건, 카페 글 17,790건, 'AR'의 경우 블로그 글 1,890건, 카페 글 9,180건이 각 현출된다.

위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 상품표지는 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지로서 국내의 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 '주지의 정도'를 넘어 일반 공중의 대부분에게까지 널리 알려지게 된 '저명의 정도'에 이른 상표에 해당한다고 할 것이다.

다) 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장의 유사 여부

이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장을 구성하는 개별 도형은 아래 표 도형 1 내지 4의 형상과 같고, 이 사건 표장 중 AH과 이 사건 사용표장은 흰색 바탕에 위 개별 도형들이 다양한 색깔로 채색된 형태로 구성되어 있다.

위 표에서 보는 바와 같이 이 사건 상품표지는 'AN'과 'AO'를 겹쳐 놓은 모양의 도형 "", 다이아몬드 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 "", 원 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 "", 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎 모양의 도형 ""로 구성된다. 이 사건 사용표장은 'M', 'O', 'B'를 차례로 일부만 겹쳐 놓은 모양의 도형 "", 다이아몬드 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 "", 원 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 모양의 도형 "", 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎 모양의 도형 ""로 구성된다.

이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은, 문자로 이루어진 ""와 ""를 제외한 나머지 도형들의 경우, 도형 2는 다이아몬드 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 형태, 도형 3은 원 모양 내부에 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎이 들어있는 형태, 도형 4는 네 갈래로 펼쳐진 꽃잎의 형태로, 각 꽃잎의 모양이 동근 모양인지 각이 있는 모양인지 등에 있어 일부 차이가 있을 뿐 직관적으로 인식될 수 있는 개별 도형들의 모습이 매우 유사하다. 또한 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 전체적인 배열에 있어서도 위 각 문자로 구성된 도형 1을 중심으로 나머지 3개의 도형들이 일정한 간격과 크기의 비율을 유지하며 연속적으로 주위를 둘러싼 형태로 구성되어 있어 그 도형들의 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하고, 흰색 바탕에 각 개별 도형들이 다양한 색깔로 채색되었다는 점에서도 유사하다.

위와 같이 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 위 각 문자로 구성된 도형 1 사이에서는 외관상 차이가 있으나 나머지 3개의 도형들 사이에서 유사한 점이 많고, 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하다.

또한 이 사건 상품표지, 사용표장과 같이 여러 가지 도형들이 규칙적 · 반복적으로 배열되어 있는 상표의 경우 이를 대하는 거래자나 일반 수요자가 반드시 그 개별 도형의 세부적인 면까지 정확하게 관찰하여 기억함으로써 상품의 출처를 식별하기보다 상표 전체가 주는 인상에 의하여 상품의 출처를 식별하는 경우가 일반적이고, 거래자나 일반 수요자에게 외관상 가장 강한 인상을 주고 기억 · 연상을 일으키게 하는 특징적인 부분은 양 상표의 개별 도형들의 구체적 · 세부적인 모양이라기보다는 직관적으로 인식될 수 있는 도형들의 모티브, 전체적 구성, 배열형태 및 표현방법 등이라 할 것이므로, 때와 장소를 달리하여 양 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자는 위와 같은 유사한 외관상의 특징에 의하여 강한 인상을 받고 기억 · 연상을 함으로써 상품 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 우려가 있는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 서로 유사한 상표라고 할 것이다.

라) 상품 주체의 혼동 여부

앞서 인정한 사실과 다툼 없는 사실, 갑 제16, 19, 46호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 아래와 같은 사정들이 인정된다.

① 이 사건 상품표지는 수십에서 수백만 원의 가방, 지갑 등에 사용되지만, 이 사건 사용표장은 2만 원대의 중저가 쿠션화장품 및 그 사은품에 사용되었고, 이 사건 상품표지가 사용된 원고 제품은 주로 대도시의 주요 백화점의 명품관, 면세점 등에서 판매되지만, 이 사건 사용표장이 사용된 피고 제품은 지하철 역사나 길거리 등에 위치한 로드 샵(road shop), 온라인쇼핑몰 등에서 판매되고 있다. 또한 원고 제품과 피고 제품의 품질, 가격, 판매장소 등에 비추어 원고 제품의 주고객층은 고급, 명품 제품을 선호하는 부유층이고, 피고 제품의 주고객층은 실용적인 중저가 제품을 선호하는 젊은 층일 것으로 보인다.

② 원고는 2016. 9.경부터 가방, 의류 외에 향수를 생산, 판매하고 있는 것으로 보이나(갑 제19호증의 1 내지 4), 향수에는 C도형인 ""만 사용하고 있을 뿐, 이 사건 상품표지는 사용하고 있지 않고, 달리 이 사건 상품표지를 화장품 등에 사용한 적은 없는 것으로 보인다(패션업계에서 가방, 의류 등의 업체가 화장품을 생산, 판매하는 경우가 있으나, 원고가 기존에 판매해오던 제품 및 그 수요층을 고려할 때, 고객층의 중복으로 인한 경업, 경합관계를 인정하기는 어렵다).

③ 이 사건 상품표지는 가방, 지갑 등 원고 제품의 표면 전체에 규칙적, 반복적으로 배열된 형태로 사용되고 있지만, 이 사건 사용표장은 이 사건 각 제품 표면 전체에 그려 넣어지는 방식이 아니라 원고가 생산 · 판매하는 가방으로 보이는 일러스트(illustration) 안에 그려 넣어진 형태로 사용되었다.

④ 원고는 원고의 제품에 원고 브랜드를 나타내는 'C'의 이니셜 글자를 겹쳐서 표현한 "" 도형을 표시하거나 위 글자도형을 포함하고 있는 이 사건 상품표지를 표시하는 방식으로 원고 브랜드만의 독특한 식별표시를 사용하고 있는데, 이 사건 각 제품에는 위 글자 도형이 있는 위치에 ""가 표시되어 있다. 또한 이 사건 각 제품에는 가방 모양의 일러스트 상단 또는 하단의 비교적 눈에 잘 띄는 위치에 상품출처를 표시하는 피고의 다른 상표인 "AT"과 일반적으로 디자이너 공동작업을 할 경우 표시하는 "×"를 사이에 두고 "AJ"이라고 기재되어 있어, 이로 인해 원고 제품과 이 사건 각 제품을 이용하는 평균적인 주의력을 가진 고객층의 경우 이 사건 각 제품이 원고의 상품이라거나 원고와 피고 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관련이 있다고 생각하지는 아니할 것으로 보인다.

⑤ 원고가 혼동의 증거로 들고 있는 인터넷 블로그(갑 제18호증의 1 내지 15)의 내용만으로는 이 사건 각 제품이 원고 제품으로 오인, 혼동될 가능성이 있다고 보기 어렵다. 위 블로그들은 주로 이 사건 각 제품에 사용된 이 사건 사용표장이 이 사건 상품표지와 흡사한 형태임을 강조함에 그칠 뿐, 나아가 혼동가능성까지 언급한 내용으로 보기는 어렵다.

⑥ 원고는 'AU 결과집계표(갑 제16호증)'도 혼동의 증거로 들고 있으나, 이는 '만 19~59세 성인 여성 504명'이라는 한정적인 표본집단을 대상으로 1:1 면접조사 방식으로 이루어진 설문조사이고, 이 사건 각 제품의 실물이 제시되지 않았던 것으로 보이므로, 그 인적 구성, 표본 크기, 조사 방식 등에 비추어 위 증거만으로 혼동 가능성이 있다고 단정하기 어렵다.

위와 같이 이 사건 사용표장이 사용된 이 사건 각 제품과 관련하여 원고와 피고는 고객층의 중복 등으로 인한 경업 · 경합관계가 존재한다고 볼 수 없고, 원고의 제품과 이 사건 각 제품은 그 거래장소, 거래방법, 거래가격 등이 서로 판이하며, 이 사건 각 제품에는 이 사건 상품표지와 유사하지 않은 피고의 다른 상표가 눈에 잘 띄는 위치에 상당한 크기로 표시되어 있어 일반 수요자들이나 거래자들이 이 사건 각 제품의 출처를 원고나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인으로 오인할 가능성이나 원고와 피고 사이에 영업상, 조직상, 재정상 또는 계약상 어떤 협력관계가 있다고 오인할 가능성이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

3) 소결론

따라서 피고가 국내에 널리 인식된 원고의 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 이 사건 각 제품에 상표적으로 사용한 사실은 인정되나, 그것이 그 구매자는 물론이고 제3자에게도 원고 제품과 동일한 출처로 혼동하게 할 우려가 있다고 볼 수 없으므로, 피고의 위와 같은 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다.

결국, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위 해당 여부

1) 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 "부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 · 포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위"를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 '주지의 정도'를 넘어 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 '저명의 정도'에 이른 것을 의미하는 것으로 해석함이 상당하고, 여기서 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간 · 방법 · 태양 · 사용량 · 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널려 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 등 참조). 또한 '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 등 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품 또는 영업에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 상품 또는 영업표지가 반드시 동종 · 유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 상품 또는 영업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을 의미하는 것으로, 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이 아니라면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다(2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 상표적, 상업적 사용 여부

위 가. 2). 가)항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 사용표장이 상품의 출처표시를 위하여 사용되었고, 피고가 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매하였음은 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 사용표장은 상표적, 상업적으로 사용되었다.

나)이 사건 상품표지가 저명한지 여부

위 가. 2). 나)항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 상품표지는 저명의 정도에 이른 원고의 상품표지에 해당한다.

다) 상품표지의 유사성

위 가. 2). 다)항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 상품표지와 이 사건 사용표장은 서로 유사하다.

라) 이 사건 상품표지의 식별력 또는 명성 손상 여부

(1) 판단 기준

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 '식별력의 손상'이 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것'을 의미하는 것임은 앞서 본 바와 같다. 이는 특정 상품이나 영업과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정 상품 또는 영업과 다른 상품 또는 영업에 사용함으로써 그 표지의 신용, 고객흡인력 등을 실추 또는 희석화하는 등 출처표시로서의 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 영업을 식별(distinguish)하게 하고 그 출처를 표시(identity)하는 저명상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능을 감소하게 하는 것을 의미한다. 이러한 희석화의 금지를 통한 유명상표의 보호는 소비자의 오인, 혼동에 따른 피해의 예방 및 치유라는 공익적 고려보다는 유명상표소유자의 유 · 무형의 재산상 이익의 보호 측면과 유명상표에 체화된 고객흡인력과 명성에 무임승차하려는 제3자의 부정경쟁행위의 방지를 통한 건전한 상거래질서의 확립을 위한 것으로, 구체적으로 원고와 피고 표장의 유사성, 원고 표장의 식별력의 정도, 원고 표장 사용의 배타성의 정도, 원고 표장의 인식의 정도, 피고가 원고 표장과의 연상을 의도하였는지 여부, 원고와 피고의 표장 사이의 실제의 연상의 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(2) 판단

앞서 인정한 사실과 갑 제17, 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사정들이 인정된다.

① 이 사건 상품표지는 원고의 상품표지로서 국내에 널리 알려진 주지, 저명한 상품표지로서 강한 식별력을 가지고 있다.

② 이 사건 사용표장은 이 사건 상품표지와 유사하고, 이 사건 사용표장을 접한 일반 수요자들은 이 사건 상품표지를 용이하게 연상할 수 있는 것으로 보인다.

③ 원고는 그동안 다른 제조회사에 대해 상표사용을 허락하거나 원고의 상품을 제조하도록 위탁하고 완성된 상품을 주문자의 브랜드로 판매하는 주문자위탁생산 방식 등을 허용한 바 없으며, 이 사건 상품표지에 관하여 국내 판매업자에게 통상 사용권이든 전용사용권이든 일체의 사용권을 부여한 적이 없었던 것으로 보인다.

④ 피고는 이 사건 각 제품을 광고하면서, "BK 쿠션 C백 품은 AK"라는 광고문구를 사용하여 원고의 상호, 상표를 직접적으로 인용하였는바, 피고가 사용한 위 광고문구를 보더라도 이 사건 상품표지와 유사한 형태를 사용하여 이 사건 상품표지가 가진 인지도에 편승하려는 피고의 의도를 추단할 수 있다.

⑤ 비록 피고 제품이 원고 제품과 동일한 출처로 혼동될 우려는 없고 피고가 상당한 인지도를 가지고 있기는 하지만, 이 사건 각 제품이 인기를 얻은 데에는 이 사건 상품표지와 유사한 형태가 갖는 이 사건 사용표장의 디자인적 특징이 상당한 기여를 한 것으로 보인다.

⑥ 원고 제품과 같이 소량 제작되어 소수의 소비자만이 구매하는 고가의 명품 제품은 그 상품의 명성, 이미지 등이 중요한 구매동기이자 재산적 가치를 형성하는 핵심 요소이다. 이 사건 상품표지는 독특한 디자인적 특징을 이루고 있고, 그 차별적 특징으로부터 인식되는 상품의 명성, 이미지 등이 원고 제품에 화체되어 소비자들의 구매 욕구를 자극한다. 그런데 이 사건 상품표지와 유사한 상표들이 이 사건 각 제품과 같이 시중에서 통상적으로 유통되는 제품들에 흔히 사용된다면 이 사건 상품표지의 명품, 고급의 이미지, 가치가 훼손되어 수요자들이 이 사건 상품표지의 제품의 구입을 회피하거나 최소한 꺼리게 될 것임은 쉽게 짐작할 수 있다.

위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고의 이 사건 사용표장의 사용행위로 인하여 원고의 상표로서 국내에 널리 인식된 이 사건 상품표지의 독특하고 단일한 출처표시로서의 힘 또는 그러한 독특성이나 단일성에서부터 발현되는 고객흡인력의 감소를 초래할 수 있으므로, 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 이 사건 상품표지의 식별력을 손상하게 하는 행위에 해당한다고 할 것이다.

3) 피고의 공정사용 주장에 관한 판단

가) 판단 기준

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유에 해당하는 경우 위 다목 부정경쟁행위에 해당하지 않는 것으로 규정하고 있고, 부정경쟁방지법시행령 제1조의 2는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 '비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유'로 '비상업적으로 사용하는 경우(제1호)', '뉴스보도 및 뉴스논평에서 사용하는 경우(제2호)', '타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 · 포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(이하 '표지'라 한다)가 국내에 널리 인식되기 전에 그 표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용해온 자(그 승계인을 포함한다)가 이를 부정한 목적 없이 사용하는 경우(제3호)', '그 밖에 해당 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우(제4호)'를 규정하고 있는바, 위와 같이 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호에서는 비상업적으로 사용하는 경우를 별도로 규정하고 있는 반면, 같은 조 제2 내지 4호에서는 비상업적인 사용의 경우로 한정하고 있지 아니한 점에 비추어 보면, 같은 조 제2 내지 4호는 상업적 사용의 경우를 포함하는 것으로 해석함이 상당하다.

한편 상표의 패러디(Parody)는 타인의 유명 상표의 내용이나 형태를 변형하여 상표권자나 상품을 비평, 풍자 또는 조롱하는 것으로, 단순한 모방이 아니라 기존의 상표가 가지고 있던 주제나 이미지를 희화하면서 비평이나 풍자를 제공하는 의사전달수단, 아이디어의 표현 수단이다. 이러한 상표의 패러디는 그것이 상업적 언론으로서 패러디한 상표를 실제 상품에 부착 · 판매함으로서 상업적, 상표적 사용에 해당한다고 하더라도, 일반 소비자들에게 상품에 대한 왜곡된 정보를 바로잡아 주거나 새로운 아이 디어를 제공하고, 소비자들의 공중 보건 등 공익에 기여하는 긍정적인 역할을 할 수 있으며, 상표를 패러디한 목적이 상표권자의 신용을 이용하여 상품을 판매하는 데 있지 않고 유명상표를 풍자 내지 비판하여 웃음과 해학을 주는 데 있다면 표현의 자유에 의하여 보호받아야 할 필요성이 있다. 그러나 상표의 패러디는 그 성질상 비평 내지 풍자의 대상이 되는 원래의 상표를 패러디 자체에서 떠올리게 하므로 상표법상 혼동의 가능성은 적으나 상표의 패러디를 통해 원래의 상표의 명성이나 식별력이 손상되는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 상표의 패러디가 상표의 공정사용으로서 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호의 정당한 사유에 해당하는 것으로 인정할지 여부는 자신의 아이디어를 표현하기 위하여 해당 상표를 이용하고자 하는 패러디스트(parodist)의 이익, 패러디를 통한 해당 상표의 이용을 허용하는 것에 대한 공중의 이익과 상표의 사용으로 인하여 상표권자가 받는 불이익을 비교형량하고, 공정한 거래관행에 부합하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

나) 구체적 판단

을 제2 내지 10호증, 을 제13호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사정들이 인정되기는 한다.

① Al은 2011년경 창립되어 아래 사진과 같이 한 면에는 "AJ..."의 문자가 프린트 되어 있고, 다른 한 면에는 C, AV 등 명품브랜드의 대표적인 핸드백의 일러스트가 부착된 캔버스백을 판매하고 있다.

② "AJ..."은 미국 등에서 유행한 자동차범퍼에 부착하는 스티커 문구인 "myother car...(해당 자동차 소유자가 지금 운행하고 있는 자동차는 저가이지만 다른 차로 메르세데스 벤츠와 같은 고가, 명품 자동차를 소유하고 있다는 농담)"에서 아이디어를 얻은 것으로, AI은 위 제품을 '환경친화적으로 오랫동안 지속가능한 토트백으로서, 대중의 사랑을 받는 디자이너 가방을 재미있게 패러디하면서도 일상생활에 사용할 수 있게 만든 실용적인 제품'으로 광고하고 있다.

③ 원고는 미국 뉴욕남부지방법원에 AI을 상대로 AI의 'AW' 제품이 자신의 상표를 희석화시킨다는 등의 이유로 상표권침해소송을 제기하였고, 위 법원은 2016. 1. 16. 원고 상표에 대한 패러디에 해당하므로 희석행위에 해당하지 않는다는 등의 이유로 원고의 청구를 기각하였으며, 이에 원고가 항소하였으나 뉴욕항소법원은 2016. 12. 22. 원고의 항소를 기각하였고, 이에 대하여 원고가 연방 대법원에 상고허가(certiorari)를 신청하였으나 그 신청도 기각되었다.

④ AI의 제품은 국내에서 온라인쇼핑몰과 AX몰, 인천 AY에 있는 팝업스토어에서 판매되고 있고, 국내외 유명 연예인이 AI 제품을 들고 있는 모습이 촬영되어 기사화되기도 하였다.

⑤ 피고는 2016. 4.경 AI과 사이에 이 사건 사용표장 등에 관한 라이선스계약을 체결한 후 아래 사진과 같이 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품 뿐만 아니라 AV, AZ의 대표적인 가방 그림도 쿠션화장품 등 제품에 사용하면서 각 제품의 특성을 구분하여 광고하였고, AI과 콜라보레이션을 하였음을 광고하였다.

⑥ 피고는 국내에서 중저가 화장품을 제조, 판매하는 것으로 인지도가 높은 회사로 2003년경 가맹사업을 시작한 후 현재 전국 약 1,200개 매장, 해외 33여 개국에서 약 1,780개의 매장을 보유하고 있고, 2015년경 매출액은 약 629,100,000,000원, 2016년경 매출액은 약 649,800,000,000원에 이른다.

그러나 갑 제17, 18호증, 을 제23, 27, 28호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 아래와 같은 사정들도 인정된다.

① 피고는 이 사건 각 제품을 광고하면서 "C 백 품은 AK"라는 문구를 사용하여 원고의 상표, 상호를 직접적으로 인용하였다.

② AI은 국내에서 인지도가 높은 브랜드가 아니고, 국내 오프라인 매장은 2곳 뿐이며, AI의 제품이 국내 공식 온라인쇼핑몰을 통해 판매되기 시작한 것은 2014년 경으로 국내에서 판매된 기간도 비교적 짧다.

③ 우리나라의 사회, 문화적 배경이나 일반적인 영어수준 등을 고려할 때, 우리나라의 일반 대중은 물론 일반 수요자들에게 "AJ"은 '나의 다른 백'이라는 의미를 갖고 있음에 불과할 뿐, 피고가 주장하는 것과 같은 특별한 논평적 의미를 전달하지는 못하는 것으로 보인다. 또한 이 사건 쿠션화장품, 주머니의 앞면, 거울에는 "AJ × AT"이라고 표시되어 있어 'AJ'이라는 기재는 'AT', 일반적으로 디자이너 공동작업을 할 경우 표시하는 "X"와 함께 회사명으로 사용된 것일 뿐, 특정한 메시지를 전달하기 위한 의도로 사용된 것으로 보기 어렵다.

④ 이 사건 쿠션화장품은 이 사건 주머니와 분리되어 별도로 광고, 전시되었고, AI 제품에는 한 면에 "AJ..."의 문자가 프린트 되어 있고, 다른 한 면에는 명품가방의 일러스트가 부착되어 있어 회화의 의도가 분명하고 효과적으로 드러나지만, 이 사건 각 제품에는 "AJ"이라는 문자와 가방 일러스트가 같은 면에 표시되어 있어 희화의 의도가 분명하게 드러나지 않는다.

⑤ 피고는 이 사건 각 제품 전면 상당 부분에 원고의 가방 일러스트에 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 반복적으로 표시하였을 뿐, 거기에 피고만의 창작적 요소가 가미된 것으로 보기 어렵다.

⑥ 이 사건 각 제품에는 'AJ'과 피고 고유의 상표인 'AT'이 표시되어 있기는 하나, AI이나 피고의 고유 브랜드 뿐만 아니라 성공한 명품 브랜드의 대표적인 가방을 상징하는 이 사건 사용표장의 명성, 신용, 고객흡인력 또한 이 사건 각 제품의 중요한 구매동기로 작용한 것으로 보인다.

⑦ 피고는 유명 캐릭터 업체들과 여러 차례 콜라보레이션을 진행한 적이 있는데, 아래 사진과 같이 그 제품들 전면에 크게 콜라보레이션을 한 업체들의 캐릭터, 작품 등을 표시하여 홍보 및 판매를 위해 이용하였을 뿐, 위 캐릭터나 작품 등을 희화하거나 비평 또는 풍자하려는 의도로 사용한 바 없다. 또한 피고는 중저가 화장품 브랜드로 인지도가 높은 회사지만, BA, BB, BC, BD, BE, BF 등 광고 당시 대중들 사이에서 인기가 매우 높았던 유명 연예인을 광고모델로 고용하였는바, 이를 통해 피고는 피고가 생산, 판매하는 화장품이 비록 중저가 화장품이지만, 그 품질은 고가의 명품화 장품에 못지않음을 표현하고자 하였던 것으로 보인다. 이러한 사정에 비추어 볼 때, 피고가 이 사건 상품표지와 유사한 이 사건 사용표장을 사용한 의도도 이 사건 상품표지의 명품 이미지를 이용하기 위하였던 것임을 추단할 수 있다.

⑧ 피고는 '이 사건 쿠션제품에 대한 소비자 인식 조사(을 제20호증)'를 패러디의 증거로 들고 있으나, 이는 '만 15~55세 여성 500명'이라는 한정적인 표본집단을 대상으로 온라인 방식으로 이루어진 설문 조사로서 그 인적 구성, 조사 방식, 설문 내용(상당수 암시성 성문으로 구성되어 있어 신빙성이 떨어진다) 등에 비추어 위 증거만으로 우리나라의 일반 대중이나 일반 소비자들이 이 사건 사용표장이 사용된 이 사건 각 제품을 보고 피고의 주장하는 것과 같은 논평적 의미를 인식할 수 있다고 단정하기 어렵다.

위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 상품표지의 주지, 저명성을 이용하기 위한 의도로 이 사건 각 제품에 이 사건 사용표장을 사용한 것으로 보이고, 우리나라의 일반 대중이나 일반 소비자들에게 피고가 주장하는 것과 같은 논평적 의미가 전달된다고 볼 수 없으며, 피고의 이 사건 사용표장의 사용행위로 인하여 원고의 이 사건 상품표지의 희석화가 발생함은 앞서 본 바와 같으므로, 피고의 이 사건 사용표장의 사용이 상표의 패러디로서 공정사용에 해당한다고 볼 수 없다.

4) 소결론

결국 피고는 저명상표인 이 사건 각 상품표지를 모방하여 이 사건 상품표지가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 이익을 얻고 이 사건 상품표지의 가치를 희석화하였으므로, 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 제품을 제조, 판매한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력 손상행위에 해당하고, 원고는 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다고 할 것이다. 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 기한 원고의 위 주장은 이유 있다(원고의 위 주장을 받아들이는 이상 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 기한 원고의 주장에 대해서는 더 나아가 판단하지 않는다).

다. 금지 및 폐기청구

1) 금지청구

위에서 살펴 본 바와 같이 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 원고의 이 사건 상품표지에 대한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 식별력 손상의 부정경쟁행위에 해당하므로, 부정경쟁방지법 제4조에 따라, 피고는 이 사건 사용표장을 이 사건 각 제품에 표시하거나 이 사건 사용표장을 표시한 이 사건 각 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나 이 사건 각 제품에 관한 광고, 거래서류에 이 사건 사용표장을 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 하지 아니할 의무가 있다.

따라서 원고의 금지 청구는 이유 있다.

이에 대하여 피고는, 그가 원고로부터 상표사용 금지 요청을 받아 2016. 11.경부터 국내에서 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 생산, 판매하지 않고 있고, AI과의 라이선스 계약도 종료되었으므로, 위 금지 등을 구할 실익이 없다는 취지로 주장하나, 원고는 부정경쟁행위를 한 자 뿐만 아니라 부정경쟁행위를 하려는 자에 대하여도 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(부정경쟁방지법 제4조 제1항), 피고가 2016. 4.경부터 2016. 11.경까지 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품을 약 98,000개를 제조, 판매하였고, 이 사건 변론 과정에서 부정경쟁행위의 성립 여부를 적극적으로 다투고 있는 점 등 위 침해 기간과 침해의 태양 및 원고와 피고 사이의 분쟁의 경과 등 이 사건에 나타난 여러 사정에 비추어 보면 침해의 우려가 있다고 인정되므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 폐기청구

원고는 피고의 사무실, 공장, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 이 사건 사용표장을 사용한 이 사건 각 제품의 폐기를 구하나, 피고는 원고로부터 상표사용 금지 요청을 받아 2016. 11.경부터 국내에서 이 사건 각 제품을 생산, 판매하지 않고 있다고 주장하고 있고, 달리 피고가 이 사건 변론종결일 현재 원고가 주장하는 위 각 장소에 이 사건 각 제품을 보관 또는 전시하고 있음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 폐기청구는 받아들이지 아니한다.

라. 손해배상청구

1) 영업상 이익액 상당의 손해배상 청구 부분

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 및 제2항의 보충적 규정으로서의 같은 조 제5항은 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구에 있어서 일실이익 상당의 영업상 손해에 관한 피해자의 주장 · 입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 부정경쟁행위가 있는 경우 그로 인한 일실이익 상당의 영업상 손해 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 손해배상을 청구하는 자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 실제로 일실이익 상당의 영업상 손해를 입은 것을 주장 · 입증할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장 · 입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장 · 입증하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 손해배상을 청구하는 자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 부정경쟁행위에 의하여 일실이익 상당의 영업상 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 원고가 2016. 9.경부터 향수 제품을 생산, 판매하고 있음은 앞서 본 바와 같으나, 향수에는 C 도형인 ""만 사용하고 있을 뿐, 이 사건 상품표지를 사용하지 않고 있고, 달리 원고가 이 사건 상품표지를 사용하여 피고와 동종의 영업을 하고 있다고 인정할만한 증거가 없으므로, 동종 영업을 하고 있다는 사실을 증명한 경우 일실이익 상당의 영업상 손해를 입었음을 사실상 추정해 주는 위 법리가 적용될 수 없다. 또한 이 사건 상품표지가 사용된 원고 제품과 피고의 이 사건 각 제품에 관하여 고객층의 중복 등으로 인한 경업 · 경합관계가 존재한다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 피고의 식별력 손상행위로 인하여 원고에게 일실이익 상실의 손해가 발생할 염려가 있다거나 개연성이 있다고 보기 어렵고, 달리 일실이익 상당의 영업상 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 인정할 만한 증거가 없다.

따라서 피고의 영업상 이익액 상당의 손해배상 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2) 무형의 손해에 관한 손해배상 청구 부분

민법 제751조 제1항은 불법행위로 인한 재산 이외의 손해에 대한 배상책임을 규정하고 있고, 재산 이외의 손해는 정신상의 고통만을 의미하는 것이 아니라 그 외에 수량적으로 산정할 수 없으나 사회통념상 금전평가가 가능한 무형의 손해도 포함된다고 할 것이므로, 법인의 명예나 신용을 훼손한 자는 그 법인에게 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있고(대법원 2004. 8. 16. 선고 2003다33868 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다37710 판결 참조), 부정경쟁방지법 상의 식별력 손상으로 인한 무형의 손해도 민법 제751조 제1항의 손해의 일종으로서, 부정경쟁방지법 제5조의 부정경쟁행위로 영업상 이익을 침해하여 입힌 손해'에 포함된다고 할 것이다.

한편, 부정경쟁방지법 상의 식별력 · 명성 손상으로 인한 무형의 손해는 손해의 성질상 구체적인 손해액을 입증하는 것이 곤란한 경우에 해당하므로, 법원은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 사실관계에 의하면, 원고는 자신만의 독특한 상표인 이 사건 상품표지를 적용한 디자인을 개발하고 위 디자인을 사용하여 생산한 가방 제품을 고가로 판매함으로써 다른 상표의 가방 제품과 차별되는 고급 가방 제조 업체로서의 명성과 신용을 유지하여 왔는데, 피고는 이 사건 상품표지를 모방한 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매함으로써 원고의 제품이 갖는 고급 이미지를 실추시킴은 물론 원고의 사회적 명성과 신용에도 적지 않은 타격을 주었음을 인정할 수 있다.

나아가 피고들이 배상하여야 할 손해액에 관하여 보건대, 원고의 명성 · 신용의 정도 및 브랜드의 가치, 원고의 영업 규모, 식별력 · 명성 손상의 정도, 예상되는 손해의 종류 및 성격, 실제 피해의 정도, 악의성의 정도, 피고의 손상행위 기간과 영업 규모, 피고 영업의 지역적 범위 등 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 나타난 여러 사정들을 종합하면, 피고가 배상하여야 할 손해액을 50,000,000원으로 정함이 상당하다.

3) 소결론

따라서 피고는 원고에게 50,000,000원 및 이에 대하여 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부본 송달일 다음날인 2016. 12. 24.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2018. 10. 4.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.