[1] 원고 일부 승소의 제1심판결에 대하여 원고만이 항소하고 피고는 항소나 부대항소를 하지 않았는데 항소심이 원고의 항소를 일부 인용하는 변경판결을 한 경우, 이에 불복하는 피고가 제1심판결의 원고 승소 부분에 대하여 상고를 제기할 수 있는지 여부(소극)

[2] 상표권 침해로 인한 영업상 손해의 배상을 구하기 위한 전제요건인 상표권자의 ‘등록상표 사용’의 의미

[3] 상표권자가 등록상표를 지정상품 중 일부와 유사한 상품에 사용하였을 뿐 지정상품 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업활동을 하였다고 인정할 수 없어, 상표권의 침해로 상표권자에게 영업상의 손해가 있었다고 보기 어렵다고 한 사례

[1] 원고의 청구를 일부 인용하는 제1심판결에 대하여 원고는 항소하였으나 피고들은 항소나 부대항소를 하지 아니한 경우, 제1심판결의 원고 승소 부분은 원고의 항소로 인하여 항소심에 이심은 되었으나, 항소심의 심판범위에서는 제외되었다 할 것이고, 따라서 항소심이 원고의 항소를 일부 인용하여 제1심판결의 원고 패소 부분 중 일부를 취소하고 그 부분에 대한 원고의 청구를 인용하였다면, 이는 제1심에서의 원고 패소 부분에 한정된 것이며 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대하여는 항소심이 판결을 한 바 없어 이 부분은 피고들의 상고대상이 될 수 없으므로, 원고 일부 승소의 제1심판결에 대하여 아무런 불복을 제기하지 않은 피고들은 제1심판결에서 원고가 승소한 부분에 관하여는 상고를 제기할 수 없다.

[2] 상표법 제67조 제2항 , 제5항 은 같은 조 제1항 과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

[3] 상표권자가 등록상표를 지정상품 중 일부와 유사한 상품에 사용하였을 뿐 지정상품 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업활동을 하였다고 인정할 수 없어, 상표권의 침해로 상표권자에게 영업상의 손해가 있었다고 보기 어렵다고 한 사례.

[1] 민사소송법 제415조 , 제422조 [2] 상표법 제67조 [3] 상표법 제67조

[1] 대법원 1998. 5. 22. 선고 98다5357 판결 (공1998하, 1724) 대법원 2002. 2. 5. 선고 2001다63131 판결 (공2002상, 637) 대법원 2006. 1. 27. 선고 2005다16591, 16607 판결 (공2006상, 325)

원고 주식회사

피고 1 주식회사외 3인 (소송대리인 법무법인 새길법률특허사무소 담당변호사 한정화외 1인)

서울고법 2007. 2. 14. 선고 2005나84527, 84534 판결

원심판결 중 제1심판결의 원고 승소 부분을 초과하여 추가로 원고의 청구를 인용한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다. 피고들의 나머지 상고를 모두 각하한다. 원고의 상고를 모두 기각한다.

원고와 피고들의 상고이유를 함께 판단한다.

1. 손해배상청구에 관하여

가. 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대한 피고들 상고의 적법 여부에 관하여 직권으로 본다.

기록에 의하면, 원고가 피고들을 상대로 상표권 침해를 원인으로 1,024,304,841원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 손해배상청구, 금지청구 및 해명광고청구 등 소송을 제기하고, 제1심이 피고들의 손해배상책임을 인정하여 40,000,000원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금 부분을 일부 인용하는 판결을 하였는데, 원고만이 항소한 결과 원심이 원고의 항소를 일부 인용하여 피고들로 하여금 원고에게 제1심판결 원고 패소 부분 중 60,000,000원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 판결을 선고하였음을 알 수 있다.

원고의 청구를 일부 인용하는 제1심판결에 대하여 원고는 항소하였으나 피고들은 항소나 부대항소를 하지 아니한 경우, 제1심판결의 원고 승소 부분은 원고의 항소로 인하여 항소심에 이심은 되었으나, 항소심의 심판범위에서는 제외되었다 할 것이고, 따라서 항소심이 원고의 항소를 일부 인용하여 제1심판결의 원고 패소 부분 중 일부를 취소하고 그 부분에 대한 원고의 청구를 인용하였다면, 이는 제1심에서의 원고 패소 부분에 한정된 것이며 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대하여는 항소심이 판결을 한 바 없어 이 부분은 피고들의 상고대상이 될 수 없다 할 것이므로, 원고 일부 승소의 제1심판결에 대하여 아무런 불복을 제기하지 않은 피고들은 제1심판결에서 원고가 승소한 부분에 관하여는 상고를 제기할 수 없다 ( 대법원 2002. 2. 5. 선고 2001다63131 판결 , 대법원 2006. 1. 27. 선고 2005다16591, 16607 판결 등 참조).

따라서 이 사건에서 피고들이 제1심에서 원고가 승소한 부분에 관하여 제기한 상고는 상고의 대상이 될 수 없는 부분에 대한 상고로서 부적법하다.

나. 이어서 상고이유를 본다.

(1) 상표의 유사 여부에 관하여

두 개 이상의 기호·문자·도형·색채 등으로 이루어진 이른바 결합상표의 경우에도, 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분하게 결합되어 있다고 보는 것이 거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다( 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후254 판결 , 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 등 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 원고의 등록상표인 원심 판시 이 사건 1 내지 4상표와 피고실시표장의 외관은 상이하나, 호칭에 있어서 피고실시표장은 ‘에떼르니떼(ETERNITE)’와 ‘이아쏘(EASO)’가 불가분하게 결합된 것이라고 볼 수 없어 ‘이아쏘’로 간략하게 분리 호칭될 수 있고, 그 경우 ‘이아소’ 혹은 ‘이아쏘’라고 호칭될 이 사건 1상표 및 ‘이아스’ 또는 ‘이아쓰’라고 호칭될 이 사건 2, 3, 4상표와 동일 또는 유사하므로, 결국 피고실시표장은 이 사건 1 내지 4상표와 그 표장이 유사하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 피고들의 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

(2) 손해의 발생 여부에 관하여

상표법 제67조 제2항 , 제5항 은 같은 조 제1항 과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며 ( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 , 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 등 참조), 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

원심이 적법하게 인정한 사실관계에 의하면, 이 사건 1상표의 지정상품은 의류용 합성세제, 세액, 클랜저, 물비누, 의류용 린스, 변기세정제, 유리용 세정제, 칫솔, 화장비누, 크림비누 등 비누와 세제인데, 실제로 원고는 이 사건 1상표를 사용하여 거래사회의 통념상 위 지정상품과 동일성 있는 상품이라고 보기 어려운 화장품의 제조·판매업을 영위하였음을 알 수 있고, 이 사건 2 내지 4상표의 경우에는 원고가 위 상표들을 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업활동을 하였음을 인정할 자료를 기록상 찾아보기 어렵다.

그렇다면 비록 피고들이 공동하여 이 사건 1상표를 부착, 판매하는 원고의 상품과 같은 종류의 상품인 원심 판시 이 사건 화장품에 이 사건 1 내지 4상표와 유사한 피고실시표장을 부착, 판매함으로써 원고의 이 사건 1 내지 4상표권을 침해하였고, 이 사건 1상표가 실제 사용된 상품인 화장품이 이 사건 1상표의 지정상품 중 ‘화장비누, 크림비누’ 등과 유사한 상품에 해당한다 하더라도, 원고가 이 사건 1 내지 4상표를 그 지정상품 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업활동을 하였다고 인정되지 않는 이상, 그에 따른 영업상의 손해가 있었다고 보기는 어렵다.

그럼에도 불구하고 원심은 피고들의 이 사건 화장품 제조·판매행위로 인하여 원고에게 영업상 손해가 발생하였음을 전제로 피고들에 대하여 앞서 본 제1심판결의 원고 승소 부분을 초과하여 추가로 손해배상책임을 인정하였으니, 이 부분 원심판결에는 상표권 침해로 인한 손해배상책임에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 피고들의 상고이유의 주장은 이유 있고, 한편 피고들의 손해배상책임이 인정됨을 전제로 손해배상액 산정의 위법 여부를 다투는 원고의 상고이유의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2. 금지청구 및 해명광고청구에 관하여

기록에 의하면, 원고는 원심판결의 원고 패소 부분 중 200,000,000원 부분에 대하여만 상고를 하였을 뿐 금지청구 및 해명광고청구 부분에 대하여는 상고하지 아니하였음을 알 수 있으므로, 이 부분에 대한 원고의 주장은 적법한 상고이유가 되지 아니한다.

3. 결론

그러므로 원심판결 중 제1심판결의 원고 승소 부분을 초과하여 추가로 원고의 청구를 인용한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하며, 피고들의 나머지 상고를 모두 각하하고, 원고의 상고를 모두 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.