2005허9954 등록무효 ( 상 )

1. 주식회사 국민은행

서울

대표이사

지배인

2. 주식회사 한국외환은행

서울

대표이사

지배인

3. 주식회사 하나은행

서울

대표이사

4. 주식회사 제주은행

제주시

대표이사

5. 주식회사 대구은행

대구

대표이사

지배인

6.주식회사부산은행

부산

대표이사

7. 주식회사 전북은행

전주시

대표이사

주식회사 신한은행 ( 변경전 상호 : 주식회사 조흥은행 )

서울

대표이사

원고들 소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅, 김원일, 신

현화, 김건흥

법무법인 바른 담당변호사 김치중, 이영애, 유

영석, 오승종

우리금융지주 주식회사

서울

대표이사

소송대리인 변호사 권오창

특허법인 다래 담당변리사 곽동효, 이인종

소송복대리인 변리사 이준서

법무법인 다래 담당변호사 하상현, 이병규

2007. 5. 23 .

2007. 7. 11 .

1. 특허심판원이 2005. 10. 31. 2005당892호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다 .

주문과 같다 .

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고들은 아래 나. 항의 이 사건 등록서비스표의 권리자인 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 ‘ 우리 ’ 라는 흔히 있는 인칭대명사와 ' 은행 ' 이라는 지정서비스업의 보통 명사를 단순히 결합한 식별력이 없는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호, 제5호 , 제7호에 각각 해당할 뿐만 아니라, 공중이 자유롭게 사용하여야 할 표현을 독점함으로써 수요자나 경쟁사들에게 필요 이상의 주의력을 기울이도록 강요하고, 서비스 제공자와 수요자 사이의 관계에 관련된 정보를 왜곡 전달함으로써 서비스 질에 관한 오인 · 혼동을 초래할 염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에도 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 관찰할 때 여러 은행 중의 하나인 ‘ 우리은행 ' 이라는 특정된 새로운 관념을 형성하므로 식별력이 있고, 상표법 제7조제1항 제4호, 제11호의 사유에도 각각 해당하지 않는다는 이유로, 원고들의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다 .

나. 이 사건 등록서비스표 우리은행 ( 1 ) 구성 : Woori Bank ( 2 ) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : 2002. 3. 27. / 2003. 11. 15. / 2003. 12. 24. / 제95000호 ( 3 ) 지정서비스업 : 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드 발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권 중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업 , 할부판매금융업, 환전업, 귀중품 예탁업, 복권발행업, 보험 · 금융 · 부동산의 재무평가업 , 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 재무평가업, 부동산임대업, 임차구매금융업, 저당금융업, 보험대리업, 증권투자상담업, 채권 매수업, 홈뱅킹업, 회사 재무정산업 ( 서비스업류 구분 제36류 )

[ 인정근거 : 다툼 없는 사실 ]

2. 본안 전 항변에 대한 판단

가. 원고들이 이해관계인인지 여부

피고는, 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 한 원고들은 이 사건 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니라고 주장하므로 보건대, 서비스표 등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 무효심판의 청구 대상이 되는 등록서비스표가 유효하게 존속함으로 말미암아 그 권리의 대항을 받을 염려가 있거나, 그 등록된 서비스표가 지정하는 서비스와 동종의 서비스를 제공하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자도 포함되는바 ( 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결, 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조 ), 갑 제15호증의 1 내지 9 , 제16호증의 1 내지 18, 을 제1 내지 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고들은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 은행업 등과 동종의 서비스를 제공하고 있는 은행들로서, 비록 이 사건 등록서비스표와 같은 표장을 자신들의 상호나 서비스표로 사용할 의사가 없다고 진술하고 있기는 하지만, 자신들의 광고에 “ 우리 고장 우리은행 ” 등과 같은 표현을 사용하고 있는 것과 같이 그 영업과 광고 등에 있어서 스스로를 가리키는 뜻으로 “ 우리은행 ” 이라는 표시를 사용하는 등 이 사건 등록서비스표의 서비스표권의 대항을 받을 염려가 있는 서비스표적 사용은 하고 있는 사실을 인정할 수 있어, 이 사건 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자들이라고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다 .

나. 소의 이익이 없는지 여부

피고는, 이 사건 등록서비스표는 이미 주지 저명한 상태에 이르러 등록무효 판결 이 나더라도 피고가 사용에 의한 식별력 취득을 이유로 곧바로 재등록할 수 있는 데반하여 원고들은 이를 자신들의 서비스표로 등록할 수도 없기 때문에, 이 사건 심판이나 소의 이익이 없다는 취지로 주장하므로 보건대, 피고 주장과 같은 사유만으로 심판이나 소의 이익을 부정할 수는 없으므로, 위 주장은 주장 자체로 이유 없다 .

3. 이 사건 등록서비스표의 식별력 여부

가. 구성 자체의 식별력 여부

상표법 제6조 제1항 제7호에 의하면 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표는 서비스표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 이는 같은 항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 자기의 서비스표와 타인의 서비스표를 식별할 수 없는, 즉 그 자체로 식별력이 없거나 또는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 경우 등 특별현저성이 없는 서비스표는 등록을 허용하지 않는다는 취지로 보이고, 어떤 서비스표가 특별현저성을 가진 서비스표인지 여부는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정되어야 할 것이다 ( 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 , 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조 ) .

이 사건에서 보건대, 이 사건 등록서비스표는, ① 일상생활에서 ‘ 우리 어머니 ’, ‘ 우리 중에서 ' 등과 같이 ' 나 ' 또는 ' 나 ' 에 대한 복수형을 의미하는 인칭대명사로 흔히 사용되고, ‘ 우리 회사 ’, ‘ 우리 학교 ’, ‘ 우리 동네 ' 등과 같이 수식하는 대상의 소유나 소속 관계 등에서 단순히 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 포괄적인 의미로 모든 사람들에 의해서 널리 사용되고 있으며, 원고 은행들의 직원이나 고객들이 스스로의 은행을 가리키는 표현으로 ' 우리 은행 ' 이라고 표현할 수밖에 없듯이 모든 상품과 서비스업에 광범위하게 쓰일 수 있는 가장 일반적인 표현으로서 식별력이 미약한 단어인 ‘ 우리 ’ 와, ② 금융업의 한 종류인 은행업을 나타내는 표시로서 그 지정서비스업의 보통명사에 해당하여 식별력이 미약한 단어인 ' 은행이 나란히 표기된 한글 문자 “ 우리은행 ” 및 ③ 그 영문 표기에 불과한 “ Woori Bank " 가 상하로 배치되어 이루어진 결합서비스표일 뿐만 아니라, 그 지정서비스업은 은행업, 국제금융업 등 모두 서비스업류 구분 제36류에 속하는 금융 관련업과 그 부수 업무에 관한 것인데, 은행업 등 금융 관련 서비스업계에서 인칭대명사인 ‘ 우리 ’ 로 그 소속이나 거래관계 등을 흔히 표시하고 있고, 그러한 의미의 ‘ 우리 은행 ’ ( 이 사건 등록서비스표인 “ 우리은행과 외관, 호칭, 관념을 거의 구별할 수 없어 양자는 실질적으로 동일한 표장으로 볼 수 있다 ) 은 모든 수요자에게 그 사용이 개방되어야 할 표현이고, 그 영문자 부분도 한글 문자 “ 우리은행 ” 바로 아래에 위치하고 있을 뿐만 아니라 ' Bank ' 는 쉬운 영어 단어로서 일상생활에서 ‘ 은행 ’ 의 의미로 흔히 사용되고 있어 “ 우리은행 ” 의 단순한 영문 표기로 쉽게 인식되며, 위 한글 문자 부분과의 결합으로 특정한 새로운 관념을 낳지도 않는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업들과 관련하여 식별력이 없는 부분들 이 결합하여 이루어졌고, 그 결합에 의하여 달리 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없으며, 이는 피고 주장과 같이 서비스표는 상표와는 달리 자타서비스업식별 기능보다 .

광고선전 기능이 중시된다든가, 은행법 등에서 ‘ 은행 ’ 명칭에 대한 사용 제한이나 은행업에 대한 금융감독위원회의 감독을 규정하고 있다거나 다소 식별력이 미약한 문자를 은행명으로 사용하는 것이 국내 은행업계의 일반적인 경향이라고 하더라도 달라지지 않는 것이어서, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 할 것이다 .

이에 대하여 피고는, 상표법은 상표나 서비스표의 등록요건으로 ' 보통보다 훨씬 뛰어난 뚜렷함을 갖는다 ' 는 의미를 가진 특별현저성을 삭제하고 식별력만을 규정하고 있을 뿐만 아니라, ‘ 우리 ’ 라는 표현이 들어간 다수의 서비스표가 이미 등록되어 있는 사정 등에 비추어 보더라도, 이 사건 등록서비스표는 식별력이 있다는 취지로 주장하나, 상표나 서비스표의 등록요건으로 사용되고 있는 특별현저성은 식별력의 또 다른 표현일 뿐, 식별력 외의 다른 등록요건을 부가하는 의미로 사용되고 있는 것은 아니라 할 것이고, 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 할 뿐, 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다고 할 것이므로 ( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조 ), 위 주장도 이유 없다 .

나. 사용에 의한 식별력 취득 여부 ( 1 ) 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 특별현저성이 없는 서비스표는 등록받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표 등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니고 ( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조 ), 상표법 제6조 제2항이 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되었을 경우 상표법 제6조 제1항의 규정에도 불구하고 등록받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이고 ( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조 ), 한편 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 서비스표 그 자체와 서비스표가 사용된 바로 그 서비스업에 한하므로, 그와 유사한 서비스표나 동일 서비스업류 구분 내의 다른 서비스업 또는 유사서비스업에 대한 등록은 허용되지 아니한다고 할 것이다 ( 대법원 2006. 5. 12 . 선고 2005후339 판결 등 참조 ) .

( 2 ) 이 사건에서 보건대, 갑 제2, 3, 4호증, 을 제22, 24, 51 내지 60, 142 내지 203호증 ( 각 가지번호 포함 ) 의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1999. 1. 4 . 종전의 상업은행과 한일은행이 한빛은행으로 합병된 후 2001. 4. 2. 위 한빛은행을 자회사로 편입시켜 우리금융그룹으로 출범한 회사인데, 2002. 5. 20. 자회사의 은행명을 우리은행으로 변경한 다음 그때부터 지금까지 직접 또는 통상사용권 등을 부여받은 자회사들을 통하여 “ 우리은행 ”, “ Woori Bank ”, “ 우리은행 ” 등의 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하여 온 사실 ( 다만, 그 지정서비스업 가운데 대부업, 리스금융업, 보증업 , 어음교환업, 여행자수표발행업, 전자식자금대체업, 팩토링서비스업, 귀중품 예탁업, 보험 .

금융 · 부동산의 재무평가업, 재무평가업, 저축은행업, 할부판매금융업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사 재무정산업에 대하여는, 피고 제출의 규정집, 업무매뉴얼 , 사내 인트라넷 출력물 및 회계계정분류에 관한 자료는 회사 내부 자료에 불과하여 그 기재만으로는 해당 지정서비스업에 위 서비스표들이 사용되었음을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 자료를 제출하지 못하거나 해당 지정서비스업과 무관한 자료만을 제출하고 있으므로, 그 사용사실을 인정하기 어렵다 ), 피고와 그 자회사들은 기존 이미지를 쇄신하고 바뀐 은행명을 조기에 정착시키고자 2002. 5. 20. 경부터 같은 해 7월 말경까지 사이에 간판교체비만 약 166억 원을 들여 전 영업점의 간판을 위 서비스표들의 일부 표장이 들어간 것으로 교체하였고, 그 표장이 포함된 브랜드 홍보를 위하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등을 통한 순수 광고비만도 2002년도에 약 220억 원, 2003년도에 약 111억 원을 각각 지출한 사실, 위와 같은 광고 및 여러 영업활동의 결과, 피고 자회사인 주식회사 우리은행은 2002년말 기준 총 자산 101. 1조 원, 점포 수 665개 ( 국내 655개, 국외 10개 ), 종업원 수 10, 182명, 예금수신액 62조 1, 849억 원, 여신액 56조 5, 183억 원, 영업수익 2조 9, 880억 원에, 2003년말 기준 총 자산 119. 3조 원 , 점포 수 703개 ( 국내 692개, 국외 11개 ), 종업원 수 10, 202명, 예금수신액 70조 6, 897억 원, 여신액 67조 867억 원, 영업수익 약 3조 4, 213억 원에 각각 이르게 되었고 , 2002년도와 2003년도 1일 평균 금융거래건수가 약 1, 000만 건에 육박하게 된 사실 , 그에 따라 우리은행 브랜드는 2002년과 2003년 연속하여 한국경제신문이 선정한 “ 여성이 뽑은 최고의 금융브랜드 ” 로 선정되었고, 2003년에는 헤럴드경제신문의 “ 헤럴드 광고 대상 ”, 매일경제신문의 “ 부즈앨런 지식경영 대상 ”, “ 한국경영대상 - 서비스 부분 대상 ” 등을 각각 수상하기도 한 사실, 한편 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 후인 2005년 8월경 한국갤럽이 전국 광역시 이상 대도시 거주 성인남녀 1, 260명을 대상으로 우리은행에 대한 브랜드 인지도 및 식별력을 조사한 결과, 국민은행 다음으로 인지도가 높았고, 전체 응답자의 78. 7 % 가 “ 우리은행 ” 을 특정 은행으로 인식하고 있었으며 , 일반적인 용어인 우리 은행과 혼동유발 가능성이 있다고 응답한 비율은 6. 1 % 에 불과한 사실을 각각 인정할 수 있고 반증이 없으나, 위 인정사실만으로는 피고가 “ 우리은행 ”, “ Woori Bank ”, “ 우리은행 외에 한글 문자와 영문자를 상하로 배치한 이 사건 등록서비스표도 그 지정서비스업에 실제 사용함으로써 위 등록결정일 무렵에는 일반 수요자 및 거래자들이 피고의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르러 식별력을 취득하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등 록서비스표는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다 .

다. 소결

따라서 이 사건 등록서비스표는 원고들이 주장하는 다른 등록무효 사유에 대하여 나아가 살필 필요 없이 상표법 제6조 제1항 제7호가 정하는 기타 식별력이 없는 상표로서 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 무효로 되어야 할 것이다 .

4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고들의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 이기택

판사 오충진

판사 김태현