[1] 구 실용신안법 시행일 전에 출원된 등록실용신안에 대하여 시행일 이후에 기술평가가 이루어지는 경우, 정정명세서 등 보정의 허용 범위

[2] 등록실용신안에 관한 기술평가절차에서 심사관이 명세서 등의 정정청구를 인정하지 않으면서 실용신안권자에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 경우, 위 기술평가결정의 적법 여부(위법)

[1] 실용신안법 부칙(2001. 2. 3.) 제3항 단서 제1호는 구 실용신안법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것) 시행일 전에 출원한 실용신안의 경우에도 출원인에게 정정명세서 등의 보정절차를 부여하기 위하여 예외적으로 마련한 경과규정으로서 종전 실용신안법에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가와 개정 실용신안법에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가 사이에 정정명세서 등에 대한 보정 범위를 다르게 규정하려는 데 입법 취지가 있다고는 볼 수 없으므로, 개정 실용신안법 시행일 전에 출원된 등록실용신안에 대하여 위 시행일 이후에 기술평가가 이루어지는 경우에도 구 특허법(2001. 12. 31. 법률 제6582호로 개정되기 전의 것) 제140조 제2항 을 유추 적용하여 정정명세서 등의 보정은 당초의 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용된다고 해석하는 것이 상당하다.

[2] 등록실용신안에 관한 기술평가절차에서 심사관은 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 받아들일 수 없는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정한 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것) 제27조 제4항 에 의하여 준용되는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제4항 은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로, 심사관이 기술평가절차에서의 정정청구를 인정하지 않으면서 실용신안권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 기술평가결정(등록취소결정)은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 이와 같은 의견서 제출 기회 부여 여부는 형식적이 아닌 실질적인 관점에서 판단되어야 한다.

[1] 구 실용신안법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것) 제27조 제4항 (현행 삭제), 부칙(2001. 2. 3.) 제3항(현행 삭제), 구 특허법(2001. 12. 31. 법률 제6582호로 개정되기 전의 것) 제77조 제3항 (현행 삭제), 제136조 제9항 , 제140조 제2항 [2] 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것) 제27조 제4항 (현행 삭제), 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제4항

[2] 대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 (공2003하, 2371)

원고

특허청장

특허법원 2005. 8. 26. 선고 2004허7555 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 개정 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 것, 이하 같다) 제27조 제4항 은 “ 특허법 제77조 제3항 의 규정은 실용신안등록의 정정에 관하여 준용한다”고 규정하고, 준용되는 개정 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 것, 이하 같다) 제77조 제3항 은 “ 제136조 제2항 내지 제5항 , 제7항 내지 제9항 , 제139조 제3항 및 제140조 제1항 · 제2항 · 제5항 의 규정은 제1항 의 정정청구에 관하여 이를 준용한다”고 규정하며, 이에 의하여 준용되는 개정 특허법 제136조 제9항 은 “청구서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다”고 규정하여, 개정 실용신안법 시행일(2001. 7. 1.) 이후에 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가에 있어서는 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면(이하 ‘정정명세서 등’이라고 한다)에 대한 보정을 허용하면서도, 역시 준용되는 개정 특허법 제140조 제2항 이 “청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하여 그 보정은 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 가능한 것으로 되어 있다. 그런데 한편 개정 실용신안법 부칙 제3항은 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 관한 기초적 요건심사·실용신안등록·실용신안권·실용신안등록이의신청·심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 실용신안기술평가를 함에 있어서는 제27조 제4항 의 개정 규정에서 준용하는 특허법 제77조 제3항 을 적용한다. 이 경우 동법 동조 동항에서 준용하고 있는 동법 제136조 제9항 에 한하여 이를 적용한다”고 규정하여, 개정 실용신안법 시행일 전에 제출된 실용신안등록출원에 기초한 등록실용신안의 기술평가에 있어서도 정정청구서 등에 대한 보정을 허용하는 근거를 마련하면서도, 그 보정의 허용범위에 관한 규정인 개정 특허법 제140조 제2항 은 적용되지 않는 것으로 규정되어 있다.

그러나 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에 정정명세서 등에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 보는 것이 보정제도의 본질에 부합할 것이다. 그리고 개정 실용신안법 시행일 이후에 실용신안기술평가를 함에 있어서, 그 시행일 이후에 출원된 등록실용신안의 경우에는 개정 특허법 제140조 제2항 의 규정에 의하여 정정명세서 등에 대한 보정을 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용하고 있음에 반하여, 위 시행일 전에 출원된 등록실용신안의 경우에는 정정명세서 등에 대한 보정을 무제한적으로 허용하는 것은 동일한 법률(개정 실용신안법)에 의하여 비로소 정정명세서 등의 보정이 가능하게 된 출원인들을 불합리하게 차별하는 것으로서 형평의 원칙에 반하는 결과를 낳게 되고, 또한 기술평가절차에 있어 정정청구는 심사관의 등록취소사유에 대한 의견서 제출기간 이내에만 가능하도록 정정청구의 기간이 제한되어 있는바{ 종전 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제27조 제1항 , 제25조 제3항 }, 정정청구 취지의 요지를 변경하는 정정명세서 등의 보정을 허용하는 것은 실질적으로 새로운 정정청구가 가능하도록 하는 것으로 이는 정정청구의 기간을 제한한 법의 취지를 몰각시키는 결과가 되며, 한편 심사관은 보정된 명세서 등을 대상으로 하여 재심사를 하더라도 정정을 다시 인정하지 않는 경우 다시 의견서 제출의 기회를 주기 위하여 정정을 인정하지 않는 사유를 기재한 통지서를 발송하고 출원인은 또다시 정정명세서 등의 보정서를 제출하는 등 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 큰 낭비를 초래하고 심사업무를 혼란케 할 가능성이 있다. 나아가 개정 실용신안법 부칙 제3항 단서 제1호는 위 법 시행일 전에 출원한 실용신안의 경우에도 출원인에게 정정명세서 등의 보정이라는 절차를 부여하기 위하여 예외적으로 마련한 경과규정으로서 종전 실용신안법에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가와 개정 실용신안법에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가 사이에 정정명세서 등에 대한 보정 범위를 다르게 규정하려는 데에 입법 취지가 있다고는 볼 수 없다.

따라서 위와 같은 제반 사정을 고려해 보면, 개정 실용신안법 시행일 전에 출원된 등록실용신안에 대하여 위 시행일 이후에 기술평가가 이루어지는 경우에 있어서도 개정 특허법 제140조 제2항 을 유추 적용하여 정정명세서 등의 보정은 당초의 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용된다고 해석하는 것이 상당하다.

나. 기록에 의하면, 이 사건 등록고안(등록일 2001. 7. 31., 등록번호 제242430호)은 개정 실용신안법의 시행일 전인 2001. 5. 15.에 출원되었으나, 개정 실용신안법 부칙 제3항 단서 제1호에 의해 기술평가절차에 있어 정정명세서 등의 보정이 가능하게 된 경우로서, 이 사건 등록고안의 당초의 정정명세서(2002. 9. 7.자)에는 청구범위 제1항에 관하여 아무런 정정이 없었고, 고안의 상세한 설명의 일부 내용 및 도면 제1도에만 정정이 있었는데, 그 후의 정정명세서 등의 보정서(2003. 6. 25.자)에 고안의 상세한 설명 및 청구범위 제1항에 관하여 보정이 이루어졌고, 그 보정된 청구범위 제1항에는 새로운 구성요소가 추가되었음을 알 수 있는바, 위에서 본 법리에 따르면, 이 사건 정정명세서 등의 보정은 당초의 정정청구 취지의 요지를 변경하는 것으로 허용될 수 없음에도 불구하고, 원심은 이와 달리 개정 실용신안법 부칙 제3항 단서 제1호가 개정 특허법 제140조 제2항 을 준용하고 있지 않다는 점만을 들어 이 사건 정정명세서 등의 보정은 아무런 제한 없이 당연히 허용된다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 기술평가절차에 있어 정정명세서 등의 보정의 한계에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 판결에 영향을 미쳤음이 분명하다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

가. 등록실용신안에 관한 기술평가절차에서 심사관은 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 받아들일 수 없는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정한 종전 실용신안법 제27조 제4항 에 의하여 준용되는 종전 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제4항 은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로( 대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 등 참조), 심사관이 기술평가절차에서의 정정청구를 인정하지 않으면서 실용신안권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 기술평가결정(등록취소결정)은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없다고 할 것이지만, 이와 같은 의견서 제출 기회 부여 여부는 형식적이 아닌 실질적인 관점에서 판단되어야 할 것이다.

나. 기록에 의하면, 심사관은 이 사건 기술평가결정을 하기에 앞서 이 사건 정정청구를 인정할 수 없는 이유로 이 사건 정정청구에는 청구항의 기재불비가 있고 또 진보성도 없어 정정 후의 청구항에 기재된 사항이 출원시 실용신안등록을 받을 수 없다는 점을 들어 통보하였다가, 권리자인 원고로부터 정정명세서 등의 보정서를 제출받은 후, 기술평가결정을 함에 있어서는 위 통보한 당초의 ‘정정불인정이유’의 해소 여부에 관하여는 명시하지 아니한 채 이 사건 정정청구는 보정된 정정명세서 등에 의하더라도 종전 실용신안법 제27조 제2항 에서 정한 정정청구의 범위 즉, 실용신안등록 청구범위를 감축하는 경우나 오기를 정정하는 경우 또는 불명료한 기재를 석명하는 경우 중 어느 하나에도 해당하지 않아 인정될 수 없다는 취지로 판단하였음을 알 수 있는바, 정정명세서 등의 보정이 허용될 수 없는 이 사건에 있어서 당초의 정정불인정이유가 해소된 것이 아니므로 심사관이 이 사건 정정청구를 인정하지 않은 이유는 어디까지나 당초의 통보된 이유 그대로라고 봄이 상당하고, 다만 이 사건 정정명세서 등의 보정이 허용된다는 전제 아래에서의 가정적 판단을 부가한 것이라고 보아야 할 것이므로, 심사관이 이 사건 기술평가결정을 함에 있어 청구인인 원고에게 이 사건 정정청구를 인정하지 않는 이유에 대하여 또다시 의견서를 제출할 기회를 부여하지 않았다고 하여 어떠한 절차적 위법이 있다고 할 수는 없다.

그럼에도 불구하고 원심은, 이 사건 정정명세서 등의 보정이 당연히 허용되고 따라서 그 보정된 정정명세서를 기준으로 정정요건의 구비 여부를 판단하여야 한다는 전제 아래, 이 사건 기술평가절차에서 심사관은 당초의 정정청구에 대한 정정불인정이유를 통지하였을 뿐 기술평가결정시 보정에 따라 달라진 정정불인정이유에 관하여는 미리 정정청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 바가 없다는 이유로 이 사건 기술평가결정이 위법하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 기술평가절차에서의 정정청구에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이 역시 판결에 영향을 미쳤음이 분명하다.

3. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.