정정명세서 등에 관한 보정의 허용 범위

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항 , 제9항 , 제140조 제5항 에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 ‘정정명세서 등’이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 구 특허법 제140조 제2항 에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되고, 이는 구 특허법 제133조의2 제4항 에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용된다. 그런데 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 구 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다.

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2 제4항 , 제136조 제1항 , 제9항 , 제140조 제2항 , 제5항

대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 (공2007하, 1870)

롬엔드하스전자재료코리아 유한회사 (소송대리인 변리사 박창희 외 3인)

이데미쓰 고산 가부시키가이샤 (소송대리인 제일특허법인 담당변호사 최광훈 외 3인)

특허법원 2011. 10. 28. 선고 2010허8832 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항 , 제9항 , 제140조 제5항 에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 ‘정정명세서 등’이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 구 특허법 제140조 제2항 에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되고, 이는 구 특허법 제133조의2 제4항 에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용된다. 그런데 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 구 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다 ( 대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심판결 이유에 의하면, 명칭을 “녹색 발광 화합물 및 이를 발광재료로서 채용하고 있는 발광소자”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 등록무효심판 절차에서, 원고는 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제5항에 관하여, 인용 청구항을 ‘제1항’에서 ‘제2항’으로, ‘유기 발광화합물’을 ‘발광층 도판트용 유기 발광화합물’로 각 변경하고, 선택 가능한 14개의 화합물 중 원심 판시 화합물 (1), (4)를 삭제하는 내용 등으로 이 사건 정정청구를 하였다가, 위 변경된 인용 청구항인 제2항에 포함되지 않으면서도 이 사건 정정청구에서 삭제되지 않고 남아 있던 원심 판시 화합물 (9)를 추가로 삭제하는 내용으로 그 정정명세서를 보정하였음을 알 수 있다.

그런데 위와 같은 보정은 당초의 정정사항을 삭제하는 것에는 해당하지 아니함이 분명하고, 화합물 (9)를 삭제한다는 정정사항을 새롭게 추가함으로써 이 사건 정정청구의 내용을 실질적으로 변경한 것이므로, 정정청구취지의 요지를 변경하는 보정에 해당하여 부적법하다고 할 것이며, 그것이 이 사건 정정청구 당시 착오로 삭제되지 않고 남아 있던 화합물 (9)를 삭제하는 보정이라고 해서 달리 볼 수는 없다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 정정의 보정과 정정청구에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제8항(이하 ‘이 사건 제8항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 아래와 같은 이유로 원심 판시 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되고, 나아가 이 사건 제8항 발명을 인용하고 있는 종속항들인 이 사건 제9항과 제10항 발명도 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였다.

이 사건 제8항 발명이 인용하고 있는 이 사건 제7항 발명 중 원심 판시 구성 7-1은 비교대상발명 2에 이미 개시되어 있고, 원심 판시 구성 7-2의 경우, 한정하고 있는 치환기의 범위에서만 다소 차이가 있는 같은 구조의 아릴아민화합물이 비교대상발명 2에 기재되어 있는 데다가 비교대상발명 1에는 이와 동일한 화합물이 개시되어 있으므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 비교대상발명 2에 기재되어 있는 화합물을 같은 구조의 아릴아민화합물인 비교대상발명 1의 화합물로 치환함으로써 용이하게 도출할 수 있다. 그리고 이 사건 제8항 발명 중 원심 판시 구성 8은 이 사건 제7항 발명의 ‘안트라센 유도체’ 또는 ‘벤즈[a]안트라센 유도체’를 원심 판시 화학식 3 또는 화학식 4로 표시되는 화합물로 구체적으로 한정한 구성인데, 비교대상발명 2의 원심 판시 화학식 II-a로 표시되는 화합물에 이미 개시되어 있다. 따라서 이 사건 제8항 발명의 구성들은 모두 비교대상발명 2에 이미 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것들이고, 비교대상발명 2에 이들 구성이 그대로 결합하여 있는 이상 그 구성들을 결합하는 데에도 별다른 기술적 어려움이 없으므로, 이 사건 제8항 발명은 구성의 곤란성이 없다. 나아가, 발광 효율이 좋고 소자의 구동수명이 양호한 OLED 소자를 제공한다는 이 사건 제8항 발명의 작용효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 예측할 수 있는 정도로서 현저하지 아니하다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 필요한 심리를 다하지 아니하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.