상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1, 2점에 관하여

가. 원고의 특허출원에 적용되는 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것을 말하고, 개정 이후의 특허법을 이하 ‘2009년 개정 특허법’이라고 한다) 제174조는 ‘보정각하에 관한 제51조의 규정을 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용한다’고 규정하였지만, 2009년 개정 특허법 부칙 제3조는 ‘개정된 제51조 제1항 본문을 법 시행 후 최초로 보정하는 것부터 적용한다’고 규정하고 있다.

따라서 원고의 특허출원이 2009년 개정 특허법 시행 전에 이루어졌다

하더라도 원심 판시 이 사건 심사전치보정이 그 시행 후에 이루어진 이상, 이에 따른 심사전치절차에서의 보정각하에 관해 적용될 규정은 2009년 개정 특허법의 제51조 제1항 본문이다.

이러한 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는'제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우'를 각 규정하고 있다.

2009년 개정 특허법 제51조...