[1] 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다. [2] 명칭을 “무연땜납합금”으로 하는 특허발명의 명세서에 이러한 수치한정에 대한 임계적 의의가 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 그 수치도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 그 진보성이 부정되고, 나아가 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

[1] 명칭이 “무연땜납합금”인 특허발명의 특허청구범위 제3항은 구리나 니켈의 수치가 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하고, 특허청구범위 제6항은 비교대상발명 6, 7에 이미 개시된 ‘게르마늄(GE) 0.001 ~ 1중량%를 첨가하는 구성’이 단순 결합된 것에 불과하여 그 진보성이 부정된다고 한 사례

[2] 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우, 특허발명의 진보성 유무 판단에서 그 제조방법을 고려하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하여야 하는지 여부(원칙적 소극)

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 [2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 , 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조

[2] 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 (공2006하, 1445) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결

원고 주식회사 (소송대리인 변호사 최동규외 1인)

특허청장

특허법원 2007. 10. 4. 선고 2006허9173 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 준비서면의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 판단한다.

1. 이 사건 제3, 6항 발명에 관하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이, 명칭을 “무연땜납합금”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제377232호)의 특허청구범위 제3항(이하 ‘이 사건 제3항 발명’이라 하고 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)과 원심 판시의 비교대상발명 2, 3에는 공통적으로 주석(Sn), 구리(Cu) 및 니켈(Ni)로 조성된 땜납합금의 구성이 포함되어 있어 그 조성성분은 동일하다고 보아야 할 것이고, 다만 이 사건 제3항 발명은 그 판시와 같이 구리나 니켈의 조성비 수치를 비교대상발명 2, 3에서보다 더욱 한정하고 있는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에 이러한 수치한정에 대한 임계적 의의가 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 그 수치도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 그 진보성이 부정되고, 나아가 이 사건 제3항 발명 또는 그보다 넓은 범위의 구리나 니켈 조성비 수치를 포함하고 있는 이 사건 제1, 2항 발명(수치범위를 더욱 한정한 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정되는 이상 당연히 진보성이 부정된다) 중 어느 한 항 발명의 구성요소를 그대로 포함하면서 원심 판시의 비교대상발명 6 또는 7에 이미 개시된 ‘게르마늄(Ge) 0.001 ~ 1중량%를 첨가하는 구성’이 단순 결합된 것에 불과한 이 사건 제6항 발명 역시 그 진보성이 부정된다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 이 사건 제4, 5항 발명에 관하여

물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다 ( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 , 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제4, 5항 발명은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 종속항으로서, ‘주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 것’이나, ‘주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 것’ 부분은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 무연땜납합금을 제조하는 방법에 대한 것이고, 위 제조방법에 의해서만 이 사건 제4, 5항 발명의 대상인 무연땜납합금을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정도 보이지 않으므로 위 제조방법을 고려하지 않고서 그 방법에 의하여 얻어진 물건만을 가지고 비교대상발명들과 대비하여야 할 것인바, 그 방법에 의하여 얻어진 물건이 위에서 그 진보성이 부정된다고 본 이 사건 제1 내지 3항 발명과 동일하므로, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 것이다.

원심이 ‘주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 것’ 부분을 구성으로 본 것은 다소 적절하지 않으나, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 진보성이 부정된다고 판단한 결론에 있어서 정당하므로, 원심판결에는 판결 결과에 영향을 미친 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김영란(재판장) 이홍훈 김능환(주심) 차한성