물건의 발명의 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다. 그러므로 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도, 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교할 것이다.

[1] 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우, 특허발명의 진보성 유무 판단에 제조방법을 고려하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하여야 하는지 여부(한정 소극)

[2] 명칭을 “폴리테트라풀루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속항인 제2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 발명을 내용으로 하는 특허청구범위 제3항, 제4항 발명의 경우, 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 진보성 유무를 판단하여야 한다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항

[1] 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 (공2006하, 1445)

원고 주식회사 (소송대리인 변리사 김형준)

특허청장

특허법원 2006. 9. 28. 선고 2005허10992 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

물건의 발명의 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다. 그러므로 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도, 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교할 것이다( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 명칭을 “폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다) 및 그 종속항인 이 사건 제2항 발명, 그리고 이 사건 제1, 2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라플루오르에틸렌 물질에 관한 이 사건 제3, 4항 발명을 특허청구범위로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2002-8897호)을 원심 판시의 비교대상발명과 비교함에 있어서, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제2항 발명뿐만 아니라 이 사건 제3, 4항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 물건의 발명을 내용으로 하는 이 사건 제3, 4항 발명에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 진보성 유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 막바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제3, 4항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 물건 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재된 경우의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)