진보성이 없다는 이유로 거절사정을 한 것이 정당하다고 한 심결의 취소소송에서 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 취소할 수 있는지 여부(소극)

심결취소소송에 있어서 심리판단의 대상이 되는 것은 심결의 위법성 일반으로서 실체상의 판단의 위법과 심판절차상의 위법이 이에 포함될 것인바, 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명이 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 거절사정이 정당하다고 하여 심판 청구를 기각하고, 이에 대하여 출원발명자는 출원발명이 진보성이 있어 심결이 위법하다는 이유로 심결취소소송을 제기한 경우, 그 심결취소소송에서는 출원발명이 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부만을 심리판단할 수 있을 뿐이고, 비록 출원발명의 명세서 기재가 특허법상 기재요건에 위배되는 것으로 인정된다 하더라도 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없다.

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 , 제42조 제3항 , 제62조 제4호 , 제63조 , 제186조

하. 룬트벡 아크티에 셀스카브(H. Lundbeck A/S) (소송대리인 변리사 정진상 외 1인)

특허청장

특허법원 2002. 9. 13. 선고 2001허997 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 중 일부인 이 사건 화합물 B에 대하여는 공지의 5-HT2 길항물질인 리탄세린, 테플루다진, 이린달론 및 화합물 1, 9 및 4의 대응하는 동족체 각각을 인단고리의 5-위치 대신 6-위치로 치환한 비교 화합물(화합물 번호 39, 40, 41)보다 현저함을 표 1의 실험결과에 의하여 알 수 있으므로 인용발명이 예측한 정도와는 현저하게 달라서 선행발명과는 별도의 새로운 특허를 부여할 만한 새로운 발명이라고 할 수 있을 정도의 현저한 효과가 있고 현저한 효과에 대하여 구체적, 객관적으로 특정된 기재가 있다고 할 것이나, 이 사건 화합물 C에 대하여는 현저한 효과에 대하여 추상적, 주관적이고 일반적인 기재만이 있을 뿐이어서 특허법 제42조 제3항 이 정하는 발명의 효과에 대한 기재가 없으므로, 피고는 원고에 대하여 거절사정의 이유(진보성 없음)와 다른 거절이유(이 사건 화합물 C의 발명 효과에 대한 기재 불비)를 통지하고 이에 대하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 함에도 불구하고, 그와 같은 절차를 취하지 아니한 채 바로 이 사건 출원발명의 진보성 유무만을 판단하여 심판 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다고 판단하였다.

그러나 심결취소소송에 있어서 심리판단의 대상이 되는 것은 심결의 위법성 일반으로서 실체상의 판단의 위법과 심판절차상의 위법이 이에 포함될 것인바, 기록에 의하면, 이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명이 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 거절사정이 정당하다고 하여 이 사건 심판 청구를 기각하고 있고, 원고는 이에 대하여 이 사건 출원발명이 진보성이 있어 심결이 위법하다는 이유로 심결취소소송을 제기하고 있음을 알 수 있으므로, 이러한 경우 원심으로서는 이 사건 출원발명이 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부만을 심리판단할 수 있을 뿐이고, 비록 이 사건 출원발명의 명세서 기재가 특허법상 기재요건에 위배되는 것으로 인정된다 하더라도 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없는 노릇이다.

그럼에도 불구하고, 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 출원발명의 진보성 여부에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채 이 사건 출원발명의 명세서 본문의 기재가 기재요건에 위배되었다는 점에 대한 새로운 거절이유를 통지할 것을 요구하면서 이 사건 심결을 위법하다고 판단한 것은, 심결취소소송에 있어서의 심리범위 및 거절이유 통지에 대한 법리를 오해하고 판단을 유탈함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

그러므로 나머지 상고이유를 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.