[1] 실용신안권 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것이 허용되는지 여부(소극)

[2] 특허심판원이 행하는 심결의 효력이 미치는 주관적 범위 및 객관적 범위의 판단 기준

[3] 특허심판원의 심결에 흠이 있는 경우 특허심판원이 그 흠을 스스로 바로잡을 수 있는지 여부(한정 소극)

[4] 실용신안권의 소극적 권리범위확인심판에서 등록고안의 공유자 중 1인만을 피청구인으로 기재하여 이루어진 심결을 위법하다고 한 사례

[1] 실용신안법 제56조 에 의하여 준용되는 특허법 제139조 제2항 은 "공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다."고 규정하고 있고 또 같은 법 제139조 제3항 은 "특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다."고 규정함으로써 공유인 실용신안권 등에 관한 심판은 공유자 전원에 대하여 합일적으로 확정될 것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이고, 나아가 공유인 실용신안권 등에 관한 심결에 관하여 실용신안권자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 전원을 피고로 하여야 할 것이다.

[2] 특허법 제162조 제2항 은 심결은 반드시 일정한 사항을 기재한 서면으로 하여야 하되 심결한 심판관이 이에 기명날인하도록 규정하고 있으며, 심결에 대한 불복절차는 법률에 의하여 엄격하게 규정되어 있고, 심결이 확정되면 일정한 경우 대세적으로 권리관계를 형성하는 효력 및 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없게 되는 일사부재리의 효력을 가지는 점 등에 비추어 볼 때, 특허심판원이 행하는 심결의 효력이 미치는 주관적 범위 및 객관적 범위는 오로지 그 심결을 기록한 서면인 심결문의 기재사항만을 기준으로 판단하여야 할 것이고, 심판사건의 기록이나 사후의 다른 자료 등에 의하여 이를 확장하거나 축소변경할 수는 없다고 할 것이다.

[3] 특허심판원이 행하는 심결은 준사법적 행위로서 그 절차, 불복방법, 효력 등이 법률에 엄격하게 규정되어 있는 행위이므로 심결이 일단 행하여진 경우에는 설사 그 심결에 어떤 흠이 있다고 하더라도 오기 기타 이에 유사한 잘못임이 명백한 것을 바로잡는 경우를 제외하고는 특허심판원 스스로도 이를 취소, 철회 또는 변경하는 것은 허용되지 않는다.

[4] 실용신안권의 소극적 권리범위확인심판에서 등록고안의 공유자 중 1인만을 피청구인으로 기재하여 이루어진 심결을 위법하다고 한 사례.

[1] 실용신안법 제56조 , 특허법 제139조 제2항 , 제3항 [2] 특허법 제162조 제2항 , 제163조 [3] 특허법 제162조 제2항 , 제163조 [4] 실용신안법 제56조 , 특허법 제139조 제2항 , 제3항

주식회사 은행잎 (소송대리인 변리사 김병진)

이덕경 외 1인 (소송대리인 변리사 고만호)

2005. 3. 25.

1. 특허심판원이 2004. 7. 13. 2002당2503호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

[증 거 : 갑1, 2, 5, 6, 8 내지 10호증, 갑4호증의 1, 2, 갑7호증의 1, 2]

가. 이 사건 등록고안

이 사건 등록고안(등록번호 제173659호, 1999. 9. 3. 출원, 1999. 12. 21. 등록)은 '성묘용 제기의 수납함'에 관한 것으로서, 그 등록청구범위 및 도면은 별지 1과 같다.

나. 확인대상고안

확인대상고안의 도면 및 설명서는 별지 2 기재와 같다.

다. 비교대상고안들

(1) 비교대상고안 1

1995. 4. 15.자 공개실용신안공보(공개번호 95-7892호, 갑5호증)에 게재된 '선물세트용 가방'에 관한 것으로서, 그 도면은 별지 3과 같다.

(2) 비교대상고안 2

1998. 12. 5.자 공개실용신안공보(공개번호 실1998-67210호, 갑6호증)에 게재된 '휴대용 제기세트'에 관한 것으로서, 그 도면은 별지 3과 같다.

(3) 비교대상고안 3

1999. 8. 31. 발행된 "39 Shopping 베스트컬렉션"이라는 제목의 광고책자(갑7호증의 1, 2)에 게재된 것으로서, 15쪽 하단에는 제품번호가 '09Z-5217'인 실속 성묘용 제기세트에 관한 기재 및 사진이 나타나 있다.

(4) 비교대상고안 4

1992. 3. 28.자 실용신안공보(공고번호 실1992-2136호, 갑9호증)에 게재된 '레저 테이블'에 관한 것으로서, 그 도면은 별지 3과 같다.

(5) 비교대상고안 5

1999. 2. 18.자 등록실용신안공보(공고번호 실134970호, 갑10호증)에 게재된 '레저용 테이블'에 관한 것으로서, 그 도면은 별지 3과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 피고 이덕경 및 소외 최성조를 상대로, 이 사건 등록고안은 비교대상고안 2에 의하여 공지된 것일 뿐만 아니라, 확인대상고안은 이 사건 등록고안과 구성이 다르므로 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2503호 로 심리하여, 2004. 7. 13. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 이 사건 제1항 고안이 비교대상고안 1, 2에 의하여 공지되었는지 여부를 보면, 이 사건 제1항 고안의 '상·하 함체부를 평행하게 개방한 후 뒤집어 차례상 대용으로 사용하는 구성'은 비교대상고안 1, 2에서 찾아볼 수 없고, 이 사건 제2, 3항 고안은 이 사건 제1항 고안의 종속항으로서 그 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 등록고안이 비교대상고안 1, 2에 의하여 공지되었다고 볼 수 없다.

(2) 이 사건 제1항 고안과 확인대상고안을 대비하여 보면, 이 사건 제1항 고안의 '상부함(1a)과 하부함(1b)으로 구성되고, 절첩구(1c)에 의해 결합되며, 절첩구의 반대편에 구비된 손잡이(1d)와 고정쇠(1e)로 구성되어 제기를 수납하는 구성'은 확인대상고안의 제기를 수납하는 상·하 함체부, 결합구, 고정구, 손잡이 구성과 동일하고, 이 사건 제1항 고안의 '상·함체부는 평행하게 열리도록 접첩부를 설치하여 함체부를 개방한 상태에서 함체부를 뒤집어 차례상 대용으로 사용하는 구성'은 별도의 지지각을 지지대로 사용하는 확인대상고안과 차이가 있으나, 확인대상고안의 지지각은 필요에 따라 펴지 않은 상태로도 사용할 수 있는 것으로서 위 구성은 선택적으로 사용할 수 있는 부가적인 구성에 불과하므로, 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속한다.

(3) 이 사건 제2, 3항 고안과 확인대상고안을 대비하여 보면, 이 사건 제2항 고안의 '로프형 손잡이'와 확인대상고안의 '함체와 일체로 형성한 손잡이' 및 이 사건 제3항 고안의 '자석을 사용한 결합부'와 확인대상고안의 '결합돌기와 함체로 만든 결합부'는 각각 균등물에 해당하므로, 확인대상고안은 이 사건 제2, 3항 고안의 권리범위에 속한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 이 사건 심결은 피고들 2명 모두를 피청구인으로 하였어야 함에도 불구하고 피고 이덕경만 피청구인으로 기재하고 피고 김상현을 피청구인으로 기재하지 아니하였으므로 이 사건 심결에는 피청구인 일부의 기재를 누락한 위법이 있다.

(2) 이 사건 제1항 고안의 모든 구성은 비교대상고안 1, 3 내지 5에 나타난 구성과 동일하고, 이 사건 제2, 3항 고안의 부가된 구성 역시 관용수단에 불과하므로, 이 사건 등록고안은 신규성이 없어 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(3) 확인대상고안의 Π형 지지각(20)은 이 사건 제1항 고안에서 찾아 볼 수 없는 새로운 구성이고, 이 사건 제1항 고안의 손잡이(1d), 고정쇠(1e) 구성은 확인대상고안과 전혀 다르거나 찾아볼 수 없는 것이며, 이 사건 제2항 고안의 '손잡이(1d)를 로프를 사용하여 구성한 것' 및 이 사건 제3항 고안의 '고정쇠(1e)는 자석을 이용한 것'도 확인대상고안에서 찾아볼 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.

(4) 확인대상고안의 구성은 비교대상고안 1 내지 5에 의하여 이미 공지된 것이거나 그로부터 용이하게 고안할 수 있는 것에 불과하므로 확인대상고안은 자유실시기술에 해당한다.

나. 판 단

(1) 먼저 공유자인 복수의 피심판청구인 중 일부를 누락한 이 사건 심결의 위법성 여부에 관하여 본다.

실용신안법 제56조 에 의하여 준용되는 특허법 제139조 제2항 은 "공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다."고 규정하고 있고 또 같은 법 제139조 제3항 은 "특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다."고 규정함으로써 공유인 실용신안권 등에 관한 심판은 공유자 전원에 대하여 합일적으로 확정될 것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이고, 나아가 공유인 실용신안권 등에 관한 심결에 관하여 실용신안권자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 전원을 피고로 하여야 할 것이다.

한편, 특허심판원이 행하는 심결은 특허·실용신안 등에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 당사자 기타 이해관계인을 절차에 참여시켜 구술심리 또는 서면심리, 증거조사 등의 절차를 거쳐 행하는 준사법적 절차인 심판절차에서 최종적인 판단을 외부에 표시하는 것인바, 특허법 제162조 제2항 은 심결은 반드시 일정한 사항을 기재한 서면으로 하여야 하되 심결한 심판관이 이에 기명날인하도록 규정하고 있으며, 심결에 대한 불복절차는 법률에 의하여 엄격하게 규정되어 있고, 심결이 확정되면 일정한 경우 대세적으로 권리관계를 형성하는 효력 및 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없게 되는 일사부재리의 효력을 가지는 점 등에 비추어 볼 때, 특허심판원이 행하는 심결의 효력이 미치는 주관적 범위 및 객관적 범위는 오로지 그 심결을 기록한 서면인 심결문의 기재사항만을 기준으로 판단하여야 할 것이고, 심판사건의 기록이나 사후의 다른 자료 등에 의하여 이를 확장하거나 축소변경할 수는 없다고 할 것이다.

그런데 갑1 내지 3, 8호증의 각 기재에 의하면, 원고는 2002. 9. 14. 당시 피고 이덕경 및 소외 최성조의 공유였던 이 사건 등록고안에 관하여, 피고 이덕경 및 소외 최성조 등 2명을 공동피심판청구인으로 하여 특허심판원에 권리범위확인심판청구를 한 사실, 그 후 심판절차가 진행되던 중이던 2004. 4. 9. 위 최성조의 공유지분 전부에 관하여 피고 김상현 앞으로 권리지분의 이전등록이 마쳐진 사실, 이에 특허심판원은 승계인인 피고 김상현에 대하여 심판절차를 속행하기로 하고 2004. 5. 19. 심판청구인인 원고에게 그와 같은 내용의 심판절차속행통지를 한 사실, 그 후 특허심판원은 2004. 7. 13. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였는데, 심결의 피청구인란에는 피고 이덕경 1명만 기재하였을 뿐 피고 김상현의 기재를 누락하였고, 심결의 이유 중 이 사건 등록고안의 권리자란에도 단순히 '피청구인'이라고만 기재하였으며 심결 이유 전체를 살펴보더라도 피청구인을 피고들 2명으로 하였다고 볼 만한 기재는 전혀 찾아볼 수 없는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

위 인정 사실에 의하면, 원고는 이 사건 등록고안의 공유자인 피고 이덕경 및 위 최성조를 공동피심판청구인으로 하여 권리범위확인심판을 청구하였고 심판절차의 진행 중 위 최성조의 공유지분 이전에 의하여 피고 김상현에 대하여 심판절차가 속행되었으므로 특허심판원으로서는 공유자인 피고들 2인에 대하여 함께 심결을 하였어야 함에도 불구하고 이 사건 심결의 심결문에는 피고 이덕경 1인만 피청구인으로 기재되어 있을 뿐 피고 김상현이 포함되어 있다고 볼 수는 없는 이상 이 사건 심결은 피고 이덕경 1인에 대해서만 심결을 하였다고 볼 수밖에 없고, 그에 따라 이 사건 심결은 복수의 공유자에 관한 심결절차에 위반하여 이루어진 것으로서 위법하다고 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 심결에서 복수의 당사자 중 일부 기재를 누락한 것은 과실에 의한 사소한 잘못으로서 심결의 경정 등 다른 절차에 의하여 바로잡을 수 있는 것에 불과하므로 심결을 취소할 만한 사유는 아니라고 주장하므로 살피건대, 앞서 본 바와 같이 특허심판원이 행하는 심결의 효력의 범위에 영향을 미치는 내용이나 당사자 등은 오로지 그 심결을 기록한 심결문의 기재사항만을 기준으로 판단하여야 할 것이므로 이 사건 심결이 피고 김상현에 대하여도 심결을 한 것으로 볼 수는 없다고 할 것이고, 한편 특허심판원이 행하는 심결은 준사법적 행위로서 그 절차, 불복방법, 효력 등이 법률에 엄격하게 규정되어 있는 행위이므로 심결이 일단 행하여진 경우에는 설사 그 심결에 어떤 흠이 있다고 하더라도 오기 기타 이에 유사한 잘못임이 명백한 것을 바로잡는 경우를 제외하고는 특허심판원 스스로도 이를 취소, 철회 또는 변경하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인데, 앞서 인정한 사실관계에 비추어 볼 때 이 사건 심결의 심결문에서 피청구인들 중 피고 김상현의 기재를 누락한 것이 단순한 오기 기타 이에 유사한 잘못임이 명백하다고 볼 수는 없다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(2) 따라서 공유자인 복수의 피심판청구인들 중 일부 피심판청구인에 대해서만 이루어진 이 사건 심결은 원고 주장의 나머지 심결취소사유의 존부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다고 할 것이다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다. [별지생략]