프랭클린 루프라니(소송대리인 변리사 정문영)

월마트 스토어즈 인크(소송대리인 변리사 조태연)

2004. 6. 24.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 11. 28. 2003당303호 사건에 대하여 한 심결 을 취소한다.

1. 심결의 경위

가. 이 사건 등록상표의 내용

(1) 구성 :

(2) 등록번호 : 제426267호

(3) 출원일/등록일 : 1997. 5. 22./1998. 10. 23.

(4) 상표권자 : 원고

(5) 지정상품 : 플라스틱제, 조각, 사진, 영상된 필름, 서적, 신문, 잡지, 캘린더, 일기장, 카탈로그, 포스터, 전화카드, 크레디트카드, 회화, 글씨[ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 별표 1 상품류 구분 제52류]

나. 피고는 2003. 2. 17. 이 사건 등록상표의 상표권자 또는 사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니하다는 이유를 내세워 상표등록취소심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이를 2003당303호 로 심리한 후 2003. 11. 28. 이 사건 등록상표가 원고 또는 사용권자에 의하여 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정할 만한 증거가 없다는 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에 의하여 그 등록을 취소하여야 한다는 취지에서 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[증거] 갑 제1, 2호증의 각 기재

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 제조 또는 판매하고 있는 자가 아니어서 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 불사용취소심판을 청구할 수 없는 자임에도 불구하고, 피고를 적법한 이해관계인이라고 인정한 이 사건 심결은 위법하다.

(2) 원고는 1998. 1. 1. 및 2000. 1. 1. ‘더 스마일리 라인센싱 코포레이션 리미티드’와 그 지정상품 전부에 관하여 마스터 라이센스 계약을 체결하고, ‘더 스마일리 라이센싱 코포레이션 리미티드’는 1999. 6. 3. ‘주식회사 투엔오’와 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 캘린더, 일기장 등에 사용하도록 하는 상표 라이센스 계약(상표 통상사용권 허락계약)을 체결하였으며, 주식회사 투엔오가 라이센스 계약에 따라 이 사건 심판청구일전 3년 이내의 기간에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 ‘캐린더’ 등에 사용하였다.

(3) 상표법상 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없는바, 2000년 3월호 캐랙터 매니아 잡지에는 이 사건 등록상표가 표시된 캘린더가 광고로 소개되었고, 또한 이 사건 등록상표는 캐린더 제품에 2000. 2. 17. 이후 2000. 6. 30. 사이에 사용되었다.

(4) 따라서 원고가 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 일부 지정상품에 대하여 이 사건 등록상표를 사용하여 온 사실이 증명되는 이상 그 증명이 부족하다는 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소한 이 사건 심결은 부당하다.

나. 피고 주장

(1) 피고는 대형 할인매장을 운영하는 회사로서 하나의 매장에서 수만 개의 제품을 판매하고 있고, 피고의 한국내 자회사인 월마트코리아 주식회사도 한국내에서 대형 할인매장을 운영하면서 이 사건 등록상표의 지정상품인 사진, 서적 등을 판매하고 있으므로, 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하는 자로서 이해관계인의 지위에 있다.

(2) ‘더 스마일리 라이센싱 코포레이션 리미티드’와 ‘주식회사 투엔오’ 사이의 라이센스 계약에는 이 사건 등록상표가 상표로서는 물론 캐릭터로서도 계약 대상이 되지 않았으므로, 주식회사 투엔오는 이 사건 등록상표의 사용권자라 할 수 없으며, 이 사건 등록상표는 국내에서 이 사건 취소심판청구일전 3년 이내에 사용된 바 없다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 피고가 이해관계인에 해당하는지 여부

등록상표의 취소심판을 구할 수 있는 이해관계인이라 함은 상표법상의 보호된 이익 즉, 상표선택 및 상표등록청구권이라는 자유권을 보호받을 이익을 가지는 자로서, 구체적으로는 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해가 있는 사람을 말하며, 이러한 이해관계인에는 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것을 업으로 하는 자도 포함된다 할 것인바, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 피고는 세계 여러 나라에서 대형 할인매장을 운영하는 회사로서 한국 내에도 자회사로서 월마트코리아를 설립하여 할인매장을 운영하고 있는 사실, 피고는 그 할인매장에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 사진, 서적 등을 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하는 자로서 이해관계인에 해당한다 할 것이다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는 것을 이유로 하여 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항 에 의하여 피청구인이 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 그 청구에 관계되는 지정상품들 중 1이상에 대하여 당해 등록상표를 그 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 그 등록상표는 등록취소를 면할 수 없고, 한편 여기서 말하는 “정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”라 함은 상표권자 등이 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다( 대법원 1994. 11. 8. 선고 93후2059 판결 ).

(2) 먼저 주식회사 투엔오가 이 사건 등록상표에 관한 적법한 사용권자인지 여부에 대하여 살피건대, 갑 제1, 4, 5, 6, 9, 13호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1998. 1. 1. ‘더 스마일리 라이센싱 코포레이션 리미티드'[The Smiley Licensing Corporation Ltd., 뒤에 ’스마일리 월드 리미티드‘(Smiley World Ltd.)로 상호가 변경되었다. 이하 ‘스마일리사’라 한다]와 사이에 이 사건 등록상표와 같은 SMILE Logo 를 비롯하여 “SMILE”, “SMILEY”, “2 ” 상표 및 그 응용물을 일정한 상품 및 서비스와 관련하여 스마일리사가 독점적으로 서브라이센스할 수 있는 마스터 라이센스 계약을, 유효기간을 1998. 1. 1.부터 2025. 12. 31.까지로 하여 체결한 사실, 그 후 2000. 1. 1. 원고는 스마일리사와 사이에 일부 상표 및 그 지정상품을 추가하는 내용의 수정계약을 체결하였는데, 위 마스터 라이센스 계약에서 우리 나라에 출원되었거나 등록된 상표로서는 처음에는 이 사건 등록상표와 같은 ‘ ’ 상표만이 기재되었다가, 위 수정계약으로 이 사건 등록상표인 ‘ ’, 도형과 문자가 결합된 ‘ ’ 및 문자상표인 ‘Smiley’ 상표가 추가로 기재된 사실, 스마일리사는 2003. 10. 8. 이 사건 등록상표에 관하여 기간을 1998. 10. 24.부터 2008. 10. 23.까지로, 지역을 대한민국 전역으로, 지정상품을 이 사건 등록상표의 지정상품으로 하는 전용사용권의 설정등록을 한 사실, 한편 스마일리사는 1999. 6. 3. 주식회사 투엔오와 사이에 “Smiley, Smiley Classic, Smiley Babies, Smiley For Kids, Have a Nice 2000 Millenium 및 본 계약기간 동안 라이센서에 의하여 수정 또는 창작될 수 있는 스마일 캐릭터 전부”에 관하여, 사용허락제품을 공책, 엽서, 필기도화용지, 일기장, 앨범, 카아드, 캘린더, 종이상자, 메모패드, 포장용기 등으로 하고, 사용허락기간을 1999. 7. 1.부터 2000. 6. 30.까지로 하는 라이센스 계약(이하 ‘이 사건 라이센스 계약’이라 한다)을 체결한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 원고가 스마일리사에 대하여 구체적으로 이 사건 등록상표에 관한 마스터 라이센스를 허락하였다고 할 것이나, 이 사건 등록상표가 스마일리사와 주식회사 투엔오 사이의 이 사건 라이센스 계약의 대상으로 되었는지 여부에 관하여는 위 인정사실 및 뒤에서 인정하는 바와 같은 캐릭터 매니아 잡지에 ‘지제(two.n.5)’라고 기재되어 있는 사실만으로는 이를 인정하기 어렵고, 오히려 이 사건 라이센스 계약에서 그 대상을, 스타일 가이드에 기재된 모든 Smilely Character들로서 구체적으로는 “Smiley, Smiley Classic, Smiley Babies, Smiley For Kids, Have a Nice 2000 Millenium”과 “이 계약기간 동안 라이센서에 의하여 수정 또는 창작될 수 있는 스마일 캐릭터 전부”로 특정하고 있는 점, 이 사건 등록상표는 이 사건 라이센스 계약 전에 이미 창작되어 있었던 점 등에 비추어, 이 사건 등록상표는 위 Smilely Character들과 다른 SMILE Logo로서 이 사건 라이센스 계약의 대상에 포함되지 않았다고 해석함이 상당할 것이어서, 주식회사 투엔오는 이 사건 등록상표의 정당한 사용권자라 할 수 없다 할 것이다.

(2) 가사 주식회사 투엔오가 이 사건 등록상표의 정당한 사용권자라 하더라도 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 사용하였는지 여부에 관하여 보건대, 갑 제16호증의 1, 2의 기재에 의하면, 주식회사 메스노벨티가 2000. 2. 10. 발행한 잡지인 Character Mania 2000년 3월호에 커버스토리로 Smiley 캐릭터에 관하여 다루면서 ‘스마일 및 스마일 도협(도형의 오기로 보인다)은 프랑스국 Franklin Loufrani가 소유한 저작물로 한국 특허청에 상표등록되었으므로 무단복제를 불허함’이라고 기재되어 있고, 캐릭터 라이센싱 사업을 하는 ALI(Asiana Licensing Institute)사와 그 이사인 김양수의 사진과 인터뷰 기사가 기재된 사실, 스마일 캐릭터에 관하여 “스마일리사는 밀레니엄의 행복하고 긍정적인 면을 부각시킨 스마일로 2000년 새롭게 라이센스 사업을 런칭해 앞으로 스마일리사는 유아용 스토리북과 애니메이션 제작을 통해 다각적인 스마일 캐릭터의 활성화를 기대해 본다”라는 기사가 기재되어 있으며, 그 중간 부분에 ‘2000 Yearly plan' 제품의 사진과 그 옆에 ’Yearly plan - 1,000원‘이라고 적어 소개해 놓은 사실 및 ’지제(two.n.5)‘라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 이는 캐릭터에 관한 기사를 설명하면서 그 내용의 이해를 돕기 위하여 ‘2000 Yearly plan' 제품의 사진 및 그 가격을 소개한 것에 불과하고, 위 잡지의 발행일이 2000. 2. 10. 발행된 점 등에 비추어 위 인정사실만으로는 주식회사 투엔오가 이 사건 취소심판청구일전 3년 이내인 2000. 2. 17.부터 이 사건 라이센스 계약 만료일인 2000. 6. 30. 사이에 그 지정상품인 캘린더에 이 사건 등록상표를 사용하였다거나 그 지정상품에 대한 광고를 하였다고 인정하기 어렵고, 갑 제10, 11호증의 각 기재 및 영상[원고는 위 기간 중에 캘린더 제품에 이 사건 등록상표를 표시하는 방법으로 사용하였다고 주장하나, 갑 제10, 11호증의 기재와 영상에 의하면, 2000년 yearly plan의 앞 부분에 이 사건 등록상표와 유사한 표장이 표시되어 있고, 오른쪽 아래 부분에 Two.n.5의 표시와 함께 이 사건 등록상표와 유사한 표장(흑백복사이어서 명확하지는 않으나 “ ” 상표로 추측된다)의 표시가 되어 있는 사실, 2001년 CALENDER(이는 CALENDAR의 오기로 보인다)에는 “Have a Nice 2000 Millenium” 상표와 함께 달로 형상화한 이 사건 등록상표 모양의 표장이 표시되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표가 상표로서 사용되었다거나 위 캘린더가 위 기간 중에 제작, 판매되었다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 원고의 주장은 이유 없다]만으로는 이를 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

다. 소결론

따라서 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 주식회사 투엔오가 이 사건 등록상표의 사용권자라고 인정하기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 1이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없고 그와 같이 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유에 대한 증명도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.