[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 에서 정한 상표불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우, 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 사용한 사실이 있는지 여부의 증명책임자(=상표권자) 및 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 사용도 포함하는지 여부(적극)

[2] 상표법 제73조 제1항 제3호 에서 정한 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우’의 의미와 그 범위

[3] 등록상표가 영문자와 한글이 병기된 표장인 경우, 영문자 부분과 한글 부분이 각각 주요부에 해당한다고 한 사례

[4] 등록상표 “ ”의 각 주요부인 영문자 부분이나 한글 부분만을 글씨체를 달리하여 구성하여 사용한 실사용상표 1, 2, 3 “ ”, “ ”, “ ”은 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 할 수 없으므로, 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 에서 정한 상표불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항 에 의하여 상표권자인 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한, 취소심판청구에 관계된 지정상품에 관한 등록상표의 취소를 면할 수 없으므로, 상표권자에게 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 사용한 사실이 있음을 증명할 책임이 있고, 그 사용은 상표권자에 의한 것뿐만 아니라 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 것도 포함한다.

[2] 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 그 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.

[3] 등록상표가 영문자와 한글이 병기된 표장인 경우, 어느 한 부분이 다른 부분에 비하여 현저하게 작은 글씨로 표기되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 영문자 부분과 한글 부분이 각각 주요부에 해당한다고 한 사례.

[4] 등록상표 “ ”의 각 주요부인 영문자 부분이나 한글 부분만을 글씨체를 달리하여 구성하여 사용한 실사용상표 1, 2, 3 “ ”, “ ”, “ ”은 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 할 수 없으므로, 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례.

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 [2] 상표법 제73조 제1항 제3호 [3] 상표법 제73조 제1항 제3호 [4] 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항

[2] 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 (공2005하, 1725) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 [3] 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결 (공2004하, 1610) [4] 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결 (공2004하, 1610)

원고 주식회사 (소송대리인 변리사 송한천)

피고 (소송대리인 변리사 민만호외 1인)

2009. 3. 27.

1. 특허심판원이 2008. 11. 5. 2007당3189호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록상표

(1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1999. 1. 14. / 1999. 11. 24. / 제459323호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 칫솔, 가사용 장갑, 비귀금속제 일회용 접시, 수세미, 향수분무기, 랩케이스, 이쑤시개, 행주걸이, 다리미 받침대, 물통(상품류 구분 제21류), (이하 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)

나. 실사용상표들

(1) 실사용상표 1 : (색채상표)

(2) 실사용상표 2 : (색채상표)

(3) 실사용상표 3 : (색채상표)

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2007. 11. 16. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2 , 3호 에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판청구를 하였는데, 특허심판원은 2008. 11. 5. 이 사건 등록상표가 이에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는지 여부

가. 법 리

상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 상표 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항 에 의하여 상표권자인 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한, 취소심판청구에 관계된 지정상품에 관한 등록상표의 취소를 면할 수 없으므로, 피고에게 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있음을 증명할 책임이 있고, 그 사용은 상표권자에 의한 것뿐만 아니라 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 것도 포함한다.

한편, 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 그 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다( 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 참조).

나. 판 단

(1) 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 실사용상표 1, 2, 3을 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없다.

이 사건 등록상표는 보통 글자체의 영문자 ‘FOODYS’와 한글 ‘후디스’가 2단으로 구성된 상표인데, 이와 같이 영문자와 한글이 병기된 표장인 경우 어느 한 부분이 다른 부분에 비하여 현저하게 작은 글씨로 표기되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 영문자 부분과 한글 부분이 각각 주요부라 할 것이다( 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결 참조).

이러한 법리에 비추어 살피건대, 우선 실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표의 각 주요부인 영문자 부분이나 한글 부분만을 글씨체를 달리하여 구성된 표장으로서 사회통념상 영문자와 한글이 상하로 병기되어 구성된 이 사건 등록상표의 표장과 동일한 형태의 것이라고 할 수 없다.

다음으로 살피건대, 실사용상표 3은 한글 부분의 글씨체를 변경하고, 영문자 부분의 첫 글자를 제외한 나머지 부분을 인쇄체 소문자로 변경함은 물론 ‘Y’ 부분을 ‘i’로 변경하였으며, 표장 전체가 입체감을 가지도록 구성된 표장이다.

이와 같이 문자 부분의 글씨체를 변경하고 표장이 입체감을 가지도록 한 것은 이 사건 등록상표와의 동일성을 해치는 정도는 아니라고 할 것이고, 그 중 ‘Y’ 부분을 ‘i’로 변경한 것은 그 발음에 있어서 차이가 없으며, 바로 아래에 한글 ‘후디스’가 병기되어 있기는 하나, 주요부인 영문자 부분을 구성하는 영문자 1개를 변경하고 첫 글자를 제외한 나머지 부분을 인쇄체 소문자로 변경한 것이라면 그 전체적인 외관에 있어서 현저한 차이가 있다고 할 수 밖에 없고, 그렇다면 그 동일성의 범주를 벗어난 것이라고 하겠다.

(2) 또 피고는 실사용상표 1, 2, 3 외에 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 표장들(그 중 을 제9호증의 사진들 중 번호 H1, H2, 을 제12호증의 2의 사진영상에 나타나 있는 표장을 이하 ‘실사용상표 4’라 한다)을 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용하였다고 주장하면서 그 증거로서 을 제9호증, 제12호증의 1, 2, 3 등을 제출하였다.

그러나 을 제12호증의 1, 2, 3은 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 한국후디스의 인터넷 홈페이지 영상을 출력한 것인데, 이들은 이 사건 심판절차에서 제출된 적이 없고 이 사건 소송절차에 이르러 처음 제출된 것으로서 각 영상에 표시된 작성일에 그와 같은 상품사진들이 게시된 것으로 믿기 어렵고, 피고가 제출한 나머지 증거들만으로는 실사용상표 4가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 사실을 인정하기에 부족하다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여도 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당한다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 나머지 주장에 관하여 판단할 것 없이 이 사건 등록상표는 그 취소를 면할 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.