갑 등이 신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 거래통념상 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 “ ” 표장이 을에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었다는 이유로 등록상표가 위 조항에 해당하지 않는다고 한 사례

갑 등이 신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표는 영문자 “SABRINA”와 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 을이 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 “ ” 표장은 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 차이를 보이나, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양 여자 이름’ 정도로 관념될 뿐 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는 굳이 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며 소문자로 사용되더라도 마찬가지일 것이어서 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위 표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이므로 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하고, 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 을에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상 등록상표가 같은 법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 (현행 제119조 제1항 제3호 참조), 제4항 (현행 제119조 제3항 참조)

원고 (소송대리인 특허법인 부경 담당변리사 구성진)

피고 1 외 1인

2017. 3. 10.

1. 특허심판원이 2016. 3. 18. 2014당3316 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑1호증)

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1996. 3. 18./ 1997. 8. 20./ 2007. 12. 13./ 제372771호

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 신발, 신발의 부품 및 부속품, 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 골프화, 깔창, 단화, 등산화, 레이스부츠, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌들, 숙녀용 부츠, 슬리퍼, 신발용 철제장식, 앵글부츠, 운동화, 유아용 신발 및 부츠

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고들은 2014. 12. 23. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제73조 제1항 제3호 에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 상표등록의 취소심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당3316 사건으로 심리하여, 2016. 3. 18. “원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 어느 하나에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였고, 이를 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있었음을 증명하지도 않았으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유를 들어 피고들의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고의 주장 요지

원고는 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23.부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 표시하여 사용한 사실이 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

나. 판단

1) 인정 사실

갑4~14호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2014. 1. 9.부터 5. 30.까지 사이에 신발 제품에다가 아래 사진과 같이 굵은 글씨로 된 “sabrina”와 그 아래 “Comfort Shoes”라고 표시하여 아래 표와 같이 판매한 사실을 인정할 수 있다.

2) 구체적인 검토

가) 구 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 은 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다. 특히 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다.

나) 그런데 위 인정 사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 “ ”와 같이 영문자 “SABRINA”와 이를 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 표장은 “ ”와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 다소 차이를 보이고 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양 여자 이름’ 정도로 관념될 뿐, 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 이 사건 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는 굳이 그 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며, 이는 이 사건 등록상표의 영문자 부분이 소문자로 사용되더라도 마찬가지일 것이다. 그 결과 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위 표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이어서, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하다.

다) 한편 등록상표의 일부 지정상품들에 대한 등록취소심판 청구가 있는 경우, 해당 지정상품은 불가분의 일체로 취급되어 전체가 하나의 청구로 간주되고, 상표권자는 취소심판이 청구된 복수의 지정상품 중 어느 하나에 대하여만 사용을 입증하면 된다. 따라서 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 상표권자인 원고에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 본 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 있다.