특허심판원은 원고들이 한 정정청구는 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 경우에는 해당하나, 정정 후 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제133조의2 제3항 에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 ‘정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다’는 요건을 충족하지 못하므로 원고들의 정정청구는 받아들일 수 없고, 따라서 정정 전의 이 사건 특허발명에 대하여 그 진보성 여부를 살펴보면, 특허청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 비교대상발명 1, 2 및 주지관용 기술로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 인정되지 않으나, 나머지 청구항 발명들인 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명은 그 진보성이 인정된다는 이유로, 피고의 심판청구를 일부 인용, 일부 기각하는 내용의 심결을 하였다.

원고 1외 1인

서오텔레콤 주식회사(소송대리인 특허법인 명문 담당변리사 강동세외 2인)

주식회사 엘지텔레콤(소송대리인 특허법인 원전 담당변리사 정용철외 2인)

2005. 11. 18.

1. 원고승계참가인의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고승계참가인의 부담으로 한다.

특허심판원이 2005. 1. 29. 2004당804호 사건에 관하여 한 심결 중 특허등록 제379946호의 청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항에 관한 부분을 취소한다.

1. 심결의 경위 등

가. 원고승계참가인은 발명의 명칭을 “이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법” 으로 하는 특허등록 제379946호(출원일 2001. 9. 10., 등록일 2003. 3. 31., 이하 ‘이 사건 특허발명’이라고 하며, 청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다)의 특허권자이던 원고를(탈퇴, 이하 원고들이라고만 한다)로부터 청구취지 기재의 이 사건 심결일 이후이자 이 사건 소 제기일 이후인 2005. 3. 4. 이 사건 특허발명의 권리를 이전받은 권리자이다.

나. 피고는 원고들을 상대로 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 반포된 간행물에 개재된 발명들(이하 ‘비교대상발명 1 내지 3’이라고 하며, 그 각 기술요지 및 도면은 별지 3 기재와 같다)에 의하여 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였고, 심판 도중 원고들은 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 청구하였다(그 정정청구된 특허청구범위는 별지 2 기재와 같으며, 이하 그 정정청구된 특허청구범위를 ‘정정 후 이 사건 특허발명’ 이라고 한다).

다. 특허심판원은 원고들이 한 정정청구는 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 경우에는 해당하나, 정정후 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제133조의2 제3항 에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 ‘정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다’는 요건을 충족하지 못하므로 원고들의 정정청구는 받아들일 수 없고, 따라서 정정전의 이 사건 특허발명에 대하여 그 진보성 여부를 살펴보면 특허청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 비교대상발명 1, 2 및 주지관용 기술로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 인정되지 않으나, 나머지 청구항 발명들인 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명은 그 진보성이 인정된다는 이유로, 2005. 1. 29. 피고의 심판청구를 일부 인용, 일부 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고들은 이 사건 심결 중 위 인용된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1내지 4항, 제7, 9, 11, 14항에 관한 부분)의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 피고는 위 기각된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명에 관한 부분)의 취소를 구하는 소( 이 법원 2005허1929호 )를 제기하였다.

2. 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 특허발명의 기술요지

이 사건 특허발명은 이동통신단말기의 용이한 버튼조작만으로 비상정보를 송출하여 사고현장 상황을 알릴 수 있고, 이동통신단말기를 무광/무음모드로 자동전환하여 보안이 유지될 수 있게 하며, 비상정보가 송출된 상태에서는 다른 호(호) 접속을 제한함과 더불어 정보의 송신만이 허용되는 도청(도청)모드로 자동전환되게 하는 이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법을 제공하는 데 그 목적이 있고, 이를 달성하기 위하여 별지 1이 기재 청구범위에서 보는 바와 같은 구성을 하고 있으며, 위와 같은 기술구성에 의하여 이동통신 가입자에게 위급한 비상상황이 발생되면 그 이동통신단말기에 설치된 비상 키버튼을 간단히 조작하는 것으로 비상연락처로의 호출사실이 외부에 누출되지 않으면서 미리 지정한 비상연락처로 비상정보가 송출되고, 도청모드를 실행하여 외부에 누출되지 않으면서 사고 현장 주변의 상황을 도청할 수 있도록 함에 따라 위급한 비상상황을 원하는 비상연락처에 신속하고 정확하게 통보하는 것이 가능하고, 비상대처 기관에서는 사고현장에 용이하게 접근하여 비상상황을 조기에 타개할 수 있도록 한 것이다.

나. 원고승계참가인 주장의 심결취소사유

(1) 정정청구의 적법성

원고들이 심판단계에서 한 정정청구는 발명의 상세한 설명의 기재내용 중 잘못된 일부 기재를 정정하고 청구항을 일부 삭제 · 감축한 것으로서 모두 특허법 제47조 제3항 의 규정에 적합한 정정이며, 나아가 정정후 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1 내지 3과 대비하여 그 구성요소를 달리하는 것으로서 진보성이 인정되어 특허법 제133조의2 에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 독립특허요건에 부합하는 적법한 청구이므로, 이 사건 특허발명의 정정청구를 불인정한 이 사건 심결은 위법하다.

(2) 정정전 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하며, 나머지 청구항도 마찬가지 방식으로 약칭하기로 한다)에서 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단의 기능은 비교대상발명들에서는 찾아 볼 수 없는 기술사항이므로 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 인정되어야 하고, 이 사건 제2항 내지 4항, 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용한 종속항이므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 인정되는 이상 당연히 그 진보성이 인정되어야 하며, 이 사건 제9항 발명은 이 사건 제1항 발명에 대응되는 방법발명으로서 호 접속을 해제하는 단계를 더 포함하는 것이 특징이나 그 특징적 구성이 비교대상발명들에 개시되지 않았다는 점에서 그 진보성이 인정되어야 하고, 이 사건 제9항을 인용한 종속항인 이 사건 제11, 14항 발명 역시 이 사건 제9항 발명의 진보성이 인정되는 이상 그 진보성이 인정되어야 한다.

다. 판단

(1) 정정청구의 적법 여부

(가) 정정청구의 내용

갑 제2, 3호증의 각 기재에 의하면, 원고는 1) 발명의 상세한 설명의 기재내용과 관련하여, 정정전의 명세서 제2쪽 “도면의 간단한 설명” 항목 중 “도2는 본 발명에 따른 비상호출 처리장치의 구성을 나타낸 블록구성도”를 “도2는 본 발명에 따른 이동통신단말기의 구성을 나타낸 블록구성도”로(이하 “정정①”이라 한다), 제5쪽의 기재내용의 제2도 설명 부분 중 “비상호출 처리장치의 구성”을 “비상호출 처리장치에 적용된 이동통신단말기(2)의 구성”으로(이하 “정정②”라 한다), “본 발명에 따른 비상호출 처리장치”를 “본 발명에 따른 이동통신단말기(2)”로(이하 “정정③”이라 한다), 제3도 설명 부분 중 “쑤자 키 버튼(30c)”을 “숫자 키버튼(30c)”으로(이하 “정정④”라 한다) 각 정정하였고, 2) 특허청구범위와 관련하여 제1항, 제2항 및 제9항을 삭제하고, 제3항, 제10항 발명을 독립항으로 기재하면서 제3항 발명의 “~전원구동회로를 구비한 이동통신단말기”를 “~전원 구동회로, 덮개를 구비한 이동통신단말기”로(이하 “정정⑤”라 한다), 제10항 발명의 “이동통신단말기”를 “덮개로 구비한 이동통신단말기”로(이하 “정정⑥”이라 한다), “~상기 가입자에 의해 이동통신단말기의 비상기능 입력수단이 조작되는 단계”를 “~상기 가입자에 의해 외부의 측면에 설치된 단일의 비상 키버튼으로 이루어진 비상기능 입력수단이 조작되는 단계”로(이하 “정정⑦”이라 한다) 각 정정한 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없다.

(나) 정정사항이 허용범위 내인지 여부

먼저 상세한 설명 부분의 정정을 살펴보면, 이 부분 정정은 도면2의 실질적인 내용과 일치시키기 위하여 잘못된 기재를 정정하는 경우이거나 그 자체로 보아 오기의 정정임이 명백한 부분을 정정하는 것이어서 이 사건 특허발명의 명세서 범위 내에서 이루어진 것으로 인정되고, 이러한 정정으로 인해 청구범위의 확장이나 변경을 초래한 것으로도 보기 어렵다.

다음으로 특허청구범위의 정정과 관련하여 살펴보면, 청구범위 제1항, 제2항 및 제9항은 이를 단순히 삭제한 것으로 이는 청구범위의 감축에 해당하고, 정정후의 독립청구항 제3항은 정정전 이 사건 제3항 발명에 정정전 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 포함시키면서 추가적으로 이 사건 특허발명이 적용되는 전제부에 해당하는 이동통신단말기를 “덮개를 구비한 것”이라고 한정하였고, 또 정정후의 독립 청구항 제10항은 정정전 이 사건 제10항 발명에 정정전 이 사건 제9항 발명의 구성요소를 모두 포함시키면서 추가적으로 이 사건 특허발명이 적용되는 전제부인 이동통신단말기를 “덮개를 구비한 것”이라고 한정한 것으로, 이와 같이 복수의 청구항의 구성요소를 통합하고 발명의 적용대상인 전제부를 한정하는 것은 청구범위의 감축에 해당한다 할 것이며, 한편 덮개를 구비한 이동통신단말기는 이 사건 특허발명의 명세서 도면3에 나타난 단말기의 형태와 상세한 설명의 “단말기의 종단으로부터 마이크로폰(48)까지를 연결하는 홈(70)을 형성함으로써, 덮개가 덮어져 있는 상태에서도 도청모드가 실행되면”이라는 기재내용(갑 제2호증 제6쪽, 9~10행 참조)으로부터 뒷받침된다는 점, 일반적인 이동통신단말기의 덮개는 전면의 키버튼을 보호할 목적으로 채택되고 있다는 점, 정정 전의 이 사건 제3항 발명에서 비상기능 입력수단을 “해당 이동통신단말기 외부의 측면에 설치된 단일의 비상 키버튼”으로 한정하고 있었다는 점을 감안할 때, 덮개의 구성을 부가한다 하더라도 비상 키버튼의 설치위치를 제3자가 이해하는 데 어려움이 있다거나, 정정 전의 청구범위로부터 예측할 수 없을 정도의 새로운 목적이나 작용효과가 나타난다고 보기도 어려우므로 위와 같은 청구범위 감축을 통해 청구범위가 변경되었다고 볼 수는 없다.

따라서 위 정정사항은 모두 특허법 제47조 제3항 에서 규정하는 정정의 허용범위 내에서 이루어진 것으로는 인정된다.

(다) 정정후 이 사건 특허발명이 특허출원한 때 특허받을 수 있는 것인지 여부

1) 그러나 정정사항이 특허법 제47조 제3항 에서 규정하는 정정의 허용범위 내에서 이루어졌다 하더라도 특허법 제133조의2 제3항 에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 ‘정정후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다’는 요건(이른바 독립특허요건)을 충족하여야 하므로, 이하에서는 정정후 이 사건 특허발명이 이에 해당하는지 살펴보기로 한다.

2) 목적의 대비

정정후 이 사건 특허발명의 목적은 덮개를 구비한 이동통신단말기의 측면에 부착된 비상 키버튼을 이용하여 보안을 유지하면서 비상연락처로 비상호출을 할 수 있는 비상호출 처리장치를 제공하는 것이고, 비교대상발명 1의 목적은 PHS 단말기에 설치된 비상버튼을 이용하여 상대방이 알아차리지 못하게 경비센터를 호출할 수 있는 경비방법을 제공하는 것이며, 비교대상발명 2의 목적은 사용자가 가변적인 상황에 처했을 때 신속하고 간편하게 호 송신을 할 수 있는 단말기에서의 비상전화 발신방법을 제공하는 것으로, 사용자가 긴급한 상황에 처했을 때 보안을 유지하면서 비상호출을 할 수 있도록 한다는 점에서 정정후 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1, 2는 그 목적 및 기술 분야가 동일하다. 따라서 정정후 이 사건 특허발명을 발명함에 있어 비교대상발명 1, 2를 끌어들이는 데에 기술적 어려움은 없다고 할 것이다.

이에 대하여 원고승계참가인은 정정후 이 사건 특허발명은 덮개가 있는 이동통신단말기의 측면에 설치된 비상 키버튼의 조작만으로 비상연락처로 현장상황을 통보하고 보안을 유지하면서 비상정보의 송출만을 허용하는 점에서 그 구체적인 목적이 비교대상발명 1, 2와 다르다고 주장하나, 비교대상발명 1의 PHS 단말기에 비상버튼이 예시되어 있는 점(갑 제4호증의 번역문 3쪽, [0009] 단락 참조), 더욱이 비교대상발명 1에 “남이 알아차리지 못하게 곧바로 구조요청을 할 수 있다”고 기재되어 있는 점(갑 제4호증의 번역문 4쪽, [0020] 단락 참조)을 종합해 볼 때, 비상 키버튼의 조작만으로 보안을 유지하면서 현장 상황음을 송출한다는 정정후 이 사건 특허발명의 목적이 비교대상발명 1에서 예측할 수 없을 정도의 특이성이 있다고 보기 어려우므로, 원고승계참가인의 위 주장은 이유 없다.

3) 구성의 대비

먼저 정정후 이 사건 제3항 발명을 비교대상발명들과 대비하기 위하여 그 구성을 나누어 보면, 별지 2 정정후 이 사건 특허발명의 청구범위 제3항에서 보는 바와 같이 전제부 및 구성요소1 내지 4로 이루어져 있음을 알 수 있는바, ① 우선 전제부 구성은 일반적인 이동통신단말기의 구성을 예시한 것일뿐 기술적 특이성이 있다고 보기 어렵고, ② 구성요소1은 비상 키버튼의 기능과 설치위치를 특정하고 있으나 비상 키버튼의 기능은 비교대상발명 1의 긴급사태의 발생을 통보하기 위한 신호를 검출하는 비상버튼이나 비교대상발명 2의 원터치 비상버튼으로부터 용이하게 예측되는 것이고, 비상 키버튼의 설치위치는 키패드 내부에 설치된 비교대상발명 1, 2와 다르기는 하나 비교대상발명 1, 2에서도 상대방이 알아차리지 못하게 비상버튼을 조작하려는 의지를 시사하고 있는 점에 비추어 볼 때 덮개를 여는 과정으로 인한 보안실패를 극복하기 위하여 비상 키버튼의 설치위치를 덮개 내부의 키패드에서 덮개 외부의 측면으로 변경하는 것은 이 기술이 속하는 분야에 통상의 지식을 가진 자 수준에서 용이하게 채택할 수 있는 기술이라 할 것이고, 일반적인 키버튼의 구조와 기능이 단순히 전기적 접점을 단속하는 것이라는 점을 감안할 때 그와 같은 설치위치의 변경에 기술적으로 각별한 어려움이 있다고 볼 수도 없어, 구성요소1이 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 예측할 수 없을 만큼 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

이에 대하여 원고승계참가인은 이동통신단말기의 진화과정에서 덮개형 휴대폰이 등장한 이후에도 비상버튼을 단말기의 측면에 설치한 것은 이 사건 특허발명의 출원 이후에 비로소 상용화되었다는 점에서 구성의 곤란성이 인정되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 갑 제7, 8호증, 갑 제9호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 비교대상발명 1의 출원 당시 이미 덮개형 휴대폰이 국내에 공지되어 있었던 사실을 인정할 수 있고 반증 없으나, 비교대상발명 1에는 비상기능 입력수단의 위치를 명시하지 않았을 뿐 비상기능 입력수단을 단말기 외부 측면에 설치하는 것을 반드시 배제하였다고 보기 어렵고, 특정위치의 버튼에 특정기능을 부여하기 위하여 사용 빈도나 사용 환경을 고려한다는 것은 통상적인 설계기법에 해당된다는 점 및 일반적으로 휴대폰에서 키버튼의 위치를 변경하는 데에 아무런 기술적 어려움이 없는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명 출원일 이후에 비로소 비상 키버튼을 단말기 외부 측면에 설치한 것이 상용화되었다는 점만으로 그 구성의 곤란성이 있다고 보기는 어렵다 할 것이어서, 이 부분 원고승계참가인의 주장은 받아들이지 아니한다.

③ 다음으로 구성요소2는 메모리 수단으로서 비상기능 입력수단의 기능입력에 따라 비상상황을 통지할 비상연락처의 전화번호 정보와, 비상상황의 통지내용을 갖춘 비상정보를 저장하고 있는 것이 특징이나, 이는 비교대상발명 1의 “비상검출부의 동작에 의하여 자기의 전화번호를 부가해서 미리 설정된 수신인에게 자동발호하는 자동발호부”라는 기재(갑 제4호증의 번역문 3쪽, 22~23행 참조)와 비교대상발명 2의 “설정된 호를 통해 이미 설정되어 있는 음성 또는 문자의 비상메시지를 전송”한다는 기재(갑 제5호증 1쪽 참조)의 “미리 설정된 수신인” 및 “미리 설정되어 있는 음성 또는 문자의 비상메시지”로부터 당연히 예측되는 구성이라고 할 것이다.

④ 그 다음으로 구성요소3은 비상모드를 실행하여 비상연락처와 호 접속을 수행함과 더불어 메모리수단에 저장된 비상정보를 비상연락처로 송출하는 제어수단이나, 비상모드를 실행하여 호 접속을 수행하는 것이나 비상정보의 송출은 비교대상발명 1의 “비상검출부의 동작에 의한 자동발호” 및 “설정된 호를 통한 비상메시지의 전송”과 동일하게 대응되는 것으로 기술적 특이성이 없다고 할 것이다.

⑤ 마지막으로 구성요소4는 비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단이 특징이나, 도청모드의 실행은 비교대상발명 1에 나타난 “경비센터로부터의 조작입력되는 신호가 특정 PHS 단말기에의 착신지시인 것을 식별한 때에는 지정된 PHS 단말기에 무음착신 시키고, 그 PHS 단말기의 송화기로 주위의 상황음을 모으고 송출하여 경비센터의 녹음장치에서 녹음한다”는 기재(갑 제4호증의 번역문 3쪽, 33~35행 참조)와 동일 · 유사하게 대응되는 것이어서 기술적 특이성이 있다고 보기 어렵다.

이에 대하여 원고승계참가인은 정정후 이 사건 제3항 발명은 가입자가 자의(자의)에 의해 발신용 단말기 자체에서 수화음 차단을 구현하고, 나아가 하시라도 가입자의 자의에 의해 통화모드로 전환하는 것임에 비해 비교대상발명 1의 무음착신은 가입자의 의사와 무관하게(발신용 단말기의 비상버튼 조작 없이) 경비센터에서 단말기측으로 접속하여 단말기 주변의 현장상황을 녹음하는 것이어서 경비센터와 PHS 단말기 상호간에 미리 약정된 프로그램이 필요하여 그 구성이 매우 복잡하고, 개인정보 누출 소지가 있으며, 가입자 스스로 통화모드로 전환하는 것이 불가능한 차이가 있고, 또한 비교대상발명 1에서 말하는 무음착신이란 호출신호(벨소리)만을 무음으로 처리하는 것을 의미하고 정정후 이 사건 제3항 발명과 같은 수화음을 차단하는 구성이 아니므로, 정정후 이 사건 제3항 발명과 같은 수화음을 차단하는 구성이 아니므로, 정정후 이 사건 제3항 발명의 구성요소4는 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 갑 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 비교대상발명 1은 가입자가 PHS 단말기를 조작하는 경우(실시예1)와 가입자가 PHS 단말기를 조작할 수 없는 경우(실시예2)를 구분하여 가입자가 단말기를 조작할 수 있는 경우는 가입자가 단말기의 비상버튼을 눌러 경비센터에서 현장상황을 녹음하도록 하고, 만약에 가입자가 현장에 부재하는 등의 이유로 단말기를 조작할 수 없는 경우에는 거꾸로 원격에 위치한 경비센터에서 PHS 단말기로 무음착신(단말기의 비상버튼은 작동하지 않음)하여 단말기 주변의 현장상황을 녹음할 수 있도록 하는 내용이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 비교대상발명 1에는 정정후 이 사건 제3항 발명과 같이 가입자가 단말기를 직접 조작하는 경우 수화음을 차단하는 구성에 관하여 명시적으로 기재되어 있지는 않으나, 비교대상발명 1에는 “PHS 단말기의 유저는 비상사태를 당한 경우 사람을 개입시키지 않고 또한 알아차리게 하지 않으면서 곧바로 구조를 요구할 수 있고”라는 내용이 기재되어 있고(갑 제4호증의 번역문 4쪽, [0020] 단락 참조), 여기서 “알아차리게 하지 않으면서”는 “경비센터와 PHS 단말기 사이의 전화 연결상태가 제3자에게 알려지지 않도록 보안을 유지하면서”를 의미함은 비교대상발명 1의 목적이 보안을 유지하면서 비상상황을 통보하는 점에 있음을 고려하면 당연하다 할 것이므로 비교대상발명 1의 실시예1에서도 수화음성신호를 금지시키는 기능을 당연한 전제로 하고 있다고 인정되고, 나아가 실시예2에서의 “무음착신”은 경비센터로부터 PHS 단말기기 이용자의 단말기에 착신되는 경우에 단말기의 수화기로부터 소리가 나지 않는 것을 의미하는 것으로, 여기서 소리가 나지 않는다는 것은 호출음은 물론 수화음성신호도 금지시킨다는 것을 의미함은 위에서 본 비교대상발명 1의 목적을 고려하면 이 역시 당연하다 할 것이므로, 원고승계참가인의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

4) 효과의 대비

정정후 이 사건 제3항 발명의 효과는 비상연락처로의 호출사실이 외부에 누출되지 않으면서 비상상황을 미리 설정된 연락처에 송출할 수 있고, 도청모드를 통해 사고현장 주변의 상황음을 수집할 수 있으므로 위급한 비상상황을 비상연락처로 신속하고 정확하게 통보하는 것이 가능하고, 비상대처 기관에서는 사고현장에 용이하게 접근하여 비상상황을 조기에 타개할 수 있다는 것이나, 이는 “상대방이 알아차리지 못하게 비상상황을 경비센터에 송출하고, 무음착신을 통해 단말기 주변 상황음을 수집함으로써 긴급사태의 발생을 인식하고, 구조를 정확하게 행할 수 있다”는 비교대상발명 1의 효과 및 “위급한 상황에도 안전하게 원터치 다이얼로 원하는 상대방에게 호를 접속하여 사용자의 위급함을 효율적으로 알릴 수 있다”는 비교대상발명 2의 효과를 뛰어 넘는 새롭거나 증진된 효과를 보기 어렵다.

5) 요약

결국, 정정후 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 1, 2와 비교할 때 그 기술분야 및 목적이 동일하고, 구성의 곤란성을 인정할 수 없으며, 효과 또한 비교대상발명 1, 2에서 기대할 수 없을 정도의 현저한 효과가 있다고 보기 어려워 그 진보성이 인정되지 않으므로 특허법 제133조의2 제3항 에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 독립특허요건을 충족하지 못하는 경우에 해당하고, 따라서 비록 원고들이 이 사건 특허발명의 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부항인 이 사건 제3항 발명에 정정불허 사유가 존재하는 한 나머지항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 정정청구는 전체로서 허용될 수 없다.

(2) 정정전 이 사건 특허발명의 진보성 인정 여부

(가) 목적 및 효과의 대비

정정후 이 사건 특허발명이 복수의 청구항의 구성요소를 통합하고 발명의 적용대상인 전제부에서의 이동통신단말기를 “덮개를 구비한 것”으로 한정한 것이어서 청구범위의 감축에 해당함은 앞서 본 바와 같으므로, 정정후 이 사건 특허발명이나 정정전 이 사건 특허발명의 목적 및 효과는 서로 동일하다 할 것이고, 따라서 정정전 이 사건 특허발명의 목적과 효과는 위 (1)(다)2)항에서 본 바와 같은 이유로 비교대상발명 1, 2와 그 기술분야 및 목적이 동일하다 할 것이며, 한편 비교대상발명 3 역시 이동통신단말기를 이용하여 원터치 콜로 이미 설정된 전화기의 키를 누르면 그 단말기 사용자의 위치를 실시간으로 추적하여 파악함으로써 개인의 신변안전 등을 도모하기 위한 긴급보호요청 방법을 제공하는 것인 점에서 정정전 이 사건 특허발명과 그 기술분야가 동일하다.

(나) 구성의 대비

1) 이 사건 제1항 발명

별지 1이 청구범위 제1항에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 전제부 및 구성요소1 내지 4로 이루어져 있음을 알 수 있는바, 각 구성요소를 비교대상발명들의 구성과 대비해 보면 ① 우선 전제부 구성은 일반적인 이동통신단말기의 구성을 예시한 것으로 정정후 이 사건 제3항 발명에서 본 바와 기술적 특이성이 있다고 보기 어렵고, ② 구성요소1은 비상기능 입력수단으로서 그 기능을 이동통신단말기의 가입자에 의해 발생되는 비상상황을 통지하는 것으로 한정하고 있으나, 이러한 구성은 정정후 이 사건 제3항 발명에서 본 바와 같이 비교대상발명 1의 긴급사태의 발생을 통보하기 위한 신호를 검출하는 비상버튼이나 비교대상발명 2의 원터치 비상버튼으로부터 용이하게 예측되는 것이므로 구성요소1이 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 예측할 수 없을 만큼 구성의 곤란성이 있다고 보기는 어려우며, ③ 다음으로 구성요소2는 메모리 수단으로서 비상기능 입력수단의 기능입력에 따라 비상상황을 통지할 비상연락처의 전화번호 정보와, 비상상황의 통지내용을 갖춘 비상정보를 저장하고 있는 것이 특징이고, 그 다음으로 구성요소3은 비상모드를 실행하여 비상연락처와 호 접속을 수행함과 더불어 메모리수단에 저장된 비상정보를 비상연락처로 송출하는 제어수단이며, 마지막으로 구성요소4는 비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단이나, 이들 구성 역시 정정후 이 사건 제3항 발명에서 본 바와 같은 이유{위 (1)(다)3) ③④⑤ 참조}로 그 구성의 곤란성을 인정하기 어렵다.

2) 이 사건 제2항 발명

이 사건 제2항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 제1항 발명에서 “비상기능 입력수단이 수초 이상 지속적으로 기능입력됨(누름)에 의해 제어수단이 비상모드를 실행하도록 하는 것”을 특징으로 하나, 이는 비교대상발명 2의 “비상전화 발신용 특정키는 소정시간 동안 지속적으로 눌렀을 때 입력된다”는 기술사항(갑제5호증 3쪽, 9행)과 별지 3다항 기재 비교대상발명 3의 “원터치 콜을 이용하기 때문에 이용자의 실수로 전화번호가 송출되지 않도록 키를 소정의 시간동안 누르고 있거나 동일한 키를 1회 이상 눌러야만 되도록 보완기능을 둘 수 있다”는 기술사항(을 제1호증 4쪽, 22~23행)에 동일하게 대응되는 것이어서 그 기술적 특이성을 인정하기 어려우므로, 결국 이 사건 제2항 발명은 제1항 발명에서 살펴본 바와 같은 이유의 연장선상에서 구성의 곤란성을 인정하기 어렵다.

3) 이 사건 제3항 발명

이 사건 제3항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 “제1항 발명에서 비상기능 입력수단의 설치위치를 이동통신단말기 외부의 측면에 설치된 단일의 비상 키버튼”으로 구체화하고 있으나, 이는 정정후 이 사건 제3항 발명의 구성요소1에 대하여 살펴본 바와 같은 이유{위 (1)(다)3)② 참조}로 기술적 특이성을 인정하기 어려우므로, 이 사건 제3항 발명 역시 제1항 발명에서 살펴본 바와 같은 이유의 연장선상에서 그 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.

4) 이 사건 제4항 발명

이 사건 제4항 발명은 제1항의 종속항으로서 그 구성은 “전원구동회로로부터의 동작전원에 대한 각 동작회로단으로의 공급을 선택적으로 단속하는 전원스위치를 더 포함하여 구성되고; 제어수단은 비상모드의 실행시에 무음 및 무광모드를 적용하여 전원 스위치를 스위칭 제어하여 상기 키패드의 조명과 표시부의 백라이트 점등 및 호출음 발생을 금지시키도록 한 것”으로 되어 있는데, 이는 제1항 발명에서의 전제부, 구성요소1 내지 4에 더하여 도청모드시 무음, 무광 및 호출음 발생을 금지시키는 제어수단을 그 특징으로 하는 것인바, 비교대상발명들에서는 그와 직접 대응되는 기술구성을 찾아 볼 수 없으나 전자회로는 전원이 공급되어야만 그 기능을 발휘할 것임을 자명한 사실이고, 전원을 단속하는 수단으로서의 스위치는 통상적인 수단이며, 특정 기능을 갖는 전자회로에 공급되는 전원을 차단하여 해당 기능을 정지시키는 기술은 해당 업계에 주지 · 관용기술이라 할 것이어서, 이 분야에 통상의 지식을 가진 자라면 비교대상발명 1에서 개시하고 있는 “상대방이 알아차리지 못하게 비상호출을 할 수 있다”는 기재 및 “무음착신”이란 기재로부터 전원공급의 차단을 통해 키패드의 조명과 표시부의 백라이트 점등 및 호출음 발생을 금지시키는 제어수단의 기능을 생각해 내는 것은 용이하다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 제4항 발명은 제1항 발명에서 살펴본 바와 같은 이유의 연장선상에서 그 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.

5) 이 사건 제7항 발명

이 사건 제7항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 제1항 발명에 메모리수단에 저장된 비상 정보를 해당 이동통신 가입자의 신상정보와, 비상상황을 안내하는 비상 메시지 정보로 이루어진 단문메시지 데이터로 한정한 것을 특징으로 하나, 이는 비교대상발명 2의 “사용자가 가변적인 상황에 처해 있을 경우를 대비하여 음성 또는 메시지를 이용하여 미리 저장해 둔 멘트를 1회 이상 발신하기 시작 한다”는 기술사항과 동일 · 유사하게 대응되는 것이어서 기술적 특이성을 인정하기 어려우므로, 이 사건 제7항 발명 또한 제1항 발명에서 살펴본 바와 같은 이유의 연장선상에서 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.

6) 이 사건 제9항 발명

이 사건 제9항 발명은 별지 1이 청구범위 제9항에서 보는 바와 같이 제1항 발명의 장치를 작동하는 방법에 관한 것으로 “비상연락처의 호 접속 해제요청에 따라 호 접속을 해제하는 단계”를 제외하면 제1항 발명의 구성과 기능으로부터 당연히 예측할 수 있는 작동방법을 기재한 것에 불과하고, 그 단계를 비교대상발명들과 비교하여 보더라도 이 사건 제9항 발명의 비상 키버튼 조작, 호 접속, 비상정보 송출 및 도청모드 실행이라는 일련의 작동순서는 비교대상발명 1의 일련의 작동순서 즉, ①비상버튼을 누르는 단계, ②수신인에게 자동발호하는 단계, ③비상검출부의 동작에 의하여 자기의 전화번호를 부가해서 미리 설정되는 수신인에게 자동발호하는 단계, ④경비센터장치에서 PHS 단말기로의 발신에 의해 PHS 단말기의 송화기로 PHS 단말기 주위의 상황음을 모은 후 이를 경비센터장치로 송출하는 단계 또는 판정결과가 PHS 단말기에의 착신지시인 것을 식별한 때에는 대상 PHS 단말기의 전화번호를 송신하고 지정의 PHS 단말기에 무음착신한다는 단계와 동일 · 유사하게 대응하며, 비교대상발명 2에도 이 사건 제9항 발명의 비상정보송출의 단계에 동일하게 대응하는 구성 즉, “호 접속에 성공하였을 경우에는 사용자가 가변적인 상황에 처해 있을 경우에 대비하여 음성 또는 메시지를 이용하여 미리 저장해 둔 멘트를 1회 이상 발신하기 시작하는”(갑 제5호증 발명의 상세한 설명 2쪽 참조) 단계가 개시되어 있으며, 다만 이 사건 제9항 발명의 “호 접속을 해제하는 단계”가 비교대상발명들에 나타나 있지 않으나, 비상상황이 해소되면 평상의 상태로 복귀할 필요가 있다는 것은 당연한 상식이라 할 것이어서, 결국 이 사건 제9항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 예측할 수 없을 정도로 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

7) 이 사건 제11항 발명

이 사건 제11항 발명을 제9항 발명에서 비상모드에 따라 비상연락처로 호 접속을 수행하는 단계와, 호 접속에 따라 비상정보를 비상연락처에 송출하는 단계에서는 무음 및 무광 모드가 실행되어 이동통신단말기 조명의 외부 노출 및 호출음의 발생을 금지시키도록 한 것이 특징이나, 호출음의 발생을 금지시키는 구성은 비교대상발명 1에서 긴급사태 발생시 경비센터장치로부터 PHS 단말기에 무음착신함으로써 호출음 발생이 일어나지 않도록 하는 구성과 동일 · 유사하고, 나머지 무광모드가 실행되어 이동통신단말기의 조명의 외부 노출을 금지시키는 구성은 보안유지를 전제로 하고 있는 비교대상발명 1에서도 당연히 예측되는 것으로 이러한 기술은 당해 기술분야에서는 주지 · 관용기술에 불과하다 할 것이어서, 결국 이 사건 제11항 발명은 제9항 발명에서 살펴본 바와 같은 이유의 연장선상에서 구성의 곤란성을 인정할 수 없다 하겠다.

8) 이 사건 제14항 발명

이 사건 제14항 발명은 제9항 발명에서 “비상연락처와의 호 접속을 해제하는 단계를 이동통신단말기의 키패드에 의한 메뉴 조작에 의해 비상모드의 해제를 실행하는 단계와, 상기 키패드의 조작에 의해 미리 설정된 비밀번호를 입력하여 비상모드를 해제시키는 단계가 더 포함되는 것”으로 한정하고 있으나, 이동통신단말기에 비밀번호를 설정하거나 메뉴조작을 통해 원하는 기능을 실행시키는 것은 당해 업계에서 일반적으로 사용되는 주지 · 관용기술이라 할 것이고, 앞서 살핀 바와 같이 호 접속을 해제하는 단계에 기술적 특이성이 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 제14항 발명 또한 제9항 발명에서 살펴본 바와 동일한 이유의 연장선상에서 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.

9) 요약

이상을 요약하면 정정전 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1 내지 3과 기술분야 및 목적이 실질적으로 동일하고, 구성에 있어서도 이 사건 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 비교대상발명들과 비교대상발명들로부터 용이하게 예측해 낼 수 없는 정도로 구성의 곤란성이 있다고 인정되지 아니하며, 나아가 효과에 있어서도 비교대상발명들에서 기대할 수 없는 정도의 상승효과가 있다고 인정되지 아니하므로, 결국 위 청구항 발명들은 비교대상발명들에 비해 그 진보성이 인정되지 아니한다.

(3) 소결

그렇다면, 이 사건 특허발명 그 정정청구를 인정할 수 없고, 이 사건 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 특허등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결 중 위 각 청구항에 관한 부분은 적법하다.

3. 결론

원고승계참가인의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 이성호(재판장) 이회기 박정희