[1] 특허출원 명세서의 기재 정도

[2] 돌연변이된 배나무를 전제로 한 신품종 배나무의 출원발명에서 돌연변이 방법이 기재되지 아니한 것은 명세서 기재불비라고 한 사례

[3] 식물발명의 경우 결과물 기탁으로써 특허출원 명세서의 기재를 보충하거나 대체할 수 있는지 여부(소극)

[1] 특허법 제42조 제2항 은 "특허출원서에는 '1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구의 범위'를 기재한 명세서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다."고 규정하고 있고, 그 제3항 은 " 제2항 제3호 의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다."고 규정하고 있는바, 이는 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의 설명이 필요하다.

[2] 배 신품종에 속하는 식물에 관한 출원발명을 실시하기 위하여는 반드시 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 배나무가 있어야 하고 그 다음 그 배나무 가지 또는 배나무의 눈을 이용하여 아접에 의하여 육종함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 것인바, 출원발명의 명세서에는 그 출발이 된 배나무와 같은 특징을 가지고 있는 배나무 가지를 돌연변이시키는 과정에 대한 기재가 없고, 또 자연상태에서 그러한 돌연변이가 생길 가능성이 극히 희박하다는 점은 자명하므로, 그 다음의 과정인 아접에 의한 육종과정이 용이하게 실시할 수 있다고 하더라도 출원발명 전체는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 기재되었다고 할 수 없어 결국 출원발명은 그 명세서의 기재불비로 인하여 특허법 제42조 제3항 에 의하여 특허받을 수 없다고 한 사례.

[3] 출원발명의 명세서에는 그 기술분야의 평균적 기술자가 출원발명의 결과물을 재현할 수 있도록 그 과정이 기재되어 있어야 하는 것이고, 식물발명이라 하여 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수 없다.

[1] 특허법 제42조 제3항 [2] 특허법 제42조 제3항 [3] 특허법 제42조 제3항 , 특허법시행령 제2조 제1항

[1] 대법원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결(공1995하, 2810) 대법원 1996. 1. 26. 선고 94후1459 판결(공1996상, 785) 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결(공1996하, 2377) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1326 판결(공1996하, 2664)

출원인 (소송대리인 변리사 신용길)

특허청장

특허청 항고심판소 1996. 12. 3.자 95항원1875 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유를 판단한다.

특허법 제42조 제2항 은 "특허출원서에는 '1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구의 범위'를 기재한 명세서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다."고 규정하고 있고, 그 제3항 은 " 제2항 제3호 의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다."고 규정하고 있는바, 이는 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의 설명이 필요하다 고 할 것이다( 대법원 1996. 1. 26. 선고 94후1459 판결 참조).

원심심결 이유를 기록과 관련 법규에 비추어 살펴보면, 원심이, 배 신품종에 속하는 식물에 관한 이 사건 출원발명을 실시하기 위하여는 반드시 이 사건 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 배나무가 있어야 하고 그 다음 그 배나무 가지 또는 배나무의 눈을 이용하여 아접에 의하여 육종함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서에는 그 출발이 된 배나무와 같은 특징을 가지고 있는 배나무 가지를 돌연변이시키는 과정에 대한 기재가 없고, 또 자연상태에서 그러한 돌연변이가 생길 가능성이 극히 희박하다는 점은 자명하므로, 그 다음의 과정인 아접에 의한 육종과정이 용이하게 실시할 수 있다고 하더라도 이 사건 출원발명 전체는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 기재되었다고 할 수 없어 결국 이 사건 출원발명은 그 명세서의 기재불비로 인하여 특허법 제42조 제3항 에 의하여 특허받을 수 없다 고 한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다.

출원발명의 명세서에는 그 기술분야의 평균적 기술자가 출원발명의 결과물을 재현할 수 있도록 그 과정이 기재되어 있어야 하는 것이고, 식물발명이라 하여 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수도 없는 것이다 . 상고이유의 주장은 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.