'직물의 평면상 조직'에 관한 출원발명이 특허출원서에 첨부된 명세서의 상세한 설명 및 특허청구범위에서 동일한 도면 부호에 대하여 상이한 용어를 사용하고 있고 그 용어의 의미도 분명하지 않아 권리의 내용이나 범위를 명확하게 이해하기 어렵고, 그 명세서의 특허청구범위의 기재 항에서 도면 부호에 오기가 있으므로, 그 명세서의 기재가 특허법 제42조 제3항 , 제4항 에 위배된다고 한 사례

'직물의 평면상 조직'에 관한 출원발명이 특허출원서에 첨부된 명세서의 상세한 설명 및 특허청구범위에서 동일한 도면 부호에 대하여 상이한 용어를 사용하고 있고 그 용어의 의미도 분명하지 않아 권리의 내용이나 범위를 명확하게 이해하기 어렵고, 그 명세서의 특허청구범위의 기재 항에서 도면 부호에 오기가 있으므로, 그 명세서의 기재가 특허법 제42조 제3항 , 제4항 에 위배된다고 한 사례.

특허법 제42조 제3항 , 제4항

토마스 요세프 하임바흐 게젤샤프트 미트 베쉬랭크터 하프퉁 운트 콤파니 (소송대리인 변리사 박경재 외 1인)

특허청장

2005. 1. 14.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2004. 2. 27. 2002원4259호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[증 거 : 갑1호증, 을1 내지 4, 8호증]

가. 이 사건 출원발명

원고의 이 사건 출원발명(출원번호 제1999-51032호, 출원일 1999. 11. 17.)은 '직물의 평면상 조직'에 관한 것으로서, 그 특허청구범위{2002. 2. 8.자 명세서 등 보정서(을3호증)에 의하여 보정된 것이다.} 및 도면은 별지 1 기재와 같다.

나. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위

특허청은 2002. 8. 7. ① 명세서에 동일한 부호에 대하여 각기 상이한 용어(예, 부호 '25, 26'에 대하여 각각 횡방향 결합 조직용 위사, 제2 결합 조직용 위사, 결합 조직용 위사로, 부호 '4 내지 14'에 대하여 각각 결합 조직용 경사, 종방향 결합 조직용 경사, 제1 결합 조직용 경사, 비-연결 조직용 경사로 기재)를 사용하고 있고, ② 오기재(예, 특허청구범위 제10항의 '27 내지 37, 38 내지 48' → '27 내지 34, 35 내지 45')가 있으며, ③ 발명의 효과란에 발명의 구성 및 작용에 관한 사항이 기재되어 있고, ④ 제12항은 직조용 실을 동일 구성으로 보이는 제직용 실로 한정하고 있고, 제13항은 그 말미를 인용되는 항의 말미인 '직물의 평면상 조직'과 일치하지 않는 '직물의 평면상 구조'라고 기재하고 있어 보호받고자 하는 청구범위가 불명확하다는 이유로 특허법 제42조 제3항, 제4항을 적용하여 거절결정을 하였다.

이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2002원4259호로 심리하여 2004. 2. 27. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 동일한 부호에 대하여 상이한 용어를 사용하고 있는 점에 대하여

이 사건 출원발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에는 도면 부호 '25, 26'에 대하여 '횡방향 결합 조직용 위사', '제2 결합 조직용 위사', '결합 조직용 위사'로, 도면 부호 '4 내지 14'에 대하여 '결합 조직용 경사', '종방향 결합 조직용 경사', '제1 결합 조직용 경사', '비-연결 조직용 경사'로 각각 혼용하여 사용하고 있는바, 원고는 도면 부호 '25, 26'은 결합 조직용 위사를 나타내도록 사용되었고, 해당 실시례에서 그 역할을 보다 구체적으로 설명하기 위하여 '횡방향', '제2' 등의 수식어가 사용되었으므로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 오히려 이 사건 출원발명의 구체적인 실시례를 이해하는 데 도움이 될 수 있다고 주장하나, 동일한 부호에 대하여는 동일한 용어를 사용하는 것이 원칙이고, 동일한 부호에 대하여 다수의 상이한 용어를 사용할 경우 용어에 혼란을 초래하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 명확히 파악하는 데 어려움이 예상되므로 그 기재가 불비하다.

(2) 특허청구범위의 오기재에 대하여

이 사건 출원발명의 특허청구범위 제10, 11항에는 비-연결 조직용 연사의 도면 부호 중 '27 내지 37, 38 내지 48' 부분은 '27 내지 34, 35 내지 45'의 오기로서 잘못 기재되어 있는바, 원고는 위 부분이 오기가 명백하다는 점을 알고 있었고 의견제출통지시 및 심판청구시 이를 보정할 기회를 주었음에도 이를 보정하지 아니한 허물이 있고, 위 부분이 오기가 명백하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 누구나 그 의미를 명확히 이해할 수 있다고 하여 오기를 방치할 수 없는 것이다.

(3) 따라서 이 사건 출원발명은 그 명세서의 기재가 불비한 것으로서 특허법 제42조 제3항 및 제4항 의 요건을 충족하지 못하므로 그 등록이 거절되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 이 사건 출원발명은 서로 교차 정렬되어 있는 경사(4 내지 14)와 위사(15 내지 22)를 포함하는 제1직사(2) 및 서로 교차 정렬되어 있는 경사(35 내지 45)와 위사(27 내지 34)를 포함하는 제2직사(3)가 결합용 경사(23, 24) 및 결합용 위사(25, 26)에 의해 결합되어 있는 것을 특징으로 하는 것이고, 이러한 기술적 특징은 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 충분히 이해할 수 있을 정도로 이 사건 출원발명의 명세서 및 도면에 기재되어 있다.

(2) 도면 부호 '25, 26'에 대하여 '횡방향 결합 조직용 위사', '제2 결합 조직용 위사', '결합 조직용 위사'가, 도면 부호 4 내지 14에 대하여 '결합 조직용 경사', '종방향 결합 조직용 경사', '제1 결합 조직용 경사', '비-연결 조직용 경사'가 각각 혼용되고 있기는 하나, '횡방향', '제2', '종방향', '제1'의 수식어는 위사 또는 경사의 방향성을 보다 잘 나타내도록 하기 위한 것이고, '결합 조직용'이라는 수식어는 다른 구성과 결합되어 사용된다는 용도를 더 명확히 나타내도록 하기 위한 것이며, 오히려 위 수식어가 추가됨으로써 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원발명을 구체적 실시례에 따라 보다 더 용이하게 이해할 수 있는 것이고, 위 용어들의 약간의 표현상의 차이로 인하여 서로 다른 구성요소를 나타낸다고 인식되는 것은 아니다.

또한 결합이라는 용어는 상부 직사(2) 및 하부 직사(3)를 결합시킨다는 의미로 사용되기도 하고, 직사 내의 연사들을 연결시킨다는 의미로 사용되기도 하나 각각의 상황에 맞게 해석되어야 하고, 마찬가지로 비-연결이라는 용어도 상황에 따라 달리 해석될 수도 있으므로 기재불비라 할 수 없다.

(3) 특허청구범위 제10, 11항의 '27 내지 37, 38 내지 48'은 상세한 설명 및 도면의 기재 또는 위 청구항이 인용하고 있는 특허청구범위 제1항에 기재된 도면 부호에 비추어 볼 때 '27 내지 34, 35 내지 45'의 오기임이 명백하므로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 의미를 명확히 이해하고 이를 실시하는 데 아무런 곤란성이 없다.

(4) 피고가 당심에서 추가로 주장하는 무효사유인 상세한 설명 중 일부 표현의 의미가 불분명하다는 점은 의견제출통지 및 거절이유통지에서 언급된 바 없으며, 특허청구범위 제13항의 '평면상 조직'도 '평면상 구조'의 오기임이 명백하므로 기재불비라 할 수 없다.

나. 피고 주장

(1) 이 사건 출원발명의 명세서는 도면 부호 '25, 26' 및 '4 내지 14'에 대하여 다수의 상이한 용어를 혼용함에 따라 그 도면 부호가 정의하는 용어에 혼란을 초래함으로써 이 사건 출원발명의 기술적 구성 및 권리범위를 파악하는 데 어려움이 예상된다.

(2) 특허청구범위 제10, 11항에는 도면 부호에 오기가 있고, 비록 그것이 오기임이 명백하다고 하더라도 기재불비가 아니라고 할 수는 없다.

(3) 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 지시하는 대상을 알 수 없는 막연한 표현들{'각각 두 결합용 조직용 위사'(을8호증의 11쪽 밑에서 3행), '다른 것'(12쪽 13행), '그것'(12쪽 밑에서 3행), '일부분의 병렬배치는 근접한 종방향 결합 조직용 경사(13, 14)의 배치와 일치하나, 평직(plain weave) 방식으로 종방향으로 엇갈린다.'(13쪽 위에서 9∼10행)}에 의하여 구성이 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원발명의 기술적 구성을 파악하는 데 곤란성이 예상된다.

(4) 특허청구범위 제12항은 '직조용 실'을 실질적으로 동일한 용어인 '제직용 실'로 특정하고 있어 발명의 구성이 불분명하고, 특허청구범위 제13항은 그 말미를 인용되는 항의 '직물의 평면상 조직'과 일치하지 않는 '직물의 평면상 구조'라고 기재하고 있어 보호받고자 하는 사항이 무엇인지 명확하게 이해할 수 없다.

다. 판 단

(1) 그러므로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이유 중 ① 동일한 부호(도면 부호 '25, 26' 및 '4 내지 14')에 대하여 상이한 용어를 사용하고 있는 점 및 ② 특허청구범위 제10항의 오기(도면 부호 '27 내지 37, 38 내지 48')에 따른 명세서의 기재불비 여부에 관하여 먼저 살핀다.

특허법 제42조 제2항 제1호 내지 제3호 에서는 특허출원서에는 '발명의 명칭' '도면의 간단한 설명', '발명의 상세한 설명', '특허청구범위'를 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고, 같은 조 제3항 에서는 위 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하였으며, 같은 조 제4항 에서는 위 '특허청구범위'에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하고, 그 청구항은 '발명의 상세한 설명'에 의하여 뒷받침될 것, 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것 등의 요건을 갖추어야 한다고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라 할 것이므로, 위 '발명의 상세한 설명'은 그 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것이고, 한편 명세서에서 출원서에 첨부된 도면을 들어 당해 발명의 특정한 기술구성 등을 설명하고 있는 경우에 그 명세서에서 지적한 도면에 당해 기술구성이 전혀 표시되어 있지 않아 그 기술구성이나 결합관계를 알 수 없다면, 비록 그러한 오류가 출원서에 첨부된 여러 도면의 번호를 잘못 기재함으로 인한 것이고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 전체를 면밀히 검토하면 출원서에 첨부된 다른 도면을 통하여 그 기술구성 등을 알 수 있다 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수 없다( 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 참조).

(2) 우선 ① 도면 부호 '25, 26' 및 '4 내지 14'에 대하여 상이한 용어를 사용함에 따른 기재불비 여부에 관하여 본다.

이 사건 출원발명의 명세서는 상세한 설명 및 특허청구범위 제1, 4항에서 도면 부호 '25, 26'에 대하여 '제2 결합 조직용 위사(25, 26)'(을8호증의 3쪽 12행, 16쪽 5행, 11행, 12행), '결합 조직용 위사(25, 26)'(11쪽 밑에서 1행, 12쪽 2행, 4행, 17쪽 6행), '횡방향 결합 조직용 연사(25, 26)'(12쪽 8행), '횡방향 결합 조직용 위사(25, 26)'(12쪽 14행)와 같이 다양한 용어를 혼용하여 사용하고 있는바, '제2'라는 수식어는 일반적으로 복수의 대상물 중 두 번째 것임을 나타내기 위해 사용되는 것으로서 '제2 결합 조직용 위사(25, 26)'라는 용어는 나머지 '결합 조직용 위사' 등의 용어와는 달리 여러 결합 조직용 위사들 중 일부분만을 가리키는 것으로 인식된다고 할 것이고(원고는, '제2'는 위사의 방향성을 나타내기 위한 수식어라고 주장하나, 이 사건 출원발명의 명세서를 살펴보더라도 '제2'라는 수식어가 일반적인 뜻과는 달리 위사의 방향성을 나타내기 위한 의미로 사용되었다고 볼 만한 기재는 찾을 수 없다.), 또한 도면은 원래 발명의 내용을 이해하기 쉽게 하기 위해 명세서의 보조로서 사용되는 것으로서 바람직한 실시례의 하나에 불과할 뿐 첨부도면에 나타난 기술구성과 특허발명의 보호범위가 반드시 일치하는 것은 아닌 점을 고려하여 볼 때, 위와 같이 첨부도면에 표시된 동일한 도면 부호에 대하여 명세서에서 서로 다른 표현의 4가지 용어를 혼용하여 사용함으로써 각각의 용어가 모두 동일한 구성요소를 가리키는 것인지 서로 다른 구성요소를 가리키는지 여부가 매우 불분명하게 되었다고 할 것이다.

또한 이 사건 출원발명의 명세서는 상세한 설명 및 특허청구범위 제1, 3, 8, 10, 11항에서 도면 부호 '4 내지 14'에 대하여 '제1 결합 조직용 경사(4 내지 14)'(을8호증의 3쪽 11행, 16쪽 3행), '결합 조직용 경사(4 내지 14)'(11쪽 12행, 16행, 13쪽 2행), '종방향 결합 조직용 경사(4 내지 14)'(12쪽 4행, 15행), '비-연결 조직용 경사(4 내지 14)'(17쪽 3행), '비-연결 조직용 연사(4 내지 14)'(17쪽 밑에서 2행, 18쪽 6행, 10행)와 같이 다양한 용어를 혼용하여 사용하고 있는바, 그 중 '제1'이라는 수식어는 일반적으로 복수의 대상물 중 첫 번째 것임을 나타내기 위해 사용되는 것으로서 '제1 결합 조직용 경사(4 내지 14)'라는 용어는 나머지 '결합 조직용 경사' 등의 용어와는 달리 여러 결합 조직용 경사들 중 일부분을 가리키는 것으로 인식된다고 할 것이고(원고는, '제1'은 경사의 방향성을 나타내기 위한 수식어라고 주장하나, 이 사건 출원발명의 명세서를 살펴보더라도 '제1'이라는 수식어가 일반적인 뜻과는 달리 경사의 방향성을 나타내기 위한 의미로 사용되었다고 볼 만한 기재는 찾을 수 없다.), '비-연결'이라는 수식어도 그 용어 자체의 의미가 불분명하고 명세서에도 그 정확한 의미를 알 수 있는 기재는 찾아볼 수 없으며{원고 자신도 2004. 9. 3.자 준비서면 11쪽에서는 결합 조직용 경사 및 위사(23, 24, 25, 26)와는 달리 직사들(2, 3)을 서로 결합시키지 않는다는 것을 분명하게 나타내기 위해 '비-연결 조직용'이라는 수식어 사용하였다고 주장하였다가, 2004. 12. 15.자 준비서면 14쪽에서는 직사를 구성하는 연사들 간에 결합이 있을 수도 있지만 직접 꼬임 없이 겹쳐져서 놓이는 실시례를 설명하고자 '비-연결'이라는 용어를 사용하였다고 주장하고 있다.}, '결합 조직용'이라는 수식어도 도면상 경사(4 내지 14)는 자체적으로는 위사(15 내지 22) 등 다른 구성과 전혀 결합되어 있지 않은 점에 비추어 볼 때 상부 직사(2)와 하부 직사(3)를 연결시킨다는 의미인지 직사를 구성하는 연사들 상호간에 결합을 시킨다는 의미인지 그 정확한 의미가 매우 불분명하고{원고 자신도 2004. 9. 3.자 준비서면 4쪽 이하에서는 상부 직사(2)에서 경사(4 내지 14)와 위사(15 내지 22)가 결합된다는 의미를 나타내기 위해 '결합 조직용'이라는 용어가 사용되었다고 주장하였다가, 2004. 11. 2.자 준비서면 4쪽에서는 도면상 경사(4 내지 14)가 자체적으로는 전혀 결합되어 있지 않고, 결합 조직용 경사(23, 24) 및 결합 조직용 위사(25, 26)와 결합되어 있다는 것으로 해석될 수도 있다고 주장하고 있다.}, 또한 첨부 도면에 나타난 기술 구성과 특허발명의 보호범위는 반드시 일치하는 것은 아닌 점을 고려하여 볼 때, 위와 같이 첨부 도면에 나타난 동일한 도면 부호에 대하여 명세서에서 서로 다른 표현의 5가지 용어를 혼용하여 사용함으로써 각각의 용어가 모두 동일한 구성요소를 가리키는 것인지 서로 다른 구성요소를 가리키는지 여부도 불분명하게 되었다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원발명의 명세서는 도면에 표시된 도면 부호 '25, 26' 및 '4 내지 14'에 대하여 용어 자체의 의미도 불분명하고 용어 상호간에도 의미가 다른 4∼5개의 용어를 함께 혼용하여 사용함으로써 이 사건 출원발명의 명세서만으로는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 쉽게 알 수 없어 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위가 매우 불분명하게 되었다고 할 것이고, 그에 따라 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 당해 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도로 기재되었다고 보기 어려우므로 특허법 제42조 제3항 에 위배되고, 특허청구범위는 발명이 명확하고 간결하게 기재되었다고 보기 어려우므로 특허법 제42조 제4항 에 위배된다고 할 것이다.

(3) 다음으로, ② 특허청구범위 제10항의 도면 부호의 오기로 인한 기재불비 여부에 관하여 본다.

이 사건 출원발명의 특허청구범위 제10항에는 '비-연결 조직용 연사(4 내지 14, 15 내지 22, 27 내지 37, 38 내지 48)'라는 구성이 기재되어 있는바, '비-연결 조직용 연사'라는 용어의 정확한 의미 및 범위에 관하여 이 사건 출원발명의 명세서의 상세한 설명에서는 별다른 기재가 없으므로, 위 구성의 기술적 범위 및 내용은 괄호 안에 표시된 도면 부호에 의하여 첨부 도면을 통하여 파악할 수밖에 없다고 할 것이나, 출원서에 첨부된 도면에는 위 도면 부호 중 일부인 '46 내지 48'이 전혀 표시되어 있지 아니하므로 그 기술구성을 쉽게 알 수 없다고 할 것이고, 그에 따라 특허청구범위 제10항은 발명이 명확하고 간결하지 못하게 기재된 것으로서 특허법 제42조 제4항 에 위배된다고 할 것이다.

이에 관하여 원고는, 이 사건 출원발명의 상세한 설명이나 특허청구범위 제10항이 인용하고 있는 특허청구범위 제1항에는 위 도면 부호와 관련된 구성요소가 '27 내지 34', '35 내지 45'와 같이 하나의 그룹 단위로 동일한 기능을 수행하는 것으로 기재되어 있는 점 등 전체 명세서의 기재 및 도면에 비추어 볼 때, 위 도면 부호 중 '27 내지 37, 38 내지 48' 부분은 '27 내지 34, 35 내지 45'의 명백한 오기임을 쉽게 알 수 있고, 따라서 특허청구범위 제10항은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 의미를 명확히 이해하고 이를 실시하는 데 아무런 곤란성이 없으므로 기재불비가 아니라고 주장하나, 명세서의 상세한 설명이나 특허청구범위 제1항을 살펴보더라도 '비-연결 조직용 연사'와 관련된 도면 부호가 '27 내지 34', '35 내지 45'와 같이 기재된 부분은 전혀 찾을 수 없으므로 위 오기가 반드시 명백하다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 가사 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 전체를 면밀히 검토하면 오기임을 용이하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구하고 평균적 기술자라면 누구나 특허청구범위 제10항의 발명을 정정된 내용에 따라 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과하다고 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수는 없다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(4) 따라서 이 사건 출원발명은, ① 상세한 설명 및 특허청구범위에서 동일한 부호(도면 부호 '25, 26' 및 '4 내지 14')에 대하여 상이한 용어를 사용하고 있고, 그 용어의 의미도 분명하지 않아 결국 권리의 내용이나 범위를 명확하게 이해하기 어렵고 ② 특허청구범위 제10항에서 도면 부호(도면 부호 '27 내지 37, 38 내지 48')에 오기가 있으므로 그 명세서의 기재가 특허법 제42조 제3항 , 제4항 에 위배된다고 할 것이고, 그에 따라 이 사건 출원발명은 피고 주장의 나머지 거절결정이유의 존부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.