특허법원 2014.9.19.선고 2014허2344 판결 | 리걸엔진

3) 지정상품 : 상품류 구분 제10류의 Implants for osteosynthesis, ortheses, endopro stheses and organ substitutions, anchors for endoprostheses, and anchors for dental protheses, articular surface replacement, bone spacers, hip joint balls, acetabular shell, acetabular fossa and knee joint components나, 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2013. 5. 31. 이 사건 출원상표는 가운데가 파인 4개의 핑크색 반구 형상으로 구성된 입체상표로, 비록 문자 등이 반구형표면에 표시되어 있지만, 전체적인 형상이나 모양이 거래사회에서 통상적으로 채용할 수 있는 이 사건 지정상품의 형상이나 모양의 범위를 벗어나지 않는 것으로 인식되므로, 지정상품의 형상을 보통으로 표시하는 방법으로 표시된 표장만으로 된 상표로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 이에 원고가 특허심판원에 불복심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2013원4945호로 심리한 후 2014. 3. 3. 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 수요자가 그 입체적 형상을 보면 '고관절용 볼'로 직감적으로 인식할 수 있다고 할 것이므로, 그 지정상품과 관련하여 볼 때 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고, 이 사건 출원상표의 입체적 형상에 가미된 색채는 고급스러운 느낌을 주기 위하여 사용되는 색상에 불과하며, 입체상표에 부기되어 있는 문자

않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 15호증의 각 기재, 변론 제체의 취지 2. 심결 취소사유의 요지 및 당사자의 주장

가. 심결취소사유의 요지 및 원고의 주장

1) 상표법 제6조 제1항 제3호는 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 있는지 판단하여 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인 경우 그 식별력을 부정하고 있다. 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 아니라 다른 식별력 있는 구성이 결합되어 있다면 전체로서 자타상품식별력이 인정된다. 식별력이 있는 문자 부분을 제외하고 자타상품식별력을 판단하는 것은 위 규정에 어긋난다.

2) 이 사건 출원상표는 입체적 형상 및 독특한 핑크색상, 식별력 있는 문자인

색은 인체용 의료 부품 등에 보편적으로 사용되는 희색, 회색 등으로 이루어진 형상과는 차별화되고, 그 질감에 있어서도 금속 또는 세라믹 재질을 가진 상품과 구별된다.이 사건 출원상표와 같은 고관절용 볼의 형상이 있다면 수요자는 형상, 색채 및 질감의 차이로부터 어느 회사의 제품인지 쉽게 식별할 수 있다. 그리고 이 사건 출원상표

된 상표로서 자타상품식별력이 있다.

3) 특허청은 당초 입체상표의 경우 전체적으로 식별력 유무를 판단하는 것으로 심사기준을 정하였다가 이 사건 출원상표의 국제등록일 이후인 2012. 3. 15. 시행되는 개정 심사기준에서는 입체상표의 형상만으로 식별력 유무를 판단하는 것으로 변경하였다.

그런데 위 개정된 심사기준은 상표법 제6조 제1항 제3호에서 '지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'라고 규정하는 법조문과는 배치된다. 심사단계에서의 편의성을 위한 특허청의 심사기준이 법에서 규정하고 있는 요건에 앞서 적용될 수는 없다. 또한 국제등록일 이후에 도입된 특허청 내부의 심사기준에 의해서 국제등록된 상표의 등록을 제약하는 것은 타당하지 못하다.

4) 상표법 제2조 제1항 제1호 가목에서는 기호 · 문자 · 도형 · 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것을 상표법상 표장으로 정의하고 있다. 입체적 형상에 기호 · 문자 등을 결합한 것은 상표법상 표장의 정의에 합치하는 상표이다. 입체상표는 입체적 형상만으로 된 상표여야 하는 것은 아니다. 입체적 형상과 문자가 결합된 상표도 그 자체로서 상표등록 받을 수 있어야 한다. 그런데 특허청은 색채상표의 경우 '색채만으로된 상표'와 '색체가 결합된 상표'를 구별하여 출원서에 기재하여 등록받도록 하고 있는 반면, 입체상표의 경우는 위와 같이 구별하여 출원하도록 하지 않고 있어 출원서 상에는 '입체상표'라는 취지를 기재 할 수밖에 없는 상황이다. 이와 같은 경우 이 사건 출원상표를 '입체상표'로 출원하였음을 이유로 다른 구성은 전혀 고려하지 않은 채, 입체적 형상 자체만으로 식별력 유무를 판단하는 것은 부당하다.

5) 상표법 제52조 제1항은 입체적 형상과 문자가 결합된 상표가 등록된 경우, 입체적 형상과 문자가 결합된 상표 전체로서 보호범위가 인정되는 것이지 입체적 형상 그 자체에 대해서 보호범위를 인정해 주는 것은 아니다. 만약 입체적 형상 그 자체가 식별력이 없고 그에 식별력 있는 문자를 결합하여 등록받은 경우라면, 권리주장 단계에서의 보호범위 판단 시 권리의 대항을 받는 자는 당해 입체적 형상 자체에는 권리를 인정할 수 없다는 취지의 주장을 하거나 상표법 제51조 제1항 제2호, 제2호의 2의 효력제한 사유로 다툴 수 있다. 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 문자를 결합한 상표의 경우 그 등록을 거절할 이유가 없다.

6) 이 사건 출원상표는 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수도 없다.

7) 따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 자타상품식별력이 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

1) 입체상표의 경우 상표심사기준 제8조는 상품 또는 포장의 외형이 당해 물품의 일반적 형태를 나타내고 있는지의 여부는 '입체적 형상만으로' 식별력을 판단하도록 하고 있다. 이 사건 출원상표가 지정상품인 그 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)'에 사용될 경우, 이 사건 출원상표의 입체적 형상은 인공 고관절용 볼의 형상 또는 인공 고관절용 라이너 형상으로 인식할 것이므로 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 식별력이 없다고 할 것이다. 그리고 이 사건 출원상표 중 색상과 문자를 고려하더라도, 입체적 형상의 핑크색은 고관절용 볼의 하나로 사용되는 색상일 뿐만 아니라 수요자에게 고급스러운 느낌을 주기 위하여 사용되는 색상에 불과하다.

수 없다. 이 사건 출원상표는 색상과 문자에 의하여도 식별력이 구비된다고 볼 수 없다.

2) 식별력 없는 입체적 형상에 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되는 경우에는 식별력이 있는 것으로 보아 식별력 없는 입체적 형상이 입체상표로 등록되는 것을 허용하는 것은 상품 등의 출처를 표시하는 입체적 형상을 보호하기 위한 입체상표 도입 취지와 맞지 않다. 식별력 없는 입체적 형상이 상표로 등록됨으로써 효력 유무에 대한 분쟁 발생이 예상된다. 수요자들은 식별력 없는 입체적 형상에 독점배타적 효력이 있는 것처럼 오인·혼동할 우려가 있다. 일부 상표권자들이 식별력 없는 입체적 형상을 부당하게 행사할 우려 등 공익에 반하는 문제가 있다.

3) 상표법 제7조 제1항 제13호는 "상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 하는 데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표"는 절대적 부등록사유로 규정하고 있다. 이는 그 상품의 형상이 오로지 그 상품 자체의 성질로부터 유래하는 것일 때에는 상표로서 등록될 수 없다는 '상품의 기능성'을 제시하는 것이다. 그리고 상표는 전형상표와 비전형상표로 구분되고, 비전형상표는 그 자체가 식별력을 갖추거나 사용에 의하여 식별력을 취득하여야만 식별력이 인정되므로 입체상표에 어떤 문자가 결합되었다 하더라도 입체적 형상이 식별력을 갖추거나 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우가 아니면 수요자는 문자부분을 출처표시 기능이 아닌 단지 상품의 기능으로 인식할 것이다. 또한, 설령 문자에만 식별력이 있어서 상품의 출처표시로 인식되는 입체상표인 경우는 입체적 형상이나 모양과 상관없이 문자부분이 문자상표로서 기능하는 것으로 인식할 것이어서 그것은 입체상표라고 할 수 없고 입체상표의 제도 취지에도 배치된다.

4) 상표법 제51조는 입체적 형상이 입체상표로 출원되어 등록되었다 하더라도 입체적 형상이 식별력 없는 경우는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것을 규정하고 있다.

이는 입체상표가 그 본질적인 특성이 기술적인 작용을 하는 데에 있는 상품 형상일 경우는 등록을 배제함으로써, 경쟁자들로 하여금 그러한 기능이 적용된 상품을 공급하거나 그러한 기능을 그들의 상품에 적용하기 위한 기술적인 수단들을 채택할 자유를 제한하는 것을 방지하기 위한 것이다. 설령, 식별력 없는 입체적 형상에 식별력 있는 문자가 결합되었다 하더라도 입체적 형상이 식별력이 없으면 상표권의 효력이 제한하는 것이므로, 위 규정에 비추어 보더라도 입체상표는 입체적 형상만으로 식별력을 판단하여야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가. 이 사건 출원상표의 구성

이다.

나. 입체상표의 도입 배경과 상표법 규정

1) 입체상표 도입 배경종래에는 상표법에 입체상표에 관한 규정을 두고 있지 않아 그 등록을 허용하지 않았다. 그런데 입체상표의 등록을 허용하는 국제적 추세에 능동적으로 대처하고 출원인의 상표 선택범위를 확대하기 위하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 상표법을 일부 개정하여 입체적 형상으로 구성된 표장도 상표 등록할 수 있도록 하였다.1)

2) 상표법 규정

가) 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "상표"란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 "표장"이라 한다)을 말한다.

가. 기호 · 문자 · 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것

나) 제6조(상표등록의 요건)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

3. 그 상품의 산지·품질·원재료 · 효능 · 용도 · 수량 · 형상(포장의 형상을 포함한다)·가격· 생산방법·가공방법 · 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표다) 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.

13. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한(서비스업의 경우에는 그 이용과 목적에 불가결한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표

라) 제9조(상표등록출원)

② 상표등록을 받으려는 상표가 제2조 제1항 제1호 가목의 입체적 형상 또는 같은 호 나목에 해당하는 표장으로 된 상표인 경우에는 제1항 각 호의 사항 외에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 취지와 설명(입체적 형상인 경우에는 설명은 제외한다)을 출원서에 적어야 한다.

마) 제51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)

① 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

2. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 · 산지·품질·원재 료·효능·용도·수량·형상포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법 가공방법 · 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표2의2. 제9조 제2항의 규정에 따른 입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표

바) 제52조(등록상표 등의 보호범위)

① 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표(제2조 제1항 제1호 다목에 해당하는 상표인 경우에는 시각적 표현)에 따라 정하여 진다.다. 입체적 형상과 문자 등이 결합된 표장의 식별력 유무 판단 기준

가) 상표법 제2조 제1항 제1호 가목은 "기호 · 문자 · 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것"을 '표장'으로 규정하여 입체적 형상만으로 된 표 장뿐만 아니라 입체적 형상에 기호 · 문자 · 도형이 결합된 표장을 인정하고 있다.

나) 상표법 제6조 제1항 제3호는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록 받을 수 없도록 규정하고 있다. 동법 제7조 제1항 제13호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 그런데 위 규정은 '형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장' 또는 '상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상'에 다른 식별력 있는 구성이 결합되어 있는 상표에 대하여는 등록받을 수 없다고 규정하고 있지 않다. 또한 상표법에는 입체적 형상과 기호·문자· 도형이 결합된 상표에서 입체적 형상만으로 그 식별력을 판단하도록 하는 내용의 기재도 없다. 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호 · 문자 · 도형을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 판단하여야 할 근거 규정도 없다.

다) 상표법은 상표등록과 관련하여 동법 제6조 제1항은 같은 항 각호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않으면 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 동법 제7조 제1항 은 상표등록을 받을 수 없는 사유에 대하여는 열거하는 방식을 취하고 있다. 위와 같은 등록 제한 사유가 없는 한 상표등록이 거절되지 않고, 출원인의 자유로운 상표 선택 권리가 인정되어야 한다. 입체적 형상에 기호·문자 등이 결합되어 있는 상표라고 하여도 달리 볼 근거가 없다.

라) 등록상표의 보호범위는 출원서에 적은 상표에 따라 정해지게 되므로, 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 상표는 그 전체에 의하여 보호범위가 정해지고 입체적 형상에 의하여 정해진다고 볼 수 없다.

마) 이 사건 출원상표의 출원서에 '입체상표'라고 기재되어 있다. 그런데 특허청은 상표출원 절차상 입체적 형상만으로 된 상표와 입체적 형상과 기호 · 문자 등이 결합된 상표를 구분하지 않고 단순히 '입체상표'라고 분류하고 있다. 입체적 형상과 기호 · 문자 등이 결합된 상표도 '입체상표'로 기재하여 출원할 수밖에 없다. 따라서 상표 출원서에 입체상표라고 기재되었음을 이유로 출원인이 입체적 형상만을 한정하여 출원한 것으로 볼 수 없다.

바) 입체적 형상과 기호 · 문자 등이 결합된 상표에서 입체적 형상에는 식별력이 없고 문자 등에 식별력 있는 경우, 식별력이 없는 입체적 형상은 출처표시기능을 할 수 없으므로, 그와 유사한 입체적 형상의 상품간의 관계에서 출처의 혼동 우려가 없다. 수요자들은 식별력이 있는 문자 등으로부터 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 어렵지 않게 인식할 수 있을 것으로 보인다.

그리고 이와 같은 상표의 등록을 허용하는 것은 입체상표의 등록을 허용하는 국제적 추세에 능동적으로 대처하고 출원인의 상표 선택범위를 확대하기 위한 입체상표의 제도 취지에 반한다고 볼 수 없다.

또한 상표법 제51조 제1항은 입체적 형상으로 된 등록상표가 식별력이 없는 경우 이와 동일·유사한 형상으로 된 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 규정하여 상표권자가 부당하게 금지권을 상표 사용자에 행사하는 것을 제한하고 있다.

따라서 위와 같은 상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다거나 입체상표 제도의 취지에 반한다고 볼 수 없다.

사) 특허청의 상표심사기준 제8조 해석참고자료 11은 상품 또는 포장의 외형이 당해 물품의 일반적 형태를 나타내고 있는지의 여부는 '입체적 형상만으로 식별력을 판단하는 것으로 기재되어 있으나, 상표심사기준은 특허청이 상표 심사의 편의를 위하여 정한 내부 심사기준에 불과하다고 할 것이다.

아) 따라서, 입체적 형상과 기호·문자 등이 결합된 표장은 입체적 형상만으로 식별력을 판단할 것이 아니고 결합된 전체로서 식별력의 유무를 판단하여야 한다. 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 기호·문자 등이 결합됨으로써 상품의 출처를 표시하는 식별표지로서 이용되고 있는 것으로 인식 가능한 상표는 식별력이 인정된다고 할 것이다.

라. 이 사건 출원상표의 식별력 유무

이 사건 출원상표는 입체적 형상과 문자 등이 결합된 상표로서 결합된 전체로서 식별력의 유무를 판단하여 할 것이므로, 이와 같은 법리에 따라 이 사건 출원상표의 식별력 유무에 관하여 본다.

이 사건 출원상표 중 입체적 형상 부분은 둥근 홈이 형성된 반구 형상으로 구성되어 있다. 그 지정상품인 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)' 등과 관련하여 수요자들은 인공 고관절용 볼의 형상으로 인식할 것이므로, 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 위 입체적 형상에 의하여 식별력이 부여된다고 볼 수 없다(이 점에 대하여서는 당사자 사이에 다툼이 없다). 그리고 이 사건 출원상표는 입체적 형상 전체가 핑크색으로 표현되어 있다. 핑크색은 일반적으로 흔히 볼 수 있는 색상으로 인공 고관절용 볼 형상을 고급스럽게 보이도록 하고 명암을 가미하여 더욱 입체적으로 보이게 하는 것에 불과하여 위 색상에 의해 식별력이 부여된다고 볼 수도 없다.

없는 'LOX'를 결합하여 만든 조어인 'BIOLOX', 그 하단에 크기와 문자체를 달리하여 그리스 알파벳의 넷째 글자를 의미하는 'delta', 그리고 'delta' 바로 아래 간단한 모양의 곡선이 형성되어 있다. 문자 부분인 'BIOLOX delta'는 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서, 문자 부분 자체는 식별력이 인정된다고 할 것이다. 그리고 출원 시 제출된 상표견본(갑 제15호증)에 의해면, 문자 부분은 표장 가운데 위치하고 있고 표장 전체에서 차지하는 비중을 고려할 때 수요자들이 이를 용이하게 인식할 수 있다. 그 실물크기(가로 4.5cm, 세로 3.5cm)의 형상에 위 문자가 기재된 경우를 상정하여 보더라도 해당 문자를 인식하는데 어려움이 없다. 그리고 문자 부분이 입체적 형상에 부가된 상품 설명이나 모양 등으로 인식된다고는 볼 수 없다. 이 사건 출원상표는 문자 부분에 의해 식별력이 부여된다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표는 전체로서 식별력이 인정된다.

마. 소결론

결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.