2007허12558 등록무효 ( 상 )

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2008. 5. 22 .

2008. 6. 12 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고가 부담한다 .

특허심판원이 2007. 10. 24. 2007당320호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

1. 기초사실

[ 인정근거 ] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재

가. 원고의 등록상표( 1 ) 구성 : ( 2 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2001. 1. 20. / 2003. 5. 21. / 제548648호 ( 3 ) 지정상품 : 상품류 구분 제11류의 석유스토브, 난로, 가스스토브, 가스캐비넷 히터 ( 이하 원고의 등록상표를 ' 이 사건 등록상표 ’ 라 한다 )

나. 선출원상표 FUJIKA ( 1 ) 구성 : 후 지 카( 2 ) 출원일 ( 원출원일 ) / 등록일 / 등록번호 : 2001. 4. 27. ( 2000. 4. 21. ) / 2001. 10 . 4. / 제502867 호 ( 3 ) 지정상품 : 상품류 구분 제11류의 전기스토브 등

다. 이 사건 심결의 경위 ( 1 ) 피고는 2007. 2. 7. 이 사건 등록상표는 선출원상표와 표장이 동일 또는 유사하고, 그 지정상품이 선출원상표의 지정상품 중 전기스토브와 유사하여, 상표법 제8조 제1항에 의해 등록될 수 없는 것임에도 불구하고 등록이 되었으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 2007당320호로 등록무효심판을 청구하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 2007. 10. 24. 이 사건 등록상표는 선출원상표와 표장이 동일 또는 유사하고 지정상품 역시 선출원상표의 지정상품 중 전기스토브와 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 피고의 심판 청구를 받아들이는 심결을 하였다 .

2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 선출원상표와 그 지정상품이 유사하지 않아 그 등록이 상표법 제8조 제1항에 위반된 것이 아니므로 무효로 되어서는 안 된다 .

나. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 선출원상표와 표장이 동일 또는 유사하고 그 지정상품이 선출원상표의 지정상품 중 하나인 전기스토브와 유사하여 상표법 제8조 제1항에 위반되어 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

다. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 선출원상표와 지정상품이 유사하여 ( 원고는 이 사건 등록상표와 선출원상표의 표장이 동일 또는 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않고 있다 ) 그 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있다 .

3. 판단

가. 지정상품의 유사 여부 ( 1 ) 이 사건 등록상표의 지정상품이 선출원상표의 지정상품 중 전기스토브와 유사한지 여부

지정상품의 동일, 유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다 ( 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후1495 판결 참조 ) .

이 사건에서 보건대, 이 사건 등록상표의 지정상품인 석유스토브, 난로, 가스스 토브, 가스캐비넷 히터와 선출원상표의 지정상품 중 전기스토브를 비교하면, 이들 상품은 모두 난방용 가열기구라는 공통점이 있다. 다만, 가열수단에 관하여 이 사건 등록상표의 지정상품의 경우에는 석유, 가스로서 특정되어 있거나 단순히 난로라고만 하여 그 특정이 되어 있지 않음에 반하여, 선출원상표의 지정상품 중 전기스토브는 그것이 전기로 특정되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 이와 같이 가열수단에 차이가 있다 .

고 하더라도 이들 상품은 모두 난방을 위해 사용되는 가열기구들로서 그 용도가 동일하고, 위 가열수단의 차이는 난방용 가열기구의 수요자들에게 있어서 가격, 크기, 용량 , 디자인 등과 함께 각자의 기호에 따라 상품을 선택하는 하나의 요소에 불과할 뿐 그로 인하여 특별히 수요자의 범위가 달라진다고 볼 수 없다. 또한, 을 제1 내지 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 생산 부문과 판매 부문에 있어서도 가열수단 이 다른 여러 종류의 난방용 가열기구가 함께 생산되거나 판매되기도 하고, 나아가 난방용 가열기구들은 가열수단에 차이가 있다고 하더라도 재질이나 형태에 있어서 서로 유사한 상품들이 적지 않은 사실을 인정할 수 있다 .

위에서 본 바와 같은 이 사건 등록상표의 지정상품과 선출원상표의 지정상품 중 하나인 전기스토브의 재질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려해 볼 때, 이들 상품은 일반 거래의 통념에 비추어 유사한 상품에 해당한다고 할 것이다 .

( 2 ) 원고의 금반언 주장에 대한 판단

원고는, 선출원상표의 출원인인 황명성이 선출원상표의 심사과정에서 특허청으로부터 선출원상표가 그 출원 이전에 이미 등록된 선등록상표와 유사하여 상표등록을 받을 수 없다는 의견제출통지를 받자, 선출원상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품인 석유스토브, 난로, 가스스토브 등과 유사하지 않다는 주장을 하였고, 특허청이 이러한 황명성의 주장을 받아들여 선출원상표의 등록을 받아주었으므로, 황명성으로부터 선출원상표에 대한 상표권을 이전받은 피고가 이 사건에서 선출원상표의 지정상품이 이 사건 등록상표의 지정상품인 석유스토브, 난로, 가스스토브, 가스캐비넷 히터와 유사하다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 반하여 허용되지 않는다는 취지로 주장한다 .

살피건대, 갑 제2, 5, 6호증, 갑 제7호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 선출원상표의 출원인인 황명성이 2001. 5. 28. 경 선출원상표의 심사과정에서 특허청으로부터 선출원상표가 그 출원 이전에 이미 등록된 선등록상표 ( 1971. 10. 15. 원고를 등록 권리자로 하여 등록번호 제23832호 및 제23833호로 각 등록된 상표로, 1975. 12. 15. 위 각 상표에 대한 권리가 후지카대원전기 주식회사로 이전된 후, 등록번호 제23832호 상표는 2001. 10. 16. 존속기간이 만료됨으로써 2002. 8. 13. 소멸등록되었고, 등록번호 제23833호 상표는 2000. 5. 16. 상표등록취소 심결이 확정됨으로써 그 등록이 취소되었는데, 이에 원고는 2001. 1. 20. 등록번호 제23833호 상표와 표장이 거의 동일하고 그 지정상품도 유사한 이 사건 등록상표를 다시 출원하였다 ) 와 유사하여 상표등록을 받을 수 없다는 의견제출통지를 받자, 2001. 6. 1. 경 특허청에 선출원상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품인 석유스토브, 난로, 가스스토브 등과 유사하지 않다는 내용의 의견서를 제출한 사실, 그리고 피고가 2005. 7. 8. 경 황명성으로부터 선출원상표에 대한 상표권을 양수하고 상표권이전등록을 마침으로써 그 상표권자가 된 사실은 인정할 수 있다 .

그러나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하며 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데, 앞에서 인정한 바와 같이 출원인인 황명성이 그 심사과정에서 피고가 이 사건 소송절차에서 주장하는 것과 달리 선출원상표의 지정상품이 선등록상표의 그것과 유사하지 않다는 주장을 하기는 하였지만, 이와 같은 지정상품의 유사 여부는 자백의 대상이 될 수 없는 법적 판단에 관한 사항이므로 상표출원 당사자인 황명성이 선출원상표의 심사과정에서 자신에게 유리하게 어떠한 주장이나 의견을 개진하였다고 하여 황명성이나 그로부터 상표권을 양수한 피고에게 어떠한 책임이 있다고 할 수 없고, 나아가 특허청도 당사자의 그러한 주장에 기속되는 것이 아니라 자신의 독자적인 법적 판단에 따라 지정상품의 유사 여부를 결정하게 되는 것이므로 이해관계인에 불과한 원고뿐만 아니라 특허청 심사관에게 보호받을 만한 신뢰가 존재한다고 할 수 없으므로, 앞에서 본 바와 같은 사실만으로는 피고가 이 사건에서 이 사건 등록상표의 지정상품이 선출원상표의 지정상품 중 전기스토브와 유사한 상품이라고 주장하는 것이 금반언의 원칙에 반하여 허용되지 않는다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다 .

나. 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표는 영문으로 “ FUJIKA " 가 가로로 기재되어 있는 문자 상표이고 , 선출원상표는 영문으로 FUJIKA " 가 위에, 한글 문자 “ 후지카 ” 가 아래에 각 위치하여 상하 2단의 형태로 구성되어 있는 문자와 문자의 결합상표이므로, 이들 표장은 그 외관에 있어서는 일응 다른 점이 있다. 그러나 선출원상표의 경우 " FUJIKA " 부분과 “ 후 지카 ” 부분은 영문자와 한글 문자로 서로 다르게 기재되어 있을 뿐만 아니라 상하로 다른 열에 위치하면서 서로 분리되어 기재되어 있어서, 위 각 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 볼 수 없으므로, 선출원상표는 " FUJIKA " 부분만으로 또는 “ 후지카 ” 부분만으로 분리되어 관찰될 수 있는데, 이 경우 이 사건 등록상표와 선출원상표는 " FUJIKA " 또는 그 발음의 한글 표기인 “ 후지카 ” 로 호칭 및 관념이 서로 동일하게 되므로, 이들 표장은 유사한 표장에 해당한다 ( 당사자 사이에 다툼이 없다 ) .

다. 소결론

결국, 이 사건 등록상표는 지정상품이 선출원상표의 지정상품 중 하나인 전기스토 브와 유사하고 그 표장 역시 유사하여, 상표법 제8조 제1항에 위반되어 등록된 것이라고 할 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 이태종

판사 김제 완

판사 유영선