구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 , 제49조 에 의하면 특허출원인은 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 위와 같은 보정이 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어지게 되는 것인바, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 한다.

구 특허법 제47조 , 제48조 , 제49조 에 정한 보정의 한계로서 요지변경에 해당하는지 여부의 판단 기준이 되는 ‘특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항’의 의미

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 , 제49조

대법원 2002. 9. 27. 선고 2000후2781 판결 (공2002하, 2620) 대법원 2003. 2. 28. 선고 2001후638, 645 판결 (공2003상, 942)

주식회사 선진비알티

사이버씨브이에스 주식회사 (소송대리인 변리사 이노성)

특허법원 2006. 7. 7. 선고 2005허5457 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유(기간이 지난 후 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 본다.

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 , 제49조 에 의하면 특허출원인은 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 위와 같은 보정이 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어지게 되는 것인바, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 한다 ( 대법원 2003. 2. 28. 선고 2001후638, 645 판결 참조).

같은 취지에서 원심이, 그 판시와 같은 사정을 들어 명칭을 “바코드가 인쇄된 문서와 지로장표의 무인 접수 시스템 및 방법”으로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 제407576호)의 특허청구범위의 보정은 요지변경에 해당한다고 본 다음, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1 내지 4항은 그 보정서 제출일 이전에 공개된 이 사건 특허발명의 공개특허공보(특2001-106280)에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 명세서의 보정과 요지변경, 발명의 진보성 등에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 양승태(재판장) 고현철 김지형 전수안(주심)