가. 특허청구범위의 보정과 요지변경

나. 영국 국방성이 출원한 액정장치(LCD)의 발명특허청구에 관하여 하위개념대신 상위개념으로의 변경청구가 요지변경에 해당한다고 본 원심결을 파기한 사례

가. 특허법 제47조 제2항 제3호, 제48조에서 규정하고 있는 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가·감소 또는 변경함을 말하는것으로서 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며, 따라서 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

나. 영국 국방성이 출원한 액정장치(LCD)의 발명특허청구에 관하여 하위개념대신 상위개념으로의 변경청구가 요지변경에 해당한다고 본 원심결을 파기한사례.

특허법 제47조 제2항 제3호 , 제48조

대법원 1983.6.14.선고 83후11 판결(공1983,1085) 1989.2.28. 선고 86후113 판결(공1989,553) 1989.12.12.선고88후28판결(공1990,264) 1992.6.26. 선고 91후1823 판결(공1992,2283)

영국국방성 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인

특허청장

특허청청 1993.4.22. 자 92항원1570 심결

원심결을 파기한다.

사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유 제1, 2, 3점을 아울러 본다.

(1) 원심결의 이유에 의하면 원심은, 출원인이 액정장치에 관한 본원발명의 최초출원 명세서에서는 염료사용을 본원발명의 필수구성 요소로 하여 청구하였으나, 보정된 명세서에서는 염료 없이 2매의 편광자만을 사용하는 선택적 광흡수 수단을 상위개념으로 하여 청구하였는데, 이는 본원발명의 요지를 실질적으로 확대한 것으로서 요지변경에 해당한다고 판단하였다.

(2) 그러나 특허법 제47조 제2항 제3호는 특허출원인은 출원공고결정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 거절이유에 대한 의견서 제출 기간 내에 특허출원서에 첨부된 명세서나 도면을 보정할 수 있다고 규정하고, 특헙법 제48조는 출원공고결정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특히 청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다라고 규정하고 있는바, 위에서 규정하고 있는 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 (당원 1983.6.14. 선고 83후11 판결 참조), 최조에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며, 따라서 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다(당원 1987.5.12. 선고 84후125 판결, 1987.8.25. 선고 86후112 판결, 1989.2.28. 선고 86후113 판결 등 참조).

기록에 의하여 살펴보면, 본원발명의 요지는, 액정장치(LCD)에 관하여 종래의 기술상 문제점으로 지적되어 오던 다중성 제한요소들을 제거하여 다중성을 높이기 위한 목적으로 액정장치 내 각 화소들의 구동시 온, 오프 특성 즉 빛의 투과와 차단특성을 명확하게 하기 위한 디바이스 변수와 재료변수를 잘 조합하여 최적화합으로써 다중 어드레스가 가능하도록 어드레싱 방법을 mXn 포맷으로 함에 있고, "빛의 선택적 흡수 수단"이 염료뿐이냐, 편광기뿐이냐, 혹은 양자의 조합이냐 하는 것은 본원발명이 전제로 하고 있는 공지의 선행기술로서 본원발명이 전제로 하고 있는 공지의 선행기술로서 본원발명의 요지에 속하는 부분이라고는 할 수 없으며, 또한 출원인이 최초출원의 명세서에서 편광기만으로 선택적인 광흡수를 할 수 있다는 부분(보정된 명세서 19-20면)을 누락시키기는 하였으나 이는 우선권 주장은 서류원문(기록 55면)에 나와 있었던 부분으로서 보정된 명세서에서는 그 누락부분을 보충기재하였음에 불과하고, 더구나 최초출원의 명세서에서도 염료 없이 편광기만으로 본원발명을 실시할 수 있음을 예시한 바도 있어 (실시예 4), 이러한 제반 자료에 비추어 보면, 비록 청구범위의 항에서 "염료의 사용"이라는 하위개념으로 변경하였다고 하더라도, 본원발명의 동일성을 인정할 수 없을 정도로 실질적인 변화를 가져온 것은 아니라 할 것이므로 이는 요지의 변경에 해당하지 않는 것으로 보아야 하는 것이다.

그럼에도 불구하고 원심은 위와 같은 상위개념으로의 변경이 요지의 변경에 해당한다고 판단하였는바, 이러한 원심결에는 본원발명의 요지에 대한 심리를 다하지 아니하거나 명세서 등의 보정과 요지변경에 관한 법리를 오해함으로써 심결에 영향을 미친위법이 있다고 할 것이고, 따라서 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.

(3) 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.