구 특허법 제47조 , 제48조 , 제49조 에 정한 요지변경에 해당하는지 여부의 판단 기준이 되는 ‘특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항’의 의미 및 요지변경을 위한 보정서 제출일 전 공개된 등록발명의 공개공보가 당해 발명의 진보성 판단자료로 사용될 수 있는지 여부(적극)

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 , 제49조 에 의하면, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 않는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것이며, 그러한 요지변경으로 등록발명의 출원일이 늦추어지는 경우, 보정서 제출일 전에 공개된 당해 발명의 공개공보도 등록발명의 진보성 판단자료로 사용될 수 있다.

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 (현행 제47조 제2항 참조), 제49조 (현행 삭제)

대법원 2002. 9. 27. 선고 2000후2781 판결 (공2002하, 2620) 대법원 2003. 2. 28. 선고 2001후638, 645 판결 (공2003상, 942) 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후2455 판결

이민구 (소송대리인 변리사 김병진)

한국투수개발 주식회사 (소송대리인 특허법인 신세기 담당변리사 신용현)

2007. 12. 11.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2007. 3. 29. 2006당348호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1호증]

원고는 2000. 6. 13. 출원하고 2002. 11. 7., 2003. 5. 15. 및 2003. 8. 7.의 각 명세서 보정(그 중 2003. 5. 15.자 보정을 이하에서는 ‘이 사건 보정’이라 한다)을 통하여 2005. 11. 25. 등록번호 제532811호로 특허등록받은, 명칭이 “유색 세립 다짐 콘크리트 포장공법”인 별지 1.항 기재 이 사건 등록발명의 특허권자이고, 이 사건 등록발명은 보도, 자전거로 및 주차장 등에 포장하는 유색 세립 다짐 콘크리트 포장공법에 관한 것으로, 일반적인 투수(투수) 콘크리트에서 강도가 약해지는 문제 등을 개선하기 위하여 공극률(공극률, 콘크리트의 입자와 입자 사이에 있는 빈틈이 차지하는 비율)을 줄여 강도를 높이고 표면 형상을 투수 콘크리트처럼 형성하는 세립 다짐 콘크리트를 제조·포설하는 것을 특징으로 하는 발명이다.

피고는 이 사건 보정이 요지변경됨에 따라 출원일이 늦춰진 이 사건 등록발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 별지 2., 3.항 기재의 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 등의 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 이에 대하여 원고는, 2006. 6. 12. 명세서의 일부를 삭제, 정정하는 내용의 정정청구를 하였는바, 특허심판원은 위 정정청구는 법정 정정사유에 해당하지 않는다며 원고의 정정청구를 받아들이지 아니하고, 비교대상발명들에 의하여 이 사건 등록발명의 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 등록무효심판 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

이에 대하여 원고는 위 정정청구 부분에 대하여는 다투지 아니하고 등록무효 부분만을 다투고 있다.

2. 이 사건 보정의 적법 여부

[인정 근거 : 갑 제1 내지 7호증, 을 제1, 2호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]

가. 법 리

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 , 제49조 에 의하면, 특허출원인은 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 위와 같은 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어지게 되는 것인바, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 한다( 대법원 2003. 2. 28. 선고 2001후638, 645 판결 , 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후2455 판결 등 참조).

그리고 위와 같이 요지변경으로 등록발명의 출원일이 늦추어지는 경우, 위 보정서 제출일 전에 공개된 당해 발명의 공개공보도 위 등록발명의 진보성 판단자료로 사용될 수 있다.

나. 이 사건 보정 내용

이 사건 보정은 최초 명세서의 청구범위를, 별지 1.의 가.항 기재의 보정 전 청구범위에서 별지 1.의 나.항 기재의 보정 후 청구범위로 바꾸고, 그 상세한 설명의 제4공정 중 식별번호 22, 23 부분을, “제4공정 수재 슬래그, 세립도 골재, 시멘트, 폴리머(SBR 라텍스나 VAE 에멀젼, 아크릴계 등), 안료, 지연제, 물 등을 혼합한 유색 투수 세립 콘크리트는 상기 기층 다짐 콘크리트를 다진 후 1시간 이내에 포설하고, 그 위에 다시 유색 투수 세립 콘크리트 10∼40㎜를 포설하고 다져서 양생시킨다”에서 “제4공정 기층 다짐 콘크리트를 포설한 후, 수분이 증발하기 전에 4.75㎜ 체에서 90% 이상 통과하고 2.25㎜ 체에서 10% 이하 통과한 세립도 쇄석에, 시멘트와 폴리머(SBR 라텍스나 VAE 에멀젼, 아크릴계 등)를 뿌린다. 이 때 사용되는 세립 골재는 수재 슬러그와 섞어서 사용할 수도 있는데, 이와 같이 수재 슬래그를 섞어서 사용할 경우 수재 슬러그의 양은 세립골재의 전체 대비 10∼30무게%가 바람직하다. 제5공정 그 후, 시멘트 300~380kg/㎥, 물-시멘트비 28∼35%, 수재 슬래그 및 세립도 쇄석의 총 사용량이 1616~2015kg/㎥인 유색 투수 세립 콘크리트를 상기 기층 다짐 콘크리트를 다진 후 1시간 이내에 기층 다짐 콘크리트층 위에 10∼40㎜ 두께로 포설한 다음 다져서 양생시킨다”로 고친 것이다(밑줄은 편의상 표시한 것임).

즉, 당초 기층 다짐 콘크리트층 위에 바로 폴리머 등이 혼합된 유색 투수 세립 콘크리트를 포설하는 제4공정에 관한 구성을, 유색 투수 세립 콘크리트층을 포설하기 전에 세립도 쇄석에, 시멘트와 폴리머를 뿌리는 단계에 해당하는 제4공정과 그 후에 유색 투수 세립 콘크리트를 포설하는 제5공정으로 나눔으로써, 유색 투수 세립 콘크리트를 포설하기 전에 미리 폴리머 등을 별도로 뿌리는 공정을 추가한 것이다.

다. 이 사건 보정이 요지변경에 해당하는지 여부

우선, 이 사건 보정은 당초 명세서의 제4공정을 제4공정 및 제5공정의 2단계로 나누면서 당초 명세서에는 없던 ‘미리 폴리머 등을 뿌린다’는 공정을 새로이 추가함으로써 기층 다짐 콘크리트층과 유색 투수 세립 콘크리트층 사이의 결합 구성을 다르게 하였다.

그리고 이러한 구성상의 차이로 인하여, 당초 구성의 폴리머 등이 유색 투수 세립 콘크리트를 이루는 요소들 간의 결합력을 증진시키는 데 주로 사용됨과 동시에 일부 폴리머 등이 층간 접촉면의 유동성을 높여 그 접착력을 향상시켜 줌에 비하여, 보정 후 구성은 기층 다짐 콘크리트층 표면의 수분이 증발되기 전에 세립도 쇄석, 폴리머, 시멘트를 집중적으로 살포함으로써 층간 접촉면에서 시멘트 페이스트의 유동성을 강화하고 세립도 쇄석과 폴리머, 시멘트가 혼합되어 하나의 접착층을 형성하여 접착력을 향상시킴으로써 유색 투수 세립 콘크리트의 요소들 사이의 결합력보다는 층간 접착력을 높인다고 하는 효과 차이가 예상된다.

위와 같은 이 사건 보정으로 인한 구성과 효과 차이를 감안할 때, 새로이 추가된 단계인 제4공정의 해당사항은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 통상의 기술자라면 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라고 할 수는 없으므로, 이는 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어난 보정으로 요지변경에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다.

라. 소 결

따라서 이 사건 보정의 요지가 변경됨에 따라 이 사건 등록발명의 출원일은 이 사건 보정일인 2003. 5. 15.로 늦춰지게 되었다.

3. 이 사건 등록발명의 진보성 여부

[인정 근거 : 갑 제1 내지 7호증, 을 제1, 2호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]

가. 기술분야 및 목적 대비

이 사건 등록발명과 비교대상발명들은 모두 도로 등에 포장하는 콘크리트 포장방법에 관한 것으로, 도로 등의 포장층의 강도를 증대하여 내구성을 확보하고 투수성을 높이며 층간 결합력을 향상시켜 표면 박리현상 등을 제거하기 위한 콘크리트 포장방법을 제공하기 위한 목적이 공통되므로, 그 기술분야 및 목적이 실질적으로 동일하다.

나. 구성 및 효과 대비

(1) 이 사건 등록발명은 별지 1. 나.항 기재와 같이 구성요소 1 내지 3으로 이루어져 있다.

먼저, 구성요소 1은 비교대상발명 1의 ‘기층 다짐 콘크리트는 물 76∼123㎏/㎥, 시멘트 270∼350㎏/㎥, 수재 슬래그 312∼686㎏/㎥, 25㎜ 골재 70∼50무게%, 13㎜ 골재 30∼50무게%를 혼합한 골재 1560∼1716㎏/㎥, 혼화재 0.2∼0.5㎏/㎥를 혼합하여 공극률 7% 이하, 투수계수 10×10-3㎝/sec, 압축강도 180∼300㎏/㎥가 되도록 시공하는’ 구성에, 구성요소 3은 비교대상발명 1의 ‘유색 투수 세립 콘크리트층은 시멘트 300∼380㎏/㎥, 물-시멘트비 28∼35%이고, 수재 슬래그 및 세립도 쇄석의 총사용량이 1616∼2015㎏/㎥인 것을 상기 기층 다짐 콘크리트층 위에 10~40㎜ 두께로 포설하여 다지고 양생하는’ 구성에 각각 대응하고, 그 각 대응구성들은 모두 기층 다짐 콘크리트층과 유색 투수 세립 콘크리트층을 형성하는 작업과정에 관한 것으로 실질적으로 동일하다.

(2) 구성요소 2는 비교대상발명 2의 “기층용 다짐 콘크리트층을 포설한 후 1시간 이상이 경과한 후에 ‘물 + 시멘트 + 고유동화제(고유동화제)’를 살포하는” 구성에 대응하는바, 양 구성은 모두 기층 다짐 콘크리트층과 유색 투수 세립 콘크리트층 사이의 접착력을 강화하기 위하여 층간에 접착수단을 살포한다는 점에서 동일하다.

다만, 양 구성은 그 접착수단에 있어 구성요소 2는 ‘세립도 쇄석과 시멘트 및 폴리머’로 구성되어 있는 데 비하여 비교대상발명 2는 ‘물 + 시멘트 + 고유동화제’로 구성되어 있는 점에 차이가 있으나, 구성요소 2의 ‘시멘트와 폴리머’는 접착수단이고, ‘세립도 쇄석’은 접착수단이 일정 두께를 갖도록 하는 용도로 콘크리트 포장에 일반적으로 사용되는 자재에 불과한데, 위 폴리머와 비교대상발명 2의 고유동화제는 모두 시멘트 입자의 분산을 촉진하는 재료로 시멘트 페이스트의 수화작용을 활발하게 유도시킴으로써 기층 다짐 콘크리트층과 유색 투수 세립 콘크리트층 사이의 접착력을 강화시키는 기능을 한다는 점에서 같으므로, 양 구성은 실질적으로 동일하다고 할 것이다.

(3) 한편, 비교대상발명 1, 2는 그 기술분야가 동일하고, 투수력이 있으면서도 강도가 강화된 투수 콘크리트를 제공한다는 기술과제 내지 목적에도 공통점이 있으며, 특별히 그 결합에 곤란한 사정이 있어 보이지도 아니하므로, 위 구성요소들 사이의 결합은 용이하다고 할 것이고(당사자 사이에 다툼도 없다), 그로 인한 효과 또한 위 구성들의 결합에 의하여 당연히 나타나거나 일반적으로 예측할 수 있는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이라고 보인다.

다. 정 리

따라서 이 사건 등록발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정되어 무효로 되어야 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.