[1] 특허법 제47조 제2항 에서 정한 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’의 의미

[2] 명칭을 “전철기용 텅레일부 융설장치”로 하는 특허발명의 명세서의 보정이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항 에 위배된다고 한 사례

[1] 특허법 제47조 제2항 에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

[2] 특허발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 눈 감지 센서와 관련하여 ‘텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지할 수 있는 센서(또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)’라는 기재만이 있을 뿐이었다가 최후 보정에 이르러 ‘눈감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’이라는 취지의 기재가 추가된 경우 이는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항 에 위배된다고 한 사례.

[1] 특허법 제47조 제2항 [2] 특허법 제47조 제2항

[1] 대법원 2002. 9. 27. 선고 2000후2781 판결 (공2002하, 2620) 대법원 2003. 2. 28. 선고 2001후638, 645 판결 (공2003상, 942)

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특허법원 2005. 10. 6. 선고 2004허7845 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

특허법 제47조 제2항 은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.”는 취지로 규정하고 있는바, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

위 법리를 바탕으로 하여 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어, 명칭을 “전철기용 텅레일부 융설장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 눈 감지 센서와 관련하여 ‘텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지할 수 있는 센서(또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)’라는 기재만이 있을 뿐이었다가 최후 보정에 이르러 ‘눈감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’이라는 취지의 기재가 추가되었는데, 이는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항 에 위배된다고 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 간다. 이 사건 특허발명은 눈감지센서의 감지부위를 텅레일과 고정레일 사이로 하고 있는 점에 핵심적 요소가 있다는 원고의 주장사실만으로는 이 사건 특허발명의 명세서를 위와 같이 보정하는 것이 신규사항의 추가에 해당하지 않는다고 할 수 없다. 따라서 원심판결에는 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

2. 상고이유 제3점에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명의 실시에 필요한 센서들의 구현방법, 센서들과 제어부간의 통신수단, 그리고 각 구성요소간의 결합관계 및 상호작용에 관한 내용이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여, 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 특허발명은 발명의 상세한 설명의 기재요건을 갖추지 못하였다고 본 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 정하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.